Припустимо, Ви є власником патенту на винахід чи корисну модель та бажаєте захистити внутрішній ринок від посягань імпортного контрафактного товару, тобто від закордонних копій, які використовують ваші новітні розробки. Варто зауважити, що для захисту власників патенту в правовому полі України зроблено досить багато.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Мабуть, найслабкішим місцем є відшкодування збитків, оскільки довести їх розмір дуже важко, а іноді – взагалі неможливо. Врешті, правовласнику надано досить багато прав, зокрема перешкоджати неправомірному використанню (ст. 464 ЦК), що згідно з п. 2 ст. 28 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» охоплює: виготовлення і застосування продукту, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та інше введення в цивільний обіг.
Відповідно до п. 3 ст. 16 ЦК, одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право. До того ж, згідно з п. 2 ст. 432 ЦК, суд може постановити рішення про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права, зупинення пропуску через митний кордон, вилучення з цивільного обороту та знищення товарів тощо.
При цьому Митним кодексом України на органи доходів та зборів (раніше – митні органи) покладений обов’язок сприяти захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Правовласнику надане право внести відомості про свій винахід (корисну модель) до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності (ст. 398 Митного кодексу). Згідно зі ст. 399 Митного кодексу України (далі – МК), якщо орган доходів і зборів на підставі даних зазначеного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності, митне оформлення такого товару призупиняється з розміщенням товару на складі цього органу.
Погодьтеся, непогано! Тобто правовласник, як рибак, може «закинути вудочку» до митного реєстру та чекати, коли недобросовісний імпортер «клюне». Залишимо поза увагою можливі складнощі внесення до реєстру патентів на складні технічні вироби, у зв’язку зі складністю опису способів об’єкта прав інтелектуальної власності в конкретному товарі. Беручи до уваги загальновідомий факт про високий рівень корупції в країні, навіть об’єктивно зрозумілий опис, за суб’єктивною думкою співробітника Держмитслужби, може бути оцінений як неможливий для контролю митними органами під час ідентифікації товарів, що є законною підставою для відмови у внесенні до реєстру. Однак уявімо, що правовласнику вдалося внести свій патент до митного реєстру (строком до 1-го року), протягом цього строку була «вдала рибалка», тому він отримав повідомлення від митниці про призупинення митного оформлення товару (до 10-ти днів), відповідно до ст. 399 МК, за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.
Азарт рибака активує дію і він рухається за звичайним алгоритмом для захисту своїх прав. Зокрема, до звернення в суд правовласник може зробити наступні кроки:
- подати до митниці заяву про огляд товару;
- здійснити огляд та фотографування товару за участю експерта та з оформленням відповідного акту;
- отримати висновок експертного дослідження з підтвердженням порушень прав інтелектуальної власності (наявності в товарі ознак корисної моделі/винаходу, що включені до незалежного пункту формули за патентом);
- надати висновки до митниці.
В останньому кроці є певні ризики. Так, згідно з п. 14 ст. 399 МК, якщо протягом зазначених 10-ти днів порушення прав інтелектуальної власності «буде підтверджене висновком експертизи, … митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари – безпосередні предмети правопорушення – вилучаються».
Ризик 1
Вилучення товару може йти у розріз з інтересами правовласника, оскільки результатам такої справи, з огляду на санкцію ст. 476 МК, може бути накладення штрафу з конфіскацією контрафактних товарів. Відповідно до п. 8 ст. 243 МК, конфісковані за цією статтею товари підлягають безоплатній передачі для потреб закладів та установ, що фінансуються з бюджету, або переробці, утилізації чи знищенню. Знищення – звучить добре, тим паче що п. 11 ст. 243 МК закріплює, що таке знищення проводиться за кошти держбюджету.
Якщо заглибитися у Постанови КМУ, які регулюють порядок розпорядження конфіскованим майном, то стає зрозумілим, що знищення відбудеться лише у тому разі, якщо товар неналежної якості або не придатний для використання. В іншому випадку його подальша доля – передача зазначеним вище установам, що аж ніяк не захищає інтереси правовласника, а навпаки, позбавляє його потенційної можливості самостійно поставити свій товар відповідній установі.
Правовласник, реєструючи свій патент у митному реєстрі, розраховував не дати таким чином контрафактному товару потрапляти в Україну та створювати йому конкуренцію на внутрішньому ринку. Звичайно, імпортер постраждав, а державна установа отримала товар без витрат бюджетних коштів, що є не погано. Але як щодо правовласника? Товар не було знищено і він все одно потрапив на український ринок, чим правовласнику нанесена шкода у вигляді неотриманих доходів. Тобто конфіскація може нашкодити інтересам правовласника.
До того ж процес розгляду справ про адміністративні правопорушення не дуже досконалий, а участь в ньому правовласника неповноцінна, у порівнянні з позивачем у господарському процесі. Справа може бути розглянути взагалі без участі та виклику правовласника, якщо в протоколі він не буде зазначений як потерпілий. Щоб стати учасником процесу, суд повинен визнати правовласника потерпілим, що також буває не завжди. Якщо додати до цього стислі строки для притягнення до адміністративної відповідальності та не бажання суддів витрачати багато часу на ці справи, цілком ймовірним є другий ризик.
Ризик 2
Якщо митниця не зможе довести вину порушника і його не буде притягнуто до адміністративної відповідальності, постанова у справі матиме преюдиційне значення не на користь правовласника, тобто встановлені нею факти зроблять безперспективним господарський позов про захист прав інтелектуальної власності.
Зазвичай митниця не поспішає порушувати справу за ст. 476 МК до вирішення спору в господарському суді (а після вирішення – вже пізно). Однак краще не надавати митниці можливості (приводу) відволікти правовласника від основного спору чи навіть зашкодити йому адміністративною справою. Надавати висновки експертного дослідження до митниці є сенс лише у тому випадку, якщо правовласник не встигає з позовом і його забезпеченням та необхідно продовжити строк призупинення митного оформлення товару. На мою думку, краще встигнути звернутися до суду та подати митниці ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову або запобіжних заходів (щодо заборони митного оформлення товару), а висновки експертного дослідження не надавати.
Що стосується подальших можливих дій правовласника, звичайно, це судова стадія. Проте перейдемо одразу до стадії виконання та розкриття основного питання статті. Отже, знову уявімо, що правовласник отримав кінцеве судове рішення, яким постановлено, зокрема, знищити товар. Можна святкувати перемогу? Що може піти не так? Це ж не гроші стягувати, яких може не бути. Це знищення товару, на який при цьому вже накладено арешт. Шукати його не потрібно, до того ж знаходиться він не у відповідача, а у третьої особи (в митниці). Бери та знищуй!
Однак проблема полягає у тому, що норми Закону «Про виконавче провадження» не кореспондують з нормами Митного кодексу, а також відсутня процедура знищення за рішенням суду. Насправді, той факт, що товар знаходиться на митниці, ускладнює виконання рішення, а не спрощує , оскільки товар все ще перебуває під митним контролем в митному режимі імпорту. Будь-які подальші дії з товаром можуть здійснюватися виключно в межах передбачених митних режимів.
Гл. 25 МК встановлює такий режим як «Знищення або руйнування». Єдиною умовою переміщення товару в такий режим є заява власника товару. Добре, якщо відповідач добросовісний та згоден добровільно виконати рішення, програвши спір. Але якщо ні? Можливість ініціювати знищення іншою особою, в тому числі виконавцем, не передбачена. Навіть у разі наявності судового рішення про знищення митниця вимагає заяви власника. Спроби виконавця примусово виконати рішення також не матимуть успіху, оскільки митниця не віддасть товар без зміни митного режиму.
Наступна проблема, яка виникає у зв’язку з цим – власник та декларант не завжди одна й та сама особа. Ст. 75 МК (митний режим імпорту) оперує терміном «особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму», коли мова йде про ініціатора такого митного режиму, а ст. 176 МК (митний режим знищення) – терміном «власник», коли мова йде про ініціатора знищення. З митним режимом імпорту все зрозуміло – митні формальності, залежно від умов постачання, можуть бути покладені або на продавця, або покупця.
З режимом знищення все складніше. Момент переходу права власності сторони контракту можуть встановити пізніше ніж момент передачі товару (наприклад, після прийняття за якістю або після випробувань). Тоді імпортер (декларант) – одна особа (приміром, покупець), а власник – інша (все ще продавець). Звичайно, під час судового розгляду необхідно дізнатися, зокрема, хто власник товару. Якщо позов до покупця, а власник – все ще продавець, то останнього потрібно залучити до участі у справі в ролі третьої особи на боці відповідача (адже рішення у справі може вплинути на його права або обов'язки). Однак щоб зобов’язати продавця знищити товар, він повинен бути відповідачем (у саме цій позовній вимозі). Та чи правильно робити відповідачем особу, яка не порушувала права позивача?
Митниця не замислюється над цим питанням, не перевіряє, хто є власником, та приймає заяву про знищення від декларанта. Проте це може стати перепоною на шляху знищення. Якщо суд зобов’язав знищити покупця, він може посилатися на неможливість виконати рішення, оскільки не є власником, та без наслідків не виконувати рішення.
Якщо суд зобов’язав знищити продавця, то потрібно змусити нерезидента, який навіть не акредитований на українській митниці, не має жодного стосунку до порушення, можливо, ніколи не був в Україні, подати до української митниці заяву про знищення. До того ж, згідно з п. 2 ст. 176 МК, для цього він повинен, по-перше, укласти договір з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України (навряд чи хтось знає, хто це), та оплатити знищення (нагадую, мова йде про суб’єкта, який жодним чином не порушував права позивача/правовласника); по-друге, отримати дозвіл на знищення від державних органів, що уповноважені контролювати переміщення такого товару (знову, чи хтось знає, хто це, а також як отримати дозвіл).
На практиці трапляються випадки, коли відповідачем у виконавчих документах на виконання рішення про знищення зазначалася – митниця. Але знову ж таки, чому державна установа, яка не порушувала права правовласника, повинна нести тягар знищення, та ще й за кошти державного бюджету?
Постанова ВГСУ №12 від 17.10.2012 р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» також не дає відповіді на вищезазначені питання.
Тобто знищення без готовності відповідача добровільно виконати рішення може бути дуже складним та довгим процесом. При цьому за весь цей час (починаючи з моменту призупинення, протягом усіх стадій судового розгляду, які у таких складних справах можуть тягнутися роками, протягом вирішення всіх питань щодо виконання рішення та аж до видачі товару на знищення) правовласник сплачує за витрати на зберігання товару (п. 15 ст. 399 МК). Виходять достатньо великі суми. Таким чином, всі затягування розгляду справи відповідачем та зволікання зі знищенням покладаються на плечі правовласника.
Водночас в законодавстві відсутня пряма норма, яка передбачає можливість стягнення зазначених витрат з порушника. Навпаки, передбачається обов’язок правовласника відшкодувати усі витрати митниці, що ускладнює подальше стягнення таких сум як відшкодування шкоди з порушника на підставі загальних норм ЦК України. П. 15 ст. 399 МК змушує суддів сумніватися в законності такого стягнення.
Ще одна проблема, пов’язана зі знищенням – контроль правовласника за процесом знищення. Вона містить в собі дві складові:
- По-перше, законодавством не закріплено, до якої міри необхідно здійснювати певні дії, щоб товар вважався знищеним. Згідно зі ст. 175 МК, знищенням є приведення товару у стан, який виключає можливість його використання. Відповідно до ст. 179 МК, залишки та відходи після знищення поміщуються під відповідний митний режим. Наприклад, якщо авто розпиляти на дві частини, в результаті чого його вже не можна використовувати, то чи цього достатньо? Можна залишки помістити під митний режим імпорту і ввести в цивільний обіг на території України? Проте якщо патент захищає якісь рішення, що містяться в двигуні, який залишився непошкодженим в результаті знищення? Формально за законом такий двигун може бути оформлений на імпорт, але інтереси правовласника так і залишилися незахищеними.
- По-друге, безпосередньо контроль правовласника за знищенням. Згідно з п. 3 ст. 180 МК, митниця вправі (але не зобов’язана) бути присутньою під час здійснення операцій зі знищення, а щодо правовласника навіть не передбачене відповідне право. Однак ми пам’ятаємо, хто платить, той замовляє музику. Якщо договір на знищення укладає та оплачує власник товару (порушник), то що заважає йому укласти його з таким контрагентом, який погодиться знищити щось інше (наприклад, авто зі смітника, замість нового (предмет спору), таємно віддавши його замовнику (порушнику))?
Отже, як виявляється, знищення контрафактного товару, митне оформлення якого призупинене, на практиці має чимало складнощів. Більшість з них бажано вирішити на законодавчому рівні, а саме:
- змінити п. 8 ст. 243 МК, передбачивши, що при конфіскації товару на підставі ст. 476 МК товар підлягає знищенню, а передача відповідним установам можлива лише за згодою правовласника;
- вдосконалити процедуру знищення товару на підставі рішення суду: доповнити ст. 176 МК можливістю подачі декларації на знищення декларантом, а якщо є судове рішення про знищення – додатково правовласником або виконавцем; прописати в МК процедуру знищення за рішенням суду, пов’язати МК із Законом «Про виконавче провадження»;
- змінити п. 15 ст. 399 МК, передбачивши, що у разі наявності судового рішення, яким встановлена вина у порушені прав інтелектуальної власності, відшкодування витрат на зберігання на складі митного органу здійснюється порушником (декларантом), або щонайменше прямо передбачити, що відшкодовані правовласником витрати можуть бути стягнуті з порушника;
- доповнити ст. 175 МК вимогою знищувати окремі категорії товару, в яких реалізовані захищені патентами рішення, а підзаконні нормативні акти – конкретними способами знищення для товарів з окремих матеріалів (наприклад, для виробів з металу не достатньо розрізання, їм потрібна переплавка);
- доповнити МК правом правовласника контролювати весь процес знищення товару (з правом робити фото-, відеозйомку, обов’язковість включення його до складу комісії, яка підписуватиме акт про знищення).
Що може робити правовласник, доки такі зміни не були внесені:
- оперативно проводити огляд та експертне дослідження товару, звернення до суду та отримання ухвали щодо заборони митного оформлення товару з передачею її до митниці (все протягом 10-ти днів з моменту призупинення митного оформлення), без надання митниці експертного дослідження (підстав для адміністративного провадження);
- якщо адміністративне провадження розпочате, потрібно брати в ньому активну участь та не давати можливості встановити у постанові факти, які зашкодять господарському процесу;
- контролювати знищення, хоча таке право прямо не передбачене, можна подати відповідну заяву з проханням повідомити про місце і дату (час) знищення, надати доступ до зони митного контролю для нагляду за знищенням та увійти в комісію зі знищення (як правило, митниця йде назустріч правовласнику);
- якщо боржник не має наміру добровільно виконувати рішення суду, необхідно нагадати йому про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення згідно зі ст. 382 КК, а якщо цього не достатньо – спонукати боржника виконати рішення через кримінальне переслідування у разі повторного невиконання (для цього проконтролювати дії виконавця).