Законодавство України містить численні прогалини та суперечності у сфері регулювання прав інтелектуальної власності (ІВ) роботодавця на трудову інтелектуальну власність, тобто об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), створені працівниками у зв’язку з виконанням трудового договору. Це важливо пам’ятати при оформленні трудових відносин з відповідним працівником.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Особливо доречна ця рекомендація для бізнесу, основним активом якого є трудова інтелектуальна власність, адже брак уваги до цього питання на етапі встановлення трудових відносин у подальшому може значним чином ускладнити використання роботодавцем ОІВ, створених працівниками за його рахунок та у зв’язку з виконанням трудового договору, втягнути в обтяжливі переговори з працівниками та судові спори.
Дійсно, якщо роботодавець не має трудових або цивільно-правових договорів зі своїми працівниками, а процес створення ОІВ не формалізований належним чином (відсутні робочі завдання, посадові інструкції й т.п.), працівники можуть претендувати:
- на спільне з роботодавцем використання ОІВ, створеного їх творчою працею, якщо такий об’єкт буде віднесений до ОІВ, створених у зв’язку з виконанням трудового договору, або
- на всі виключні майнові права на ОІВ, якщо він буде визначений як такий, що створений не у зв’язку з виконанням трудового договору.
В обох випадках працівники можуть висувати вимоги щодо виплати їм винагороди за створення та/або використання ОІВ та/або припинення використання ОІВ роботодавцем або третіми особами, яким таке право було надано роботодавцем без згоди працівників.
Також слід пам’ятати, що неналежне правове оформлення прав ІВ на рівні «роботодавець – працівники» може зашкодити використанню прав на цей ОІВ на рівні «роботодавець – клієнти».
Об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору
Спочатку слід з’ясувати, на які саме створені працівником ОІВ може претендувати роботодавець, оскільки відповідно до законодавства України не всі створені працівником ОІВ будуть вважатися створеними у зв’язку з виконанням трудового договору. Якщо, наприклад, розробник комп’ютерних програм намалює картину, роботодавець не буде мати ніяких прав на цей твір.
Комплексний аналіз норм загального та спеціального законодавства, а також відповідної судової практики дозволяє виділити такі основні ознаки, притаманні ОІВ, створеному у зв’язку з виконанням трудового договору (спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності в цьому контексті здебільшого оперують поняттями «службовий твір» або «службовий винахід»):
- працівник створив ОІВ протягом строку дії трудового договору з роботодавцем та за його рахунок (в т.ч. наприклад, з використанням матеріалів та інформації роботодавця),
- створення ОІВ входило до трудових обов’язків цього працівника, визначених трудовим договором посадовими інструкціями, або відповідно до письмового службового доручення (завдання) роботодавця, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності роботодавця.
Певні додаткові ознаки прямо передбачені законодавством для службового винаходу. Так, службовий винахід повинен бути створений з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця.
Окремо варто нагадати, що результат праці працівника буде вважатися ОІВ, якщо він є результатом саме творчої праці. Так, технічна або організаційна допомога працівника при створенні ОІВ не буде вважатися творчою і, відповідно, не призведе до виникнення прав ІВ на результат цієї роботи.
Правова колізія
Працівник створив ОІВ у зв’язку з виконанням трудового договору. Постає питання, який обсяг прав ІВ буде мати роботодавець на цей ОІВ.
Майнові права на ОІВ сторони можуть розподілити на власний розсуд, хоча у більшості випадків роботодавець залишає всі виключні майнові права ІВ за собою. Якщо сторони не визначили умови розподілу між собою майнових прав ІВ у договорі, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства.
Цивільний кодекс
Цивільний кодекс України передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Проте особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.
Спеціальні закони у сфері ІВ
У той же час, спеціальні закони у сфері ІВ визначають, що виключне майнове право на ОІВ належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між працівником і роботодавцем. Разом з тим, певні особливості здійснення цього права встановлені для окремих ОІВ, таких як винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо. Так, відповідно до спеціальних законів у сфері промислової власності, право на отримання патенту на об’єкт промислової власності має роботодавець працівника-винахідника, але це право переходить до працівника-винахідника, якщо роботодавець протягом 4 місяців від дати отримання від винахідника повідомлення про створення ОІВ не направить заявку на отримання патенту чи не передасть це право іншій особі, або не прийме рішення про збереження ОІВ як конфіденційної інформації. Важливо, що строк збереження роботодавцем ОІВ як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати 4 років. У іншому випадку право на отримання патенту на відповідний ОІВ переходить до працівника.
Вирішення колізії
Таким чином, спеціальні закони та Цивільний кодекс зовсім по-різному регулюють розподіл майнових прав ІВ на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, між роботодавцем та працівником. «Різнобій» у регулюванні ускладняється також особливими правилами здійснення прав ІВ для деяких категорій ОІВ. Та оскільки Цивільний кодекс є вищим актом в ієрархії законів порівняно з іншими законами, що регулюють цивільні відносини, та був прийнятий пізніше, на мою думку, ця колізія має вирішуватись на користь Цивільного кодексу відповідно до принципів lexsuperior та lexposterior з урахуванням особливих правил здійснення прав ІВ для деяких категорій ОІВ.
Такої позиції (принаймні, відносно об’єктів авторського та суміжних прав) притримуються вищі суди, намагаючись у своїх роз’ясненнях уніфікувати судову практику у вирішенні спорів щодо авторських і суміжних прав на ОІВ, які створені у зв’язку з виконанням трудового договору. Хоча на практиці такі роз’яснення залишаються на рівні принципів (рекомендацій), як правило, суди України керуються ними при вирішенні відповідних спорів.
Спільні права
На практиці встановлений Цивільним кодексом України правовий режим володіння спільними майновими правами інтелектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, означає, що жодна зі сторін не має права здійснювати майнові права на службовий твір без згоди іншої сторони. Іншими словами, кожна зі сторін має право користуватися відповідними правами щодо ОІВ самостійно або надавати/відчужувати такі права третім особам лише зі згоди іншої сторони. Також це означає, що роботодавець та працівник мають спільне право на отримання відповідних реєстраційних документів на ОІВ (свідоцтв, патентів).
Також слід враховувати, чи був створений ОІВ одним працівником чи колективом. У більшості випадків, коли йдеться про ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, йдеться про колективну працю кількох працівників. У такому випадку необхідно отримувати згоду не від одного працівника, а від кількох (за умови, що їх участь у створенні ОІВ була творчою).
Очевидно, що такий порядок може значно ускладнити користування ОІВ для роботодавця, оскільки йому доведеться кожного разу отримувати відповідну згоду від працівника. А той може обумовити надання такої згоди отриманням відповідної винагороди за кожне використання ОІВ. А наскільки цей процес може ускладнитись при звільненні працівника, можна тільки уявити, адже припинення трудового договору не припиняє відповідні майнові права роботодавця або працівника на ОІВ. На практиці це означає, що навіть при припиненні трудових відносин роботодавець не зможе самостійно користуватися своїми правами і буде вимушений отримувати згоду колишнього працівника, якщо не домовиться з ним про відчуження усіх прав на ОІВ раз та назавжди на користь роботодавця.
Заробітна плата VS. винагорода щодо ОІВ
Ще одним проблемним аспектом у сфері трудової інтелектуальної власності, який не врегульований чітко законодавством та навколо якого на практиці виникає багато питань, є виплата працівнику винагороди за створення та/або використання ОІВ.
На практиці склався підхід, відповідно до якого заробітна плата, що сплачується працівнику за виконання його трудових обов’язків, пов’язаних зі створенням ОІВ, включає в себе також винагороду за створення ОІВ (за умови, що відповідне застереження передбачене трудовим договором), тому додатково та окремо така винагорода працівнику може не виплачуватися.
Такий підхід має певне підґрунтя, особливо в тих випадках, коли створення ОІВ є основним профілем діяльності роботодавця та основною трудовою функцією працівника, задля здійснення якої він, власне, й наймався. Та оскільки такий підхід не зовсім відповідає вимогам діючого законодавства, його застосування на практиці є певною мірою ризикованим. З огляду на те, що суди при вирішенні спорів за участю працівників найчастіше приймають їх сторону, рекомендується сплачувати таку винагороду працівнику хоча б за особливого цінні та прибуткові для роботодавця ОІВ.
Відповідно до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, працівник має право вимагати виплату роботодавцем винагороди за створення та/або використання ОІВ. Причому хоча законодавець прямо не забороняє включити таку винагороду до складу заробітної плати, аналіз норм відповідного законодавства приводить до висновку, що винагорода не є тотожною заробітній платі, та її виплата не залежить від того, кому належать виключні майнові права ІВ на ОІВ.
Розмір та критеріїв для обчислення такої винагороди законодавством не встановлені. Сторони можуть узгодити їх самостійно, орієнтуючись при цьому на мінімальні ставки, передбачені чинним законодавством для різних ОІВ, якщо прибуток від використання конкретного ОІВ незначний (або взагалі відсутній), або на розмір отриманого прибутку, якщо він є істотним. Такий підхід загалом буде відповідати приписам спеціальних законів у сфері промислової власності, відповідно до яких розмір винагороди має бути співставним з економічною цінністю ОІВ та/або іншої вигоди, яка може бути отримана або вже отримана роботодавцем.
Особисті немайнові права ІВ на ОІВ
Особисті немайнові права інтелектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей ОІВ. Такі права складаються з двох основних груп:
- право на визнання особи творцем (автором, винахідником тощо) ОІВ та
- право на недоторканність ОІВ.
Ці права не залежать від розподілу майнових прав ІВ і назавжди залишаються за працівником, навіть якщо всі виключні майнові права на ОІВ належать або передані роботодавцю. Особисті немайнові права не можуть бути відчужені, але деякі з них (наприклад, право на недоторканність твору) можуть належати також спадкоємцям працівника.
Необхідність дотримання таких прав може становити певну незручність для роботодавця, проте сторони можуть у договірному порядку домовитися про певний порядок користування ними, дещо оптимізувавши користування ОІВ роботодавцем. Такі домовленості буде доречно закріпити у трудовому або у відповідному цивільно-правовому договорі з працівником. Наприклад, це можна зробити щодо права на ім’я – відносно ОІВ, що належать до об’єктів авторського права, працівник може заборонити роботодавцю зазначати ім’я автора при кожному використанні ОІВ роботодавцем або третьою особою, оскільки автор бажає залишитися анонімом.
Рекомендації
Позитивним є те, що законодавство України передбачає певну диспозитивність – можливість роботодавця та працівника домовитися у відповідному договорі про інший розподіл виключних майнових прав, ніж той, що закріплений законодавством. Така можливість встановлена як спеціальними законами у сфері ІВ, так і Цивільним кодексом. Користуючись цією можливістю, сторони можуть домовитись про належність роботодавцю навіть усіх виключних майнових прав ІВ на ОІВ з моменту його створення.
При цьому вибір того чи іншого договірного механізму значним чином залежить від того, чи планується оформити права роботодавця на вже створений ОІВ postfacto, або щодо ОІВ, які можуть бути створені працівниками в майбутньому.
Оформлення прав на ОІВ, які вже створені працівниками
З метою оформлення усіх виключних майнових прав ІВ на вже створений працівником ОІВ рекомендується укладати договори передання (відступлення) усіх таких прав між роботодавцем та відповідними працівниками, які своєю творчою працею брали участь у створенні ОІВ.
Серед умов, які має містити такий договір відповідно до законодавства України, окрему увагу слід звернути на наступні:
- опис та деталізація відповідних ОІВ у тій мірі, що дозволить легко ідентифікувати ці об’єкти та виключити в майбутньому спори, щодо яких саме ОІВ передаються права;
- перелік усіх майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, які будуть відступлені, та перелік усіх можливих способів використання ОІВ. Не зазначені права та способи будуть вважатися не переданими;
- розмір (або порядок обчислення) та порядок виплати винагороди за передання усіх виключних майнових прав ІВ. Ця умова є обов’язковою для таких договорів.
Важливо!
1) Якщо права на ОІВ вже надані третім особам
Не рекомендується укладати договори про передання виключних майнових прав від працівника(ів) до роботодавця на стадії користування правами на ОІВ, тобто коли роботодавець уже без згоди працівника, який створив ОІВ, розпорядився цими правами на користь третіх осіб. У такому випадку укладення такого договору може виявитись неналежним механізмом для оформлення прав. Більше того, воно може бути підставою для визнання недійсними вже укладених угод про розпорядження роботодавцем правами на відповідний ОІВ на користь третіх осіб, оскільки підтвердить, що на момент укладання договорів з третіми особами роботодавець не мав відповідних прав.
У такому випадку можна порадити роботодавцю або узгодити з працівником отримання від нього заяви про відсутність заперечень/претензій, якою працівник підтвердить, що не заперечує проти такого розпорядження правами, або укласти між роботодавцем та працівником або між працівником та третьою особою, якій були передані права, договори про визнання працівником прав третьої особи на відповідні ОІВ.
2) ОІВ, створені працівниками у співавторстві
Якщо ОІВ був створений кількома працівниками, роботодавцю необхідно отримувати згоду на розпорядження ним від колективу таких працівників, укладаючи один договір зі всіма працівниками або окремий договір з кожним. Плата за передання прав розподіляється між працівниками або в рівних частках, або залежно від участі кожного у створенні ОІВ.
3) Дотримання особистих немайнових прав
Автор (розробник) у договорі з роботодавцем може заборонити згадувати своє ім’я (ім’я автора) під час використання ОІВ роботодавцем або будь-якою третьою стороною, посилаючись на те, що автор хоче залишитися анонімом.
Оформлення прав на ОІВ, які будуть створені працівниками в майбутньому
З метою належного оформлення прав ІВ роботодавця щодо ОІВ, які будуть розроблені працівниками в майбутньому, рекомендується, щоб трудові договори закріплювали наведені нижче положення. Це може бути зроблено шляхом внесення відповідних змін до вже укладених договорів або укладення трудових договорів у письмовій формі, якщо раніше вони укладалися лише в усній формі. Серед таких положень:
- належність роботодавцю усіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, створений працівником у зв’язку з виконанням трудового договору;
- розмір винагороди за створення та/або користування ОІВ або порядок її розрахунку та виплати;
- трудові обов’язки працівника, які чітко передбачають створення ОІВ. Вони можуть бути або прямо передбачені у трудовому договорі, або закріплені у посадових інструкціях цього працівника;
- обов’язок працівника негайно повідомляти роботодавця про створення ОІВ з наданням всіх необхідних матеріалів, що його стосуються;
- відповідні умови про збереження працівником конфіденційності матеріалів, пов’язаних з ОІВ.
Важливо!
1) Дотримання законодавства про працю
Доповнення вже існуючих трудових договорів положеннями про ОІВ або укладення письмових трудових договорів з відповідними положеннями, якщо раніше такі договори були укладені в усній формі, може розглядатися як зміна істотних умов праці відповідно до законодавства про працю. У зв’язку з цим рекомендується дотримуватися процедури зміни істотних умов праці, встановленої відповідним законодавством, включаючи завчасне повідомлення працівника.
2) Розподіл прав
Важливо використовувати відповідні формулювання, що передбачають саме розподіл прав інтелектуальної власності, а не їх передання (відчуження), для уникнення ризику віднесення таких договорів до договорів про передачу прав, для яких законодавством встановлені певні додаткові вимоги, недотримання яких може призвести до визнання договору недійсним. Наприклад, предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладення договору.
3) Перелік майнових прав інтелектуальної власності
Додатково до положень про належність усіх виключних майнових прав роботодавцю рекомендується визначити перелік прав ІВ, які будуть належати роботодавцю, а також вичерпний перелік можливих способів використання ОІВ для уникнення в майбутньому спорів, щодо яких прав та способів здійснено розподіл між сторонами.
Враховуючи численні «білі плями» в законодавстві, що регулює трудову інтелектуальну власність, для роботодавця дуже важливо, застосувавши певний творчий підхід, з самого початку належним чином документально оформити як процес створення ОІВ, так і розподіл виключних майнових прав на них. В майбутньому така обачність допоможе уникнути тривалих переговорів та судових спорів з працівниками.