Реформу інтелектуальної власності в дії, нову компетенцію та можливості Апеляційної палати в системі НОІВ, захист від недобросовісної конкуренції ОІВ, роботу митного реєстру, а також новели «Дія City» для ІР-спеціалістів обговорювали на IP UKRAINE NOW 2021, що відбувся 29.10.2021 р. Організатором заходу виступила Асоціація правників України.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Реформа інтелектуальної власності
З вітальними словами звернувся модератор першої сесії Олександр Мамуня, голова комітету АПУ з інтелектуальної власності, партнер MAMUNYA IP, адвокат, патентний повірений України: «ІВ не існує на жодному ринку сама по собі. Вона нічого не варта без правил, які забезпечує держава. Судова гілка влади є першочерговим представником захисту прав ІВ, також дотримання прав гарантують органи виконавчої влади, парламент забезпечує розвиток законодавства, а бізнес представляє бенефеціарів прав ІВ. Тобто над розвитком цієї сфери працюють багато суб’єктів».
На думку Богдана Львова, заступника Голови Верховного Суду, голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, ІР-сфера є певним барометром, а її зростання вливає на економічний розвиток держави. Серед складнощів сфери ІВ Богдан Льовов назвав проблеми зі стабільністю законодавства, адже поспішні зміни викликають низку спорів, зокрема у сфері авторських та суміжних прав. Низька кваліфікація судів у сфері ІВ, завантаженість судової системи теж може стати перепоною для бажання сторін звертатися до суду. Різна та неоднорідна судова практика в апеляційних округах часто стає причиною відмови власника прав ІВ захищати свої права в суді.
«Тому ІР-суд є позитивним кроком, де працюватимуть висококваліфіковані кадри у сфері ІВ. Проте у нас цей суд вже створюється п’ятий рік. Після запуску ВККС України створення ІР-суду має бути першочерговим завданням», – зазначив заступник Голови ВС. Що стосується конкурсу на посади суддів ІР-суду, то Богдан Льовов вважає, що анулювати результати попереднього конкурсу не потрібно, адже ті фахівці вже майже закінчили процес відбору. Однак варто зауважити, що 5 років – це довгий термін. Можливо, не всі кандидати ще мають бажання зайняти посади в ІР-суді. У такому разі можна оголосити додатковий набір і заповнити кадрові місця, а також можна оцінити навантаження та зважаючи на це набирати кадрів.
Тарас Тарасенко, народний депутат України, прокоментував поточну ситуацію з НОІВ, який в тій логіці, яку автори законопроєкту закладали у зміст, досі не створений: «Зміни до статуту НОІВ були розроблені ще у червні, проте вони досі не зареєстровані, тому що його блокує Укрпатент. Парламентський контроль та спільні дії допоможуть просунутися на цьому шляху. Наразі є співпраця з Мінекономіки щодо реалізації законодавчих ініціатив». Також спікер зазначив, що на розгляд Комітету ВРУ було подано п’ять законопроєктів щодо авторських прав. У зв’язку з цим планується ініціювати скликання авторів, представників сфери ІВ для уніфікації цих законопроєктів в один, щоб створити єдине розуміння норм, які має прийняти парламент.
Богдан Падучак, заступник директора департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності – начальник управління промислової власності та міжнародної співпраці Мінекономіки, зазначив, що 18.10.2021 р. відбулося чергове засідання профільного відділу задля затвердження стратегії розвитку ІВ. Підіймалися питання використання неліцензійного програмного забезпечення, зокрема в державних органах, діяльність організацій колективного управління, піратство, а також співвідношення штучного інтелекту та ІВ, правового регулювання «іншої» реальності. Спікер зазначив, що нова редакція статуту НОІВ передбачає відкритий конкурсний порядок призначення директора, а задля проведення атестації патентних повірених, що має провести НОІВ, вже підготовлені накази про склад атестаційної та апеляційної комісії.
Радник ПЮА «Дубинський і Ошарова», адвокат, патентний повірений України, д.ю.н. Микола Потоцький звернув увагу на аспекти, які турбують бізнес у реформі НОІВ:
- Оперативність – це стосується швидкості строків реєстрації прав, строків реєстрації договорів, строків затвердження рішень, строків відправки кореспонденції.
- Прогнозованість рішень – у цьому питанні варто розробити методичні рекомендації, враховувати європейські гайдлайнси у процесі проведення експертизи, враховувати судову практику під час проведення експертизи, інформування та надання роз’яснень.
- Цифровізація – наразі можна перевести в онлайн реєстрацію прав та договорів промислової власності, дії з правами ІВ, реєстрацію авторських прав і договорів, подання заперечень/заяв до Апеляційної палати, листування та надання послуг.
- Відкритість – охоплює діалог з ІР-сферою, орієнтованість на запити бізнесу, залучення професійної спільноти до ухвалення стратегічних рішень, утворення Громадської ради при НОІВ.
- Спрощення реєстраційних процедур – відмовитися від концепції видачі (передачі, визнання недійсним) охоронного документа, відмовитися від дихотомії «висновок-рішення» та наділення експерта НОІВ правом приймати рішення про реєстрацію за результатами проведення експертизи, відмовитися від збору за публікацію про видачу охоронного документа, забезпечення е-форми реєстрації фактів передання виключних майнових прав та ліцензій тощо.
- Спрощення реєстраційних процедур ТМ – проведення експертизи позначень виключно щодо абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони, електронна публікація відомостей про заявки на ТМ має забезпечуватися з дати надходження матеріалів заявки до НОІВ тощо.
- Розвиток сфери – освіта, професії, індустрії, суспільство.
Олексій Столяренко, радник практики інтелектуального права київського офісу Baker McKenzie, наголосив на потребі створення одностайної судової практики у простих справах (зокрема, щодо недобросовісної конкуренції, для можливості подальшого розгляду складних справ, наприклад, у сфері штучного інтелекту). «До суду, як правило, подаються нагальні справи, коли вже існування бізнесу опиняється під загрозою, адже наразі судовий процес може нести ризики для бізнесу, тому часто власники вирішують розв’язувати спори через АМКУ або інші платформи. Звісно, ІР-суд надасть можливість розглядати не тільки термінові справи, але й цікаві для практики (наприклад, щодо межі захисту певних прав). ІР-суд зможе забезпечити оперативність розгляду справ, на відміну від цивільних судів. Індустрія готова до розгляду більш складних спорів», – зазначив спікер. Також Олексій Столяренко порушив питання судових експертиз та недосконалості відшкодування компенсацій.
Апеляційна палата в системі НОІВ
Марія Василенко, директорка Департаменту права та методології інтелектуальної власності ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), голова Апеляційної палати, розповіла про роботу апеляційної палати Укрпатенту у форматі онлайн. Вона озвучила статистику подачі заперечень адвокатами та сторонами. «Ми очікували, що у нас збільшуватиметься кількість заперечень. Проте цього не сталося. Хочу відзначити дуже високу якість поданих скарг та супутніх документів», – наголосила спікерка.
«Перше, що перевіряє апеляційна колегія, це комплектність та якість поданих документів. Це рішення, яке оскаржується, та додатки, що надаються як докази позиції. З травня місяця нам подали 58 заперечень, лише 5 з них мали недоліки», – такими словами почала виступ начальниця відділу забезпечення діяльності колегіальних органів ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) Оксана Жмурко. За її словами, понад 50% засідань проходять в онлайн-режимі. До кінця року графік засідань апеляційної палати вже запланований. Якщо говорити про швидкість прийняття рішень, то з 20.04.2021 р. ми погодили лише на першому засіданні 5 з 15 рішень.
Інна Шатова, заступниця начальника управління промислової власності та міжнародної співпраці – начальниця відділу промислової власності департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки, розповіла про розгляд справ щодо промислових зразків.
Мирослава Коваль-Лавок, юристка з права ІВ Baker McKenzie, здійснила порівняння роботи апеляційної палати за новим та старим регламентом. Відтак був змінений підхід до складу та необхідного досвіду членів Апеляційної палати. «В новому регламенті дуже чітко прописаний перебіг строків для різних процесуальних дій. Загалом це дуже класно», – наголосила спікерка.
Юлія Прохода, членкиня Правління НАПА, директорка ДП «ІНТЕЛС-Україна», адвокатка, патентна повірена України, поділилася практикою формування апеляційної палати у країнах ЄС. На прикладі EUIPO вона продемонструвала порядок формування і добору кандидатів на посади членів апеляційної палати. У складі EUIPO, окрім членів апеляційної палати, є також президент, до якого доволі високі вимоги. Тобто передбачається наявність технічної освіти. В кінці виступу вона також провела голосування щодо оптимальної моделі формування апеляційної палати.
Партнерка ПЮА «Дубинський і Ошарова», адвокатка, патентна повірена України Вікторія Сопільняк, будучи модератором панелі, зазначила, що після форуму буде підготовлена відповідна резолюція стосовно побажань до роботи апеляційної палати.
Недобросовісна конкуренція
Модератором третьої сесії виступив Ярослав Огнев’юк, партнер практики інтелектуальної власності Sayenko Kharenkо, адвокат, патентний повірений України.
Тарас Кислий, партнер Arzinger, адвокат, розповів про стандарт доказування як достатній для дійсності рівень ймовірності. Стандарт доказування за своєю правовою природою походить із загального права, а в нашій системі застосовується через акти ЄСПЛ. Спікер окреслив стандарти, які притаманні північно-американській системі та які найчастіше застосовуються:
- Beyond reasonable doubt. Цей стандарт використовується в тому випадку, якщо докази встановлюють вину настільки очевидно, що з цим погодиться будь-яка людина з раціональним мисленням.
- Clear and convicting evidence, тобто чіткі та переконливі докази. Цей стандарт означає, що докази набагато переконливіше свідчать, що обставина існує, ніж не існує.
- Preponderance of evidence (balance of probabilities), тобто перевага доказів або баланс вірогідності. Стандарт показує, що обставина більш вірогідно існує, ніж не існує.
Знакові справи ЄСПЛ, де застосовувалися стандарти доказування: справа «Рінгвольд проти Норвегії», справа «Хамідов проти Росії», справа «Абу Зубайда проти Литви», справа «Трепашкін проти Росії».
«Розглядаючи ці справи, ЄСПЛ постановив, що в будь-якому випадку стандарт доказування має відповідати обставинам справи. В Україні стандарт доказування встановлений ст. 17 КПК – «поза розумним сумнівом», ст. 79 ГПК «баланс вірогідності». Однак, на жаль, стандарт доказування не врегульований конкурентним законодавством», – зазначив спікер.
Начальниця відділу розслідування недобросовісної конкуренції виробничої сфери АМКУ Оксана Манько звернула увагу, що положення ст. 4 Закону забезпечують захист від неправомірного використання ділової репутації не на підставі охоронного документа, а виходячи з першості у використанні будь-якого позначення чи сукупності позначень. Строк, протягом якого особа може звертатися до Комітету із заявою про захист своїх порушених прав, складає 6 місяців з дня прийняття її до розгляду. Також спікерка окреслила необхідну доказову базу:
- юридичний факт використання певних позначень;
- встановлення факту схожості спірних позначень;
- відсутність дозволу особи, яка є уповноваженою надавати дозвіл на таке використання;
- належність позначень, щодо яких виникає спір, до особи має засвідчуватися документом, який підтверджує факт використання позначення у господарській діяльності;
- встановлення факту першості використання позначення в господарському обігу суб’єктом господарювання, що вважає свої права порушеними;
- асоціативний зв'язок позначення з діяльністю суб’єкта господарювання;
- можливість змішування діяльності суб’єктів господарювання, між якими виник спір щодо відповідних позначень.
«Відсутність доказів стосовно хоча б однієї зі складових унеможливлює застосування ст. 4 Закону до тих правовідносин, які виникають у зв’язку з використанням будь-якого об’єкта промислової власності чи іншого позначення. У разі недобросовісної конкуренції на порушника накладається штраф у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Сума сплаченого штрафу та пені зараховується до державного бюджету», – повідомила Оксана Малько.
Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ірина Булгакова зазначила, що наразі в судах небагато справ стосуються захисту від недобросовісної конкуренції, більше справ – щодо антимонопольного регулювання. Основні помилки, які допускають суди першої інстанції, можна побачити на прикладі справ щодо зовнішнього вигляду пляшок та етикеток «PROSECCO» і «SALUTE PROSECCO САЛЮТЕ ПРОССЕКО», а також у справі щодо імітації упаковки вермуту Martini Bianco ТОВ «Нива». Розглядаючи справи, ВС сформував такі правові позиції:
- незалежно від того, чи має відповідач свідоцтво, якщо він створює недобросовісну конкуренцію, то він повинен нести відповідальність;
- відповідальність не залежність від правових наслідків.
«Судді такі ж споживачі, тому коли вони отримують справу про недобросовісну конкуренцію, то спочатку дивляться з позиції звичайного споживача, а тоді вже розглядають матеріали справи», – зауважила суддя.
Щодо дискреційних повноважень АМКУ Ірина Булгакова підкреслила, що суди не повинні втручатися у повноваження АМКУ. Вони тільки перевіряють, чи діяв Комітет у межах законодавства, чи дослідив усі обставини справи та докази, чи прийняв на основі цього правильне рішення.
Система захисту прав інтелектуальної власності на кордоні. Чи запрацював новий митний реєстр?
Міжнародний ключовий експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM) Вітяніс Алішаускас розпочав свій виступ з демонстрації статистики вилучення митними органами Литви контрафактних товарів. На його думку, митні органи мають надавати громадськості інформацію, підвищувати рівень обізнаності шляхом поширення механізму захисту прав інтелектуальної власності.
Леонід Муромцев, в.о. Управління нетарифного регулювання Державної митної служби, говорив про практику української митниці у вилученні контрафактних товарів. За словами спікера, за 2020 р. було близько 2000 призупинень товарів, які під час первинного огляду дали підозру сприймати їх як контрафакт. «Наразі державна митна служба проводить оновлення програмного забезпечення, що поліпшить можливості виявлення контрафактних товарів.
Начальник відділу сприяння захисту прав інтелектуальної власності управління забезпечення митного контролю та оформлення Одеської митниці Держмитслужби Артем Тищенко розповів про реформу митного законодавства з 2019 р. до 2021 р. «Чи працює наразі це законодавство так, як ми думали у 2019 р.? На жаль, ні. Частково це пов’язано зі зміною влади та керівництва Митниці. Якщо у 2019 р. було здійснено 5704 призупинень товарів, то у 2020 р. таких призупинень було вже 1756. Це пов’язано з тим, що митники зупиняли менше оригінальних товарів. У 2021 р. ситуація вже кардинально змінилася. 33% товарів від усього обігу або маркуються наново, або знищуються, якщо їх неможливо перемаркувати, не порушуючи чиїсь права інтелектуальної власності», – наголосив спікер.
Павло Рябець, експерт з питань захисту прав інтелектуальної власності Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», заявив, що ефективність роботи Митниці потрібно розглядати у двох площинах. Якщо основною метою наразі є фіскалізація, то очевидно, що митники хочуть або складати адміністративні протоколи на товар, або оформлювати такий товар. Важливим кроком митних органів був перехід від перевірки оригінальних товарів до перевірки товарів, які мають ознаки контрафакту. Якщо говорити про аналітичну складову, безперечно, тут потрібно працювати, щоб зменшити зупинення товарів без належних підстав.
Олександр Пахаренко, партнер патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», директор Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством, виступив модератором четвертої сесії форуму. Наприкінці сесії він зазначив, що за останніх три місяці ситуація із призупиненням товарів суттєво покращилася. Однак у Митниці ще багато сфер для апгрейду.
Нові правила гри
Модерувала п’яту сесії заходу Анна Кравчук, партнерка ПЮА «Синергія», адвокатка, патентна повірена України.
Марія Ортинська, керуюча партнерка IPStyle, адвокатка, патентна повірена України, розповіла про тренди ІР та інновацій, на які потрібно зважати українському бізнесу під час запуску продукту чи продажу технології в США та ЄС. Найкращим варіантом спікерка назвала створення продукту, концепції бізнесу та запуск не тільки на українському, але й на іноземних ринках, а також створення технології, яка буде затребувана в усьому світі. Марія Ортинська розповіла про особливості справи, в якій заяву про реєстрацію права ІВ подав штучний інтелект Дабус, який підписав акт про передачу майнових прав на винахід Стівену Талеру. «Заявка на патент, в якій Дабус зазначений винахідником, подавалася в патентні відомства по всьому світу, включаючи США, Європу, Британію, Нову Зеландію, Австралію. Незважаючи на те, що законодавство США під терміном «винахідник» не обмежується фізичними особами. Проте тільки Південна Африка першою у світі видала патент, де винахідником зазначається система ШІ», – прокоментувала спікерка.
Драйвером змін 2021 р. на фоні незадоволеності судовим процесом, наприклад, через дороговартісність, Марія Ортинська назвала альтернативні процедури вирішення спорів на платформах або альтернативні процедури вирішення доменних спорів. Такою платформою є Amazon, що дозволяє вирішити спори, забезпечити можливість контролю над товарами, які продаються на платформі, можливість швидко заблокувати продавців, які порушують права ІВ, тощо. До того ж Amazon запускає процес нейтральної оцінки патенту. Як це працює? Нейтрально обраний юрист повідомляє про своє рішення протягом 14 днів після закінчення терміну на надання відповіді власника патенту. Якщо рішення приймається на користь продавця, то всі лістинги, що порушують права, видаляються. Процедура оскарження такого рішення відсутня.
«За кордоном також розвивається тренд «екологічності» ІВ. У випадку, якщо винахід, продукт, права на який реєструються, спрямований на екологізацію, то така заявник має можливість безкоштовно пришвидшити й отримати протягом 12 місяці патент на такий продукт», – зазначила Марія Ортинська.
Старша юристка юридичного управління АТ «Райффайзен Банк» Юлія Сидорець приділила увагу питанню захисту ІВ у компаніях, що здійснюють цифрову трансформацію, а саме питанню захисту та управління об’єктами ІВ. Основними етапами спікерка назвала: виявлення об’єктів ІВ, цілі та джерела їх використання, виявлення та аналіз негативних факторів поточної моделі управління та захисту об’єктів ІВ, встановлення ризиків поточної моделі захисту та управління об’єктів ІВ, розробка і впровадження нової моделі управління та захисту. «Крім основних (комп’ютерні програми, торгові марки, бази даних тощо) та додаткових (літературні письмові твори, усні твори, рекламні ролики тощо) можна ще виділити такі джерела об’єктів ІВ: власні розробки, які здійснюють працівники компанії, розробка ОІВ третіми особами на замовлення, спільна розробка, придбання прав, отримання ОІВ у сфері послуг, отримання ОІВ у складі обладнання товару»,- зазначила спікерка. Також Юлія Сидороець окреслила основні ризики та негативні фактори у питанні захисту ОІВ компаніями та наголосила на необхідності досліджувати практику, адже так формується ІР-культура.
Про гарантії захисту прав ІВ для резидентів «Дія City» в межах нового законодавства розповіла Тетяна Харебава, радниця з юридичних питань meta.ua. Вона визначила позитивні аспекти, які обіцяють резидентам «Дія City» за умови відповідності юридичної особи одночасно всім вимогам. Зокрема, спеціальні умови оподаткування (законопроєкт прийнятий у першому читанні), запровадження нової форми співпраці («гіг-контракти»), необмежений строк правового режиму Дія City, державні гарантії не погіршення законодавчого регулювання для інвесторів на час дії правового режиму, додаткові механізми захисту прав ІВ тощо.
«Для ІР-спеціалістів позитивним є те, що Дія City закріпила особливості виплати авторської винагороди працівникам, посадові обов’язки яких прямо передбачають створення службових творів. Тепер авторська винагорода не лише за створення і використання таких творів (як це було раніше), але й за перехід прав на них може бути включена до заробітної плати автора. Також чітко визначено роботодавцю чи працівнику належать майнові права ІВ. Наприклад, для комп’ютерних програм та баз даних, створених працівником, за замовчуванням належатимуть роботодавцю, щодо творів, створених аутсорсерами, майнові права ІВ належатимуть замовнику, якщо інше не встановлено договором. Дія City визначає момент переходу виключних майнових прав ІВ на службовий твір до роботодавця як момент, наступний за створенням твору. Проте це дуже філософська категорія, тому такий момент краще прописувати в договорі», – зазначила Тетяна Харебава. Позитивним також вона відзначила закріплення форми постановки завдань і впровадження договорів NDA та NCA.
«Соціологічні опитування vs висновки експерта як докази у справах у сфері інтелектуальної власності»
У кінці форуму між заступницею голови Комітету АПУ з інтелектуальної власності, судовою експерткою, патентною повіреною України, к.ю.н. Катериною Соповою та Іларіоном Томаровим, радником, керівником практики інтелектуальної власності АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», адвокатом, стався певний батл навколо підходів до оцінки об’єктів інтелектуальної власності.
Позиція Катерини Сопової базувалася на тому, що судовий експерт може точно встановити, може відбуватися змішування чи ні. Натомість Іларіон Томаров виступав за те, що масова думка соціальних опитувань демонструє ситуацію краще.
«Якщо брати одного судового експерта проти одного споживача, то споживач завжди програє, адже судовий експерт має спеціальну освіту. Проте якщо поставити одного судового експерта проти двох-трьох тисяч споживачів, то вони завжди можуть показати більш об’єктивну картинку», – наголосив Іларіон Томаров.
«Соціологічні опитування не завжди можуть якісно надати відповідь на те, відбувається змішування чи ні під час купівлі тих або інших товарів, адже багато споживачів піддаються емоціям як у процесі купівлі, так і під час соціологічних опитувань. Судовий експерт здійснює оцінювання відповідно методики», – аргументувала свою позицію спікерка.