Найближчими роками на українську патентну систему чекає серйозне випробування від фармацевтичної індустрії. А саме, значне зростання звернень для отримання додаткових п’яти років патентного захисту на винаходи, що стосуються лікарських засобів. У цій статті ми розглянемо, чи готова до цього наша патентна система і що можна зробити, щоб покращити ситуацію.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Чому ситуація загостриться саме зараз
Отже, почнемо із загальновідомих фактів. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» передбачає, що строк дії патенту на винахід становить 20 років з дати подання заявки до українського Патентного відомства.
Згадаймо, що було 20 років тому.Середина 90-х – Україна вже незалежна держава, яка відмовилась від державно-планової економіки та почала будувати ринкову модель економічних відносин. Зростає привабливість для іноземних компаній, які заходять на український ринок і, серед іншого, потребують захисту своїх прав інтелектуальної власності. Серед винаходів левова доля належить фарміндустрії, одній з найбільш патентоємних галузей. Закономірний результат – усередині 90-х маємо значний обсяг заявок на видачу патентів на винаходи, що стосуються лікарських засобів. Сьогодні, у 2015 році (через 20 років після їх подання),маємо значні обсяги патентів на лікарські засоби, строк дії яких добігає кінця.
Тепер знову звернімось до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», який, для описаної ситуації, пропонує фармацевтичним компаніям, так звану, пільгову додаткову охорону. Відповідно до положень закону:«Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб …, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років»
Іншими словами, якщо від дати подання заявки на патент до дати отримання дозволу на використання лікарського засобу пройшов певний час, то на такий час дія патенту може бути продовжена, але не більше ніж на 5 років.
Дозвіл компетентного органу стосовно лікарських засобів – це Реєстраційне посвідчення, яке видається структурами Міністерства охорони здоров’я. Ця процедура не вирізняється оперативністю навіть в розвинених країнах. Що вже й казати про українську бюрократичну машину, та ще й на початку її становлення в 90-х роках – від подання заявки на винахід у вигляді лікарського засобу і до отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб досить часто минала значна кількість часу, нерідко навіть більше ніж 5 років.
Зрештою, з середини 90-х років маємо значну кількість заявок на винаходи у вигляді лікарських засобів. При цьому реєстраційні посвідчення на такі лікарські засоби досить часто видавались набагато пізніше дати заявок на відповідні винаходи.
Все це дає власникам патентів правові підстави для клопотань про продовження строку дії таких патентів. І значний обсяг таких клопотань слід очікувати вже найближчим часом.
З’ясуймо, який же формальний порядок та практика розгляду таких клопотань.
Як отримати додаткові 5 років: теорія та практика
Згаданий Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», як і годиться, лише в загальному порядку передбачає можливість отримання додаткових років патентного захисту. Як саме це зробити, має бути врегульовано підзаконним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Таким актом є «Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу», затверджена Наказом №298 Міністерства освіти і науки від 13.05.2002р. (далі – Інструкція).
За Інструкцією порядок продовження дії патенту досить простий. Вказано куди звертатись, коли це можна зробити, які документи потрібно подати, скільки за часом і яким чином це буде розглядатись.
Зупинимося докладніше на кожному з цих пунктів.
Орган розгляду
Почнемо з державного органу, до якого має звернутись власник патенту – це має бути «Державна служба інтелектуальної власності України (далі – Служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України».
З погляду бюрократичної техніки – ідеально. З погляду заявника – досить дивно: чому власника патенту має обходити ким і через кого спрямовується і координується діяльність державного органу, до якого заявник звертається за продовженням патенту? Чи означає таке формулювання, що у випадку змін правил спрямування та/чи координування, та/чи підпорядкування Служби заявник не матиме належного органу для звернення за продовженням патенту? Припустімо, питання про те чи будуть такі зміни підставою для відмови у прийнятті питання до розгляду чи ні, досить теоретичне. У практиці Служби вольовим рішенням подібні ситуації вже вирішувались на користь заявників, особливо, коли від цього залежала можливість отримання оплати зборів на рахунки Служби. Однак, така позитивна грошова мотивація цілком відсутня у конкурентів власника патенту, які можуть в судовому порядку спробувати оскаржити продовження патенту, оскільки відповідне звернення було подане до органу, який не відповідає вимогам Інструкції – якщо діяльність Служби на момент відповідного звернення раптом перестане спрямовуватись та/або координуватись урядом, та/або це відбуватиметься не через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Очевидно, в цій частині Інструкцію варто змінити.
Строки звернення
Далі подивимось на строки для звернення по додаткові роки охорони. За інструкцією цей строк прив’язується до трьох подій: подання клопотання, сплата збору за подання клопотання, закінчення строку дії патенту. А саме, відповідне клопотання має бути подане і відповідний збір за його подання має бути сплачений не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.
Строк дії патенту – річ досить однозначна, і вирахувати її не складно – це 20 років від дати подання заявки на видачу патенту. Дата подання заявки вказана в патенті, відраховуємо 20 років, віднімаємо 6 місяців і отримуємо останній день для підняття питання про продовження патенту.
Утой же час, Інструкція не встановлює іншої часової межі для звернення за продовженням патенту. Чи можна це зробити за рік, два, десять до закінчення строку дії патенту? Прямої відповіді на це питання Інструкція не має. Для уникнення непорозумінь це питання слід було б прямо врегулювати в Інструкції.
Що ж потрібно зробити до останнього дня для продовження патенту? Потрібно подати клопотання про продовження патенту та сплатити збір за його подання. На практиці стосовно сплати збору все може бути не так просто. В теперішніх реаліях, якщо ви доручили своєму банку перерахувати кошти на сплату збору, зовсім не обов’язково ці кошти будуть зараховані на відповідний рахунок отримувача. Останнім часом банки нерідко мають схильність до банкрутства з відповідними сумними наслідками для клієнтів. Стосовно нашої ситуації – цілком імовірне таке: гроші наче б то від вас пішли, але до отримувача не дійшли. Відповідно до «Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» затвердженого Постановою №1716 Кабінету міністрів України від 23.12.2004р., датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи. Це, з позиції власника патенту, можливо, не зовсім справедливо, однак, слід враховувати при оплаті зборів на користь Служби – обирати надійний банк і проводити оплату не в останній день.
Вимоги до клопотання
Як ми вже з’ясували вище, для продовження патенту слід сплатити збір та подати клопотання. Вимоги до оформлення клопотання виписані в Інструкції і є досить демократичними. А саме, клопотання викладається українською мовою в довільній письмовій формі тамає стосуватися одного патенту. Конкретні вимоги до змісту клопотання наведені в Інструкції та є вичерпними. Нічого складного: базові реквізити патенту і його власника, а також адреса для листування з питань клопотання.
До підпису під клопотанням вимог більше, ніж до його змісту. Підпис має містити повне найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистий підпис, ініціали, прізвище, дату з печаткою. До чого така деталізація – не зовсім зрозуміло. Які наслідки, якщо, наприклад, не вказано ініціалів підписанта? Надмірна деталізація формальних вимог інструкцій – відомий шлях до зловживань і корупції державного органу та можливість для конкурентів в судовому порядку спробувати поставити під сумнів правомірність дій державного органу йзавдати шкоди інтересам заявника. Очевидно, що таке формулювання потребує змін.
В частині підпису під клопотанням слід також зазначити, що для іноземних власників патенту його має підписувати представник у справах інтелектуальної власності, він же патентний повірений.
Додаткові документи
Інструкція містить вичерпний перелік документів, які слід додавати до клопотання. А саме, довіреність, якщо клопотання підписує представник. Також додається завірена копія документу, що надає дозвіл на використання засобу, виданого компетентним органом – (для лікарських засобів це копія реєстраційного посвідчення). Чому саме завірена, а не звичайна копія? Ким завірена: нотаріусом, патентним повіреним, власником патенту, власником реєстраційного посвідчення, органом, що видав реєстраційне посвідчення. Відповіді на ці питання Інструкція не містить. Любов до засвідчення копій, звичайно, – спадок радянського минулого, де панували довідки на довідки і не існувало мережі Інтернет. Для чого в сучасному світі для одного державного органу якимось чином засвідчувати копію документу, що видав інший державний орган, – цілковита загадка. Тим паче, що правдивість такого документа Служба, як і будь-хто інший, може перевірити протягом кількох хвилин в мережі Інтернет. У цій частині зміни до Інструкції просто необхідні!
Йдемо далі. Отже, ви подали клопотання, копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та довіреність, і на підставі цих документів Служба має вирішити чи продовжувати патент. Цікаво, чи бачив автор Інструкції як іноді виглядають патенти на речовини, що є лікарськими засобами, і як виглядає реєстраційне посвідчення на лікарський засіб. Мабуть, ні. На практиці, навіть спеціалісту на підставі цих двох документів буває складно встановити чи пов’язана речовина за патентом із лікарським засобом, зазначеним в реєстраційному посвідченні. А якщо власник патенту та власник реєстраційного посвідчення – формально різні юридичні особи, хоча і входять до однієї групи компаній? А якщо власник патенту видав ліцензію, і вже ліцензіат отримав реєстраційне посвідчення на відповідний лікарський засіб? Прямої відповіді на ці питання Інструкція не містить. Напевно, було б логічно, якби Служба презюмувала правдивість інформації отриманої від заявника. Однак, в Інструкції закладено інший, далекий від досконалості механізм, на якому ми зупинимось далі, коли торкнемось процедури розгляду клопотання.
Також ніде в Інструкції не вказано, що до клопотання має додаватись документ про сплату збору. Хоча та ж Інструкція вимагає, щоб збір було сплачено. Цікаво, як про сплату збору здогадається Служба – перевірить надходження на свої рахунки? А от і ні, укращому випадку, попросить у заявника відповідне платіжне доручення. Тому досвідчені заявники подають платіжне доручення про сплату збору відразу з клопотанням. І це розходження теорії та практики також варто врегулювати в Інструкції.
Порядок розгляду
Згідно з Інструкцією Служба має діяти в достатньо стислі строки йдосить обмежена щодо маневрів не на користь заявника. А саме, отримавши клопотання, реєстраційне посвідчення (і, опційно, довіреність) Служба протягом одного місяця має прийняти рішення про продовження патенту.
Як ми вже згадували, на практиці інколи може бути зовсім не очевидно, що патент, реєстраційне посвідчення і його власник(и) якимось чином пов’язані.
На цей випадок Інструкція передбачає, що у разі невідповідності клопотання вимогам Інструкції, або в разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані документи, Служба направляє власнику патенту повідомлення із зазначенням невідповідностей та/або запитом про надання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення.
Тобто, якщо заявник подав клопотання з додатками, і Службі здається, що з цими документами щось не так, наприклад, Служба не може зрозуміти чи збігається речовина за патентом і реєстраційним посвідченням, або ж не розуміє як власник патенту і реєстраційного посвідчення можуть бути різними особами, і не готова повірити у вірогідність наданої їй інформації, – тоді Служба має перепитати у заявника і попросити додаткові документи, щоб такі свої сумніви розвіяти.
Однак, на практиці з’ясувалось, що таке тлумачення Інструкції очевидне лише добросовісному заявнику і суду, який, до честі судової системи, справедливо став на його захист. Служба розуміє це положення зовсім інакше: так, Інструкція містить вичерпний перелік документів для подання до Служби, але якщо Службі цих документів недостатньо, вона просто відмовляє упродовженні патенту. На думку Служби, там, де Інструкція говорить про «виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації», мається на увазі лише підробка документів.Тільки в такому разі Служба запитає у заявника про додаткові документи, в усіх інших – просто відмовить. Адже заявник лише виконав вимоги Інструкції і не зробив за Службу її аналітичну роботу, не здогадався, де у неї не вистачить кваліфікації, яких ще документів, не передбачених Інструкцією, слід було б додати. Напевно, Служба інколи забуває, що вона – Служба інтелектуальної власності, а не Служба безпеки, і фальшиві документи та шпигунські пристрасті –зовсім не її компетенція.
А от що, напевно, зацікавить Службу безпеки, то це яким дивним чином конкуренти добросовісних заявників дізнаються про інформацію з практично обмеженим доступом, якою в таких справах володіє лише Служба інтелектуальної власності.
Підсумовуючи огляд Інструкції та враховуючи очікувану тенденцію до значного збільшення звернень за продовженням патентів на лікарські засоби, напрошується висновок, що патентна система до цього не готова. Інструкцію, так само як і підходи Служби до роботи з Інструкцією, потрібно змінювати кардинально та терміново.