Розподіл прав на інтелектуальну власність має вирішальне значення, якщо товари чи послуги компанії залежать від певних IP‑активів. За неофіційною статистикою, наразі 76% вітчизняних підприємств мають IP‑активи та формують власний інтелектуальний капітал. До того ж це далеко не тільки технологічні компанії. На думку аналітиків ринку капіталу, для переважної більшості великих підприємств ІР‑активи складають близько 60‑70% від їхньої вартості.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Вчасний та правильний розподіл прав на інтелектуальну власність — запорука привабливості бізнесу для інвесторів та гарантія того, що інтелектуальні активи компанії не стануть надбанням конкурентів. Щоб не стати жертвою власної необачності, фаундери повинні визначитися з питанням розподілу IP‑прав на старті бізнесу. Відкладання цього питання «на потім» може призвести до втрати не лише прибутків, але й бізнесу загалом.
З чого почати
Домовитися про розподіл прав на інтелектуальну власність варто вже на етапі складання бізнес-плану. Часто домовленості щодо розподілу IP‑прав визначають структуру майбутнього бізнесу. Обговорюючи концепцію побудови бізнесу, крім основних організаційних моментів, фаундери повинні визначитися з розподілом ІР‑прав, місцезнаходженням ІР‑активів, їх реєстрацією, можливим міжнародним структуруванням бізнесу (якщо планується вихід на міжнародний ринок) тощо.
Сьогодні юридичне оформлення бізнесу здійснюється за такими сценаріями: реєстрація одного з фаундерів фізичною особою-підприємцем; створення юридичної особи (як правило, такою особою є товариство з обмеженою відповідальністю); створення холдингу. В усіх трьох випадках про розподіл прав інтелектуальної власності потрібно подбати завчасно. Розподіл ІР‑прав залежить від домовленостей між фаундерами. У разі створення юридичної особи або холдингу такий розподіл повинен бути відображений в установчих та інших корпоративних документах.
Важливе значення має те, на кого надалі будуть зареєстровані ІР‑об'єкти. Це повинна бути надійна фізична або юридична особа. У разі реалізації другого сценарію реєструвати ІР‑об'єкти краще на юридичну особу, яка створюється. У разі третього сценарію — зазвичай ІР‑права передаються головній компанії холдингу.
Необдуманий вибір особи, на яку будуть зареєстровані ІР‑права, може призвести до повної або часткової втрати інтелектуальних активів (наприклад, у разі виходу з бізнесу учасника, на якого були зареєстровані основні ІР‑об'єкти) або до необхідності викупу та переоформлення прав на ІР‑об'єкти, зміни юридичної структури бізнесу, грошових потоків тощо.
Ретельно продумана структура бізнесу, своєчасний розподіл прав на інтелектуальну власність, а також правильне юридичне оформлення бізнес-процесів допоможуть убезпечити бізнес та уникнути таких негативних наслідків: проблеми з реєстрацією ІР‑об'єкта в патентному відомстві, на сайтах та онлайн-платформах; відмова хостингової компанії в розміщенні та реєстрації домену в локальній доменній зоні; негативні результати юридичного аудиту та відмова інвестора вступати у проект; крадіжки та зловживання (втрата продукту чи команди); затримки в розробці, оформленні та поставці продукту; проблеми з контролюючими та/або регуляторними органами тощо. Правильна послідовність дій — запорука успіху бізнесу та передумова послідовних результатів.
Основні інструменти розподілу прав на інтелектуальну власність
На різних етапах ведення бізнесу запроваджуються окремі інструменти розподілу прав на інтелектуальну власність. Важливим є те, що основний порядок розподілу ІР‑прав повинен бути юридично закріплений на ранніх стадіях запуску бізнесу. У разі створення юридичної особи основний порядок розподілу прав на інтелектуальну власність повинен бути завчасно закріплений в установчих та інших корпоративних документах:
- Статут. Статут як установчий документ юридичної особи є одним з інструментів розподілу ІР‑прав. У статуті закріплюється загальна структура компанії, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, визначається порядок утворення статутного капіталу. У разі створення товариства з обмеженою відповідальністю статутний капітал може бути утворений за рахунок вкладів учасників у вигляді майнових прав на ІР‑об'єкти. У статуті може бути визначений порядок майбутньої реєстрації ІР‑об'єктів, а також правовий статус ІР‑об'єктів, права на які пов'язані з моментом їх створення та які не потребують обов'язкової реєстрації. До останніх, серед іншого, належать об'єкти авторського права (зокрема, комп'ютерні програми), комерційні позначення тощо.
- Корпоративний договір. Іншим дієвим інструментом розподілу ІР‑прав є корпоративний договір. Укладення між засновниками корпоративного договору стало можливим у зв'язку зі змінами в корпоративному законодавстві 2018 р., а саме з набранням чинності Законом України №2275‑VIII від 06.02.2018 р. «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Корпоративний договір — це угода, за якою учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. В корпоративному договорі ще до моменту реєстрації компанії та фактичного старту бізнесу засновники можуть закріпити особливості використання та реєстрації ІР‑об'єктів.
Інструменти розподілу прав на інтелектуальну власність, про які йдеться далі, є спільними для всіх сценаріїв юридичного оформлення бізнесу:
- Охоронний документ. Реєстрація об'єкта інтелектуальної власності в патентному відомстві та отримання відповідного охоронного документа — це фактичний інструмент реалізації попередніх домовленостей щодо розподілу ІР‑прав. Охоронний документ підтверджує право власності особи на ІР‑об'єкт та зазвичай є передумовою розміщення і реєстрації домену в локальній доменній зоні, а також реєстрації ІР‑об'єкта на сайтах або онлайн-платформах. До охоронних документів належать такі: патент на винахід, патент на корисну модель, патент на промисловий зразок, свідоцтво на знак для товарів і послуг, свідоцтво про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товарів, свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір (у тому числі комп'ютерну програму, базу даних тощо).
- Трудовий договір (контракт). Це документ, що засвідчує певну домовленість між роботодавцем і працівником про умови спільної виробничої та творчої діяльності. Якщо працівник у порядку виконання службових обов'язків, відповідно до службового завдання, на підставі трудового договору (контракту) між ним та роботодавцем, створив об'єкт права інтелектуальної власності, то такий об'єкт вважатиметься службовим твором. Згідно із законом, авторське особисте немайнове право на службовий твір (право бути зазначеним як автор та право перешкоджати такому використанню твору, яке може зашкодити автору) належить його автору. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та/або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.
Використовуючи трудовий договір (контракт) як інструмент розподілу прав інтелектуальної власності, сторони мають можливість закріпити розподіл ІР‑прав на службові твори між роботодавцем та робітником, передбачивши весь можливий перелік майнових прав інтелектуальної власності на відповідний ІР‑об'єкт, а також вказавши способи та форми його використання. В договорі потрібно зазначити, що створення ІР‑об'єкта повинно проводитися в робочий час та має бути безпосереднім трудовим обов'язком працівника (адже якщо ІР‑об'єкт буде створений працівником за межами його основних трудових обов'язків чи у вільний від роботи час, то ІР‑об'єкт може бути визнаний інтелектуальною власністю такого працівника). Також необхідно стежити, щоб службове завдання не виходило за межі трудових обов'язків працівника. Окрім того, трудовим договором (контрактом) за створення і використання службового твору автору повинна бути передбачена авторська винагорода, яка виплачується окремо від заробітної плати. Створений відповідно до такого трудового договору (контракту) об'єкт права інтелектуальної власності у разі потреби може бути зареєстрований та засвідчений відповідним охоронним документом.
- Договір про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності. За цим договором автор об'єкта інтелектуальної власності зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог замовника та в установлений строк. У такому договорі сторони чітко регламентують, кому належатимуть ті чи інші права на ІР‑об'єкт, момент переходу цих прав, а також визначають способи та умови використання ІР‑об'єкта. За допомогою такого договору можуть бути врегульовані договірні відносини з незалежними підрядниками (юридичними чи фізичними особами), які надають послуги зі створення об'єктів права інтелектуальної власності за замовленням. Як і в попередньому пункті, створений відповідно до такого договору об'єкт права інтелектуальної власності у разі потреби може бути зареєстрований та засвідчений відповідним охоронним документом.
- Ліцензійний договір. За ліцензійним договором одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір повинен визначати, зокрема, вид ліцензії, конкретні права, які надаються за договором, способи використання відповідного ІР‑об'єкта. Особливістю цього інструменту розподілу прав на інтелектуальну власність є те, що право отримати дозвіл на використання ІР‑об'єкта фактично може будь-яка особа. Тому навіть у випадку, якщо первинними документами щодо розподілу ІР‑прав інтереси окремих осіб не були враховані, вони можуть бути відображені в ліцензійному договорі, а така особа отримає певний обсяг ІР‑прав.
- Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Нерідко до інструментів розподілу прав на інтелектуальну власність, окрім документів про надання дозволу на використання ІР‑об'єктів, належать також документи, що пов'язані з передачею ІР‑прав. Одним з таких документів є договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. За цим договором одна сторона передає другій стороні частково або в повному складі відповідні права. Зазначений інструмент застосовується зазвичай у тому випадку, коли інвестор має намір придбати корпоративні права компанії з ІР‑активами. Також він буде особливо актуальним у разі створення холдингу та необхідності передачі ІР‑прав власницькій компанії.
Підсумок
Ефективне структурування бізнесу та правильне оформлення документів у майбутньому допоможуть витрачати час на нарощування потенціалу, а не на усунення допущених помилок. Бізнес, який не приділить цьому належної уваги, навряд чи успішно пройде юридичний аудит і зацікавить інвесторів або зможе витримати натиск конкурентів. Щоб не втрачати час та гроші, варто ще на ранньому етапі залучити кваліфікованих спеціалістів (зокрема, юристів, аудиторів, фінансових аналітиків та ін.).
