Створення нового суду з питань інтелектуальної власності в Україні (далі – ІР-суд) вважається позитивним кроком на шляху до покращення якості вирішення спорів, що стосуються прав інтелектуальної власності (далі – ІВ). Для досягнення таких цілей новому IP-суду (який, сподіваюся, все ж таки запрацює найближчим часом) та його суддям потрібно буде змінювати деякі підходи, впроваджуючи судову практику, що відповідає усталеним міжнародним практикам у вирішенні таких спорів. Особливо це стосується таких складних справ як патентні спори.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Німецький закон про Єдиний Патентний суд (UPC) набуває чинності"
Ці справи мають свою специфіку та вимагають від суду не тільки глибокого розуміння патентного права, але й технічних аспектів винаходу (наприклад, у фармацевтичній чи біотехнологічній сферах). Мабуть, одним з найскладніших питань у таких спорах є встановлення відповідності винаходу такій умові патентоздатності як винахідницький рівень. Провідні юрисдикції з ІВ розробили певні підходи до аналізу цього питання, які забезпечують об’єктивність у процесі вирішення таких спорів.
Однак аналіз української судової практики у патентних спорах свідчить про недостатню обізнаність судів з такими підходами, виявляючи значну залежність суду від висновків експертів. Хоча роль експерта може бути ключовою у вирішенні спору щодо ІВ, важливо, щоб вони не брали на себе роль судді, надаючи свою оцінку предмета в певних спорах щодо ІВ. У провідних юрисдикціях з ІВ (таких як США, Велика Британія чи Німеччина) основна роль експерта полягає у допомозі суддям з технічних питань справи. До того ж закон забороняє судовим експертам брати на себе роль судді у вирішенні правових питань. Зокрема, свідчення експерта є допустимим тільки в тому випадку, коли вони стосуються питань щодо фактів, а не права.
Наприклад, у Великій Британії експерти можуть висловлювати свою думку лише з питань щодо фактів та не можуть заміняти суд у вирішенні такого правового питання як трактування формули патенту. Експерт повинен пояснити суду значення технічних термінів, але суддя має «прочитати патент очима тих, хто має практичний інтерес до предмета патенту».[1] Суди є обережними під час визначення обсягу висновку експерта, оскільки включення будь-яких питань права вважається грубою судовою помилкою. В цій статті як приклад того, яким чином західні суди вирішують питання винахідницького рівня та що є ключовим елементом такого аналізу, був узятий підхід Великої Британії.
Підходи до встановлення винахідницького рівня у провідних юрисдикціях ІВ: Велика Британія
Патентне законодавство спрямоване на заохочення суспільства до інновацій, дозволяючи винахідникам отримати ексклюзивні права на свої винаходи у формі патенту. Однак як патентне право визначає, які винаходи підлягають патентному захисту, а які ні? Це робиться шляхом встановлення певних критеріїв, яким повинен відповідати винахід, щоб отримати патент. У Великій Британії критерії патентного захисту вказані у розділі 1(1) Закону про патенти 1977 р., де зазначено, що патент може бути виданий лише в тому випадку, якщо відповідний винахід є новим, має винахідницький рівень, здатний до промислового застосування та не входить до списку виключень з патентування.
Серед вказаних критеріїв патентоздатності, мабуть, одним з найважливіших є винахідницький рівень. У той час як оцінка новизни винаходу враховує кількісну різницю між заявленим винаходом та наявним рівнем техніки, винахідницький рівень аналізує якісні відмінності. Основною функцією критерію винахідницького рівня є забезпечення видачі патентів лише на справжні винаходи, відсіюючи тривіальні модифікації. Будучи одним із найважливіших етапів аналізу патентоздатності, винахідницький рівень є також одним із найскладніших і найпроблемніших, оскільки він базується, як правило, на конкретних фактах кожної справи та включає певною мірою суб’єктивне судження про те, що саме є або не є очевидним.
Розділ 3 Закону про патенти 1977 р. пояснює вимоги щодо винахідницького рівня. В ньому зазначено, що «винахід має винахідницький рівень, якщо він не є очевидним для фахівця в цій галузі, беручи до уваги будь-які матеріали, що є частиною рівня техніки» (відповідне положення також існує в українському законодавстві у ст. 7 Закону України про патенти). Простіше кажучи, якщо винахід не є очевидним для фахівця в галузі винаходу, тоді такий винахід може бути запатентований (він також повинен відповідати іншим критеріям патентоздатності). Водночас, якщо він є очевидним для такого фахівця, тоді в патенті буде відмовлено.
З положення розділу 3 вбачається, що очевидність визначається з позиції фахівця в галузі винаходу. Це означає, що оцінюючи винахідницький рівень, як кажуть британські судді, їм потрібно фактично «одягти на себе мантію фахівця» та проаналізувати винахід очима цього фахівця. Такий підхід спрямований на забезпечення об’єктивного тесту для оцінки очевидності, а також того, чи заслуговує винахід на патентний захист. Вирішуючи, «чиїми очима» слід розглядати питання про винахідницький рівень, закон встановлює межу, яка розділяє очевидність та наявність винахідницького рівня. Це своєрідний стандарт, відповідно до якого визначається винахідницький рівень (що застосовується в усіх розвинених країнах).
Хто такий фахівець у галузі техніки?
Фахівець у галузі техніки – це гіпотетична, вигадана істота, яку зазвичай визначають як експерта у відповідній галузі винаходу, який має середнього рівня знання та здібності, не є винятковим, видатним чи блискучим, він працює в галузі винаходу. Важливо, що такий фахівець не має винахідницьких можливостей. Цей підхід розроблений таким чином, щоб усунути винахідницький потенціал, яким володіє більшість реальних людей. Наприклад, самого винахідника не можна вважати відповідним фахівцем у галузі техніки. Якщо дослідження в галузі зазвичай проводить група експертів (наприклад, у фармацевтичній або біотехнологічній галузі), тоді для аналізу винахідницького рівня це може бути уявна група фахівців. Вважається, що такий фахівець прочитав усі загальнодоступні документи, розуміє всі мови. Як зазначив суддя Джейкоб (Lord Justice Jacob), якби це була справжня людина, то це була б дуже нудна людина, «ботанік» (a «nerd»). Також вважається, що такий фахівець є достатньо консервативним, тобто він не буде суперечити усталеним забобонам, не намагатиметься зайти в непередбачувані сфери або піти на ризик.
Окрім того, вважається, що фахівець у галузі техніки володіє «загальними знаннями» певної галузі техніки, до якої належить винахід. Такі загальні знання є важливим джерелом інформації та формують основу, з якої такий фахівець розглядатиме рівень техніки. По суті, вони є частиною ментального обладнання, необхідного для компетентності в цій галузі технологій.
Правильна ідентифікація фахівця в галузі техніки та його характеристик може мати важливі наслідки. Це пов’язано з тим, що все або нічого буде очевидним для неправильно визначеного фахівця. Навички, що приписуються кваліфікованому фахівцю в галузі, будуть відрізнятися залежно від того, що вважається нормальним у галузі, в якій вони працюють. У деяких випадках фахівець у цій галузі може мати ступінь PhD та великий досвід, а в інших випадках він може не мати офіційної кваліфікації та володіти лише звичайними навичками.
Тому враховуючи ключове значення концепції фахівця у галузі техніки для з’ясування питання винахідницького рівня, важливо правильно визначити такого фахівця. Як же визначають такого фахівця? Зрештою, в патентах такого визначення не буде, а отже, ідентифікація фахівця може викликати певні розбіжності між сторонами. В судовому процесі його ідентифікація, як правило, походить від показань свідків-експертів. Ці кваліфіковані експерти допомагають суду встановити належний рівень кваліфікації та знань фахівця.
Приклад визначення фахівця у галузі техніки
Хорошим прикладом такої незгоди та наслідків встановлення правильного рівня навичок і знань фахівця у галузі техніки на належному рівні є відома англійська справа «Дайсон проти Гувера».[2] До 1980-х років усі пилососи на ринку використовували мішки. У галузі існувало «мислення» щодо мішків, оскільки збирання бруду в пилососі будь-якими іншими способами, як зазначив суд, розглядалося «як єресь чи безумство, або і те, й інше». Значна частина прибутку компаній, що виробляли пилососи, походила від продажу запасних мішків, тому існували дуже сильні причини для стримування змін технологій. Джеймс Дайсон, дуже талановитий винахідник, фактично відкрив нові можливості в галузі пилососів, застосувавши до нього технологію циклонів. Використовуючи цю технологію, він винайшов пилосос без мішка, який використовував два циклони, що відокремлюють бруд від повітря. Перевагою цього пилососа було те, що мішки для пилу не потрібні.
Гувер, великий виробник пилососів, також вирішив почати продаж пилососів без мішків. Дайсон почав судовий процес проти Гувера про порушення його патенту. Гувер також подав зустрічний позов, стверджуючи, що патент є недійсним. Тому для цілей цього провадження суд мав визначити фахівця у галузі техніки. Сторони не погодилися щодо особистості цієї особи або її атрибутів. Основним питанням полягало в тому, наскільки такий фахівець був знайомий з технологією циклонів. Це пояснюється тим, що чим вищий його рівень навичок та знань у цій технології, тим більша ймовірність того, що патент може вважатися недійсним, оскільки використання циклонів у пилососах буде очевидним для такого фахівця.
Дайсон стверджував, що фахівець є інженером, який працює у галузі пилососів та, мабуть, має ступінь магістра і деякі обмежені знання про великі промислові циклони. Здається, що такий фахівець, на думку Дайсона, має достатньо низький рівень кваліфікації. З іншого боку, Гувер намагався встановити набагато вищий рівень кваліфікації та знань, стверджуючи, що фахівець є досвідченим дизайнером та виробником пристосувань для пилососу з детальними знаннями різних видів циклонів.
Врешті-решт суд постановив, що це випускник або інженер з машинобудування або електротехніки (можливо, команда обох) з кількома роками практичного досвіду в галузі пилососів та певними знаннями про промислові циклони, але без практичного досвіду. Наслідком встановлення такого середнього рівня навичок та знань стало те, що патент визнали дійсним (та порушеним) щодо всіх заявлених у справі доказів рівня техніки. Наприклад, один з об’єктів рівня техніки включав подвійні циклони, які використовувалися у підземних гірничих роботах. Однак суд вирішив, що це було занадто віддаленим від знань пересічного фахівця з пилососів.
Цей приклад показує важливість встановлення належного рівня кваліфікації та знань фахівця у галузі техніки, оскільки залежно від таких навичок та знань, винахід можна вважати або винахідницьким, або очевидним, а отже, патент може бути визнаний недійсним.
Концепція фахівця у галузі техніки та винаходи за допомогою штучного інтелекту
З розвитком нових технологій питання правильної ідентифікації фахівця у галузі техніки набуває ще більшого значення. Зокрема, обговорення в цій статті зосереджувалося на винаходах, створених людьми, тому стандарт, розроблений для оцінки таких винаходів – це людина-фахівець у галузі техніки. Однак якщо винахід був створений не людиною, а штучним інтелектом (далі - ШІ)? Який повинен бути стандарт для винаходів цього типу? Чи повинен закон залишатися незмінним, а патентні офіси та суди повинні продовжувати використовувати фахівця у галузі техніки для оцінки винаходів, створених як людиною, так і ШІ? Чи потрібно його якось модифікувати? Якщо так, то як? Можливо, нам потрібен абсолютно новий стандарт – машина-фахівець в галузі техніки? Це питання залишається відкритим (більш детально це питання обговорюється у статті Olga Gurgula, ‘AI-Assisted Inventions in the Field of Drug Discovery: Readjusting the Inventive Step Analysis’ (2020)).[3]
Висновки
Досвід провідних країн світу у сфері ІВ показує важливість застосування об’єктивних підходів до вирішення спорів у цій сфері. Особливо це стосується таких складних справ як патентні спори. В таких спорах експерти відіграють хоча й важливу, але допоміжну роль (допомагають суддями розібратися у складних технічних питаннях), тоді як суд виконує основну роль з аналізу всіх правових питань. Наразі в Україні судові експерти фактично відіграють ключову роль у вирішенні спору, адже суди головним чином покладаються на їхні висновки у процесі вирішення таких питань як новизна та винахідницький рівень. Також суди прирівнюють судових експертів до фахівця у галузі техніки та приділяють увагу наявності у них юридичної освіти в галузі ІВ.
Такі підходи є неправильними та потребують змін, оскільки це фактично призводить до необ’єктивності аналізу таких питань як винахідницький рівень та, як наслідок, до неправильного вирішення спору. Однак сподіваємося, що судді нового ІР-суду слідуватимуть практикам патентних офісів та судів у провідних юрисдикціях світу, приклад яких описаний у цій статті, що призведе до покращення якості судочинства у патентних спорах, а отже, до підвищення рівня захисту прав ІВ в Україні.