У період розквіту Інтернет-ритейлу офіційні імпортери часто зіштовхуються із недобросовісною конкуренцію з боку осіб, які здійснюють ввезення аналогічного товару на територію України без сплати офіційних платежів (так званий «сірий імпорт»). Очевидно, згадані товари мають значний попит, адже є дешевшими.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
На додаток, часто така підприємницька діяльність здійснюється паралельно з використанням інтернет-ресурсами об’єктів права інтелектуальної власності відомих компаній, товари яких вони реалізують. Чи є законним таке використання? Станом на сьогодні судова практика нібито відповіла на згадане питання необхідністю застосування принципу вичерпання правової охорони, фактично дозволивши використовувати в інтернет-торгівлі торгові марки щодо товарів, які були придбані ріселлерами. Чи все так однозначно? Спробуємо безсторонньо розглянути цю проблему. Одразу зауважимо, що мова піде саме про оригінальні товари, а не про їх «дешевших двійників».
Не товаром єдиним
Безліч магазинів, у тому числі в Інтернет-мережі, де реалізовуються товари відомих брендів, часто використовують відомі ТМ як еye catchers. Часто це відбувається неусвідомлено або через відсутність побоювання щодо будь-якої реакції правовласника. Дехто навіть вважає, що їхня діяльність є правомірною, адже вони законно придбали такий товар і мають право його перепродавати, а отже, і використовувати ТМ будь-яким чином в силу вичерпання прав власника.
Принцип вичерпання прав передбачає, що якщо власник ТМ здійснив продаж товару з відповідною ТМ, то він не може забороняти чи обмежувати наступний перепродаж цього товару (ч. 6 ст. 16 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг»).
Проте, ми вважаємо, що використання ТМ як елемента маркетингу без відповідного дозволу правовласника є незаконним, адже до такого використання не може застосовуватися принцип вичерпання прав. Так, кожна ТМ має свій обсяг правової охорони, який залежить від переліку класів, вказаній при реєстрації, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації).
Якщо ТМ зареєстрована не лише для класу «товари» (тобто конкретного виду товару, на який нанесена ТМ), а й для класу 35 Ніццької класифікації (послуги: рекламування, використання в інтернет-магазинах тощо), то вичерпання прав на ТМ не стосуватиметься послуг, пов’язаних із рекламуванням діяльності з продажу певного асортименту товару (як правило, не тільки товару згаданого правоволодільця).
Наприклад, особа продає одяг різноманітних виробників, серед яких оригінальний одяг від уявного бренду – TM Brada. Окрім словесного зазначення «Brada» задля простого позначення виробника товару, використовується всім відоме зображення ТМ «Brada» на головній сторінці інтернет-магазину, а також інші рекламні матеріали, які не стосуються конкретних одиниць одягу, а просто навіюють покупцям думку, що магазин продає брендові товари та якимось чином належить до ТМ Brada. Такий вид використання привертає більшу кількість покупців, особливо якщо маркетинг викликає у покупця ілюзію того, що товар придбаний в офіційного представника компанії-виробника.
Те ж саме стосується використання ТМ як ключових слів при пошуковій оптимізації веб-сайтів, іншими словами – SEO (англ. search engine optimization). Зростання обсягів інтернет-торгівлі зумовлює ще більшу необхідність виокремитися. Один зі способів – використання ключових слів для просування веб-сайтів. При цьому веб-сайт використовує імідж та ділову репутацію правовласника, створюючи хибний зв’язок з офіційними дистриб’юторами або взагалі викликає плутанину стосовно того, хто продає товар в Інтернет-магазині – виробник (офіційний представник) чи особа, яка здійснює перепродаж товару.
Ще більшої шкоди власнику ТМ може завдати використання ТМ при пошуковій оптимізації сайту, на якому, окрім оригінальної продукції правовласника, продаються товари конкурентів. Коли потенційний покупець в пошукових системах мережі Інтернет зазначає, наприклад, «Brada», «одяг Brada» тощо, то завдяки SEO сайти Інтернет-магазинів, які здійснюють перепродаж, зокрема одягу ТМ Brada, знаходяться з-поміж перших в результатах пошуку. Отже, відвідуючи веб-сайти таких Інтернет-магазинів та ознайомлюючись з широким асортиментом товарів інших виробників, покупець може сприйняти такий товар як альтернативу товарам ТМ Brada.
На наше переконання, перелічені види використання ТМ є однозначним порушенням прав на ТМ, оскільки вони охороняються законом окремо. Такі дії порушують не лише права інтелектуальної власності, а й цілком тягнуть на недобросовісну конкуренцію.
А як же принцип вичерпання?
Вищий господарський суд України у Постанові від 20.10.2015 р. у справі №904/2029/15 (свого роду єдиній) зазначив, що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав власника, відповідно до якого право власника забороняти використання ТМ вичерпується після продажу товару в будь-якому випадку, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг.
З огляду на це рішення, судова практика пішла шляхом застосування до спірних правовідносин міжнародного принципу вичерпання. Та чи суперечать наші міркування наведеному рішенню? Ми вважаємо, що жодним чином не суперечать.
Доцільно звернути увагу на формулювання норми ч. 6 ст. 16 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг», на яку посилається Вищий господарський суд України: виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знаку для товару, введеного під цим знаком у цивільний обіг власником свідоцтва чи за його згодою.
У згаданій вище справі торгова марка, яку намагався захистити позивач, не була зареєстрована для охорони маркетингових послуг, включаючи використання в інтернет-магазинах (35 клас тощо), до того ж відповідач підтвердив використання ТМ виключно для ідентифікації виробника відповідного товару при продажу.
Натомість, мова йде про самостійне використання знаку для діяльності з маркетингу та інтернет-реклами ресурсів, що реалізують широкий асортимент товару.
Цікаво, що адміністративні суди чітко розмежовують використання знаку для товарів і послуг на товарі та при організації продажу такого товару. Так, у спорі суб’єкта підприємництва з митницею щодо необхідності враховувати суму роялті при визначенні митної вартості товару, Вищий адміністративний суд розмежував два види використання (а отже, і обов’язок включити до митної вартості роялті) – коли використання ТМ безпосередньо стосується продажу ввезеного товару та коли використання ТМ стосується оформлення місць такого продажу (35 клас Ніццької класифікації) – Справа №2а-13420/12/2670. Це додатково підтверджує висловлену позицію.
Отже, не вдаючись до суперечливих аспектів принципу вичерпання в Україні, в ситуації, коли відбувається використання знаків не для товарів, що були введені в обіг, а для привернення уваги до веб-ресурсу та його просування загалом, принцип вичерпання не підлягає застосовуванню.
Чи працює це в Україні?
Якщо говорити про практику, то спори, які розглядаються судами, як правило, стосуються або використання ТМ на неоригінальній продукції, або пов’язані з порушенням договірних відносин щодо використання ТМ. Причиною такого стану речей може бути необізнаність з підходом, описаним у цій статті, а також обґрунтовані сумніви в тому, що в Україні такі права взагалі можуть бути успішно захищені.
Однак 03.08.2017 р. Львівський апеляційний господарський суд у справі №914/2509/16 прийняв унікальне рішення, яким підтвердив, що використання торгової марки без відповідного дозволу, з метою рекламування діяльності Інтернет-магазину та пропонування навіть оригінального товару, є незаконним.
Суд апеляційної інстанції дійшов такого висновку: «Розміщення ТМ на веб-сайті з метою реклами, є виключною компетенцією правовласника, про що свідчить реєстрація ТМ за класом 35 Ніццької класифікації, відтак для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу. Придбання товару автоматично не створює право розміщувати на веб-сайті рекламу товару, оскільки зазначене є окремим видом використання ТМ, а тому підстави застосування принципу вичерпання права відсутні».
Тобто суд підтвердив позицію позивача і розмежував правову охорону ТМ, яка нанесена на товар, та ТМ, яка використовується окремо від товару з метою рекламування.
Така позиція є логічною, інакше кожна особа може придбавати один товар виробництва відомої торгової марки та, посилаючись на принцип вичерпання прав власника свідоцтва, використовувати ТМ, рекламуючи свою діяльність із продажу широкого асортименту товарів.
Замість висновку
Зазначене судове рішення, що набуло чинності, може започаткувати нову тенденцію в судовій практиці й дати поштовх ефективному захисту прав на ТМ в українському Інтернет-просторі. Водночас така практика дисциплінує Інтернет-торгівлю, найбільші гравці якої мали б упорядкувати використання ТМ відомих брендів, представлених в Україні. Звичайно, межа використання ТМ при пропонуванні є дуже оціночною, а процес доказування в нинішніх процесуальних умовах не найлегший. Отже, поживемо – посудимося.