Хто буде збирати роялті?
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Найгарячішою ІР-темою року стали судові спори з організаціями колективного управління (ОКУ) та спроби перезапустити їх акредитацію новим законом.
Найважливішою стала справа № 910/16803/19 (постанова палати КГС з розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності від 08.06.2021 р.). Палата вирішила обговорити, чи правильно колегії застосовують ст. 12 Закону № 2415. Мова йде про право ОКУ стягувати збитки у вигляді винагороди за публічне виконання фонограм. ОКУ стверджувала, що може на підставі закону стягувати з користувачів, з якими не уклала договір, шкоду — несплачену винагороду за використання фонограм. Касація вирішила не відступати від висновку, що винагорода не може бути збитками ОКУ, тому ОКУ має отримати доручення від правовласника перед тим, як подавати такий позов.
Паралельно існує ряд справ, де правовласники вимагають від ОКУ вилучити права з управління (бо ОКУ не робить це добровільно), а також оспорюють акредитацію ОКУ. На фоні цих спорів парламент щойно прийняв законопроєкт № 5572, тому в наступному році нас чекає новий сезон шоу «Хто буде збирати роялті?»
Твори на замовлення
Ще один тренд — більше спорів по договорам про створення творів на замовлення. Маю надію, що з кількістю зросте і якість, адже досі нескладні ситуації залишають сумніви.
Наприклад, у справі № 569/9366/17 позивач сплатив за розробку мобільного додатку, але підрядник не передав програмний код. Замовник подав позов про стягнення коштів по недійсному договору (не дотримано вимог щодо письмової форми), посилаючись на ст. 1212 ЦКУ про безпідставно набуте майно. Перша інстанція вирішила, що позивач не довів укладення договору про розпорядження авторським правом, тому це договір підряду. Отже, підстава для сплати коштів є, а позивачу слід відмовити. Апеляція уточнила: зміст домовленості сторін не дозволяє визнати його договором про розпорядження правами інтелектуальної власності, тому нікчемність через недотримання письмової форми не можна застосувати.
Втім, незрозуміло: 1) чому відповідач не повинен повертати кошти, адже очевидно, що позивач не отримав замовлений результат; 2) чому касація не конвалідувала правочин на підставі ч. 2 ст. 218 ЦКУ («вилікувала» дефект форми, оскільки сторони вчинили виконання договору). Звісно, з одного боку, замовник мав би порадитись з юристами перед укладенням договору, який передбачав передачу авторських прав (бо залишився без грошей, коду і прав на нього). З іншого боку, порушник отримав гроші і права на код, бо касація залишила в силі рішення апеляції (постанова від 15.09.2021 р.).
Коли забезпечення — не забезпечення
Якщо при визнанні недійсним охоронного документа вже склалась практика забезпечення позову, то у спорах проти осіб, які незаконно використовують торговельну марку, ясності досі немає. Хоча у справі № 911/3658/20 заявлені незвичайні вимоги (усунути перешкоди щодо використання знаків та визнати за позивачем право виключної ліцензії), ми звернули увагу на постанову КГС від 12.08.2021 р. щодо забезпечення позову у вигляді заборони виробляти і продавати товари.
Суд апеляційної інстанції встановив, що забезпечивши позов шляхом заборони здійснювати реалізацію продукції, виготовленої з використанням ТМ, суд фактично зупинив господарську діяльність відповідача, оскільки його головним заробітком є отримання винагороди за надання дозволу на використання ТМ. Суд першої інстанції не врахував, що забороняючи виробництво та реалізацію продукції, фактично поставив під сумнів правомірність правочинів, які не є предметом судового розгляду, та спонукав сторони договору до невиконання його умов. Такі заходи мають ознаки часткового вирішення спору по суті, оскільки фактично зводяться до застосування наслідків недійсності правочинів, хоча такі вимоги не заявлено.
Нововиявлена обставина?
Поява рішення про визнання ТМ добре відомою на дату в минулому стала невід’ємною складовою спорів не лише у фармацевтиці. Втім, саме фарма генерує нові кейси, в одному з яких постало питання: чи може визнання знака добре відомим стати нововиявленою обставиною?
У справі № 910/20564/16 у січні 2020 р. суд визнав недійсним свідоцтво позивача на спірну ТМ. Однак через 8 місяців рішенням апеляційної палати ТМ визнано добре відомою. Позивач подав заяву про перегляд за нововиявленою обставиною. КГС постановою від 15.07.2021 р. залишив у силі рішення попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні заяви.
Касація нагадала, що необхідно розрізняти нововиявлену обставину як факт і новий доказ як підтвердження факту, і навела два цікавих доводи:
1) рішення апеляційної палати є новим доказом, який не існував на час розгляду справи та не є фактичними даними, що спростовують факти, покладені в основу рішення. Це досить неоднозначний висновок: визнання знака добре відомим є фактом, адже наслідок такого рішення — реєстрація ще однієї ТМ. Поява після розгляду справи нового знаку, чинність прав на який почалася до розгляду, мала б стати нововиявленою обставиною;
2) обставина щодо доброї відомості ТМ на 01.01.2014 р. існувала на момент розгляду справи і мала бути відома позивачу, тому обставини не є нововиявленими.
Напевне, суд хотів сказати, що під час розгляду справи у 2016–2019 рр. позивач міг подати докази, що доводять відомість станом на 2014 р. Однак, по-перше, суд не зобов’язаний встановлювати факт відомості, якщо відповідач не заявив зустрічний позов з такою вимогою. По-друге, юридично значимою обставиною вона стала лише після появи рішення, бо до цього добра відомість — це скоріше бажання позивача.
Позовна давність
Умови застосування позовної давності регулярно потрапляють до «гарячих» тем ІР-практики. У 2021 р. з’явився новий тренд, який продемонструвала справа № 910/570/16 (постанова КГС від 19.08.2021 р.). Вирішуючи спори щодо визнання свідоцтва на ТМ недійсним, суд має виходити з того, що початок перебігу позовної давності не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію. Для визначення початку перебігу позовної давності необхідно визначити початок конкуренції у використанні спірного позначення.
Виходячи з того, що 19.10.2015 р. відповідач змінив найменування з «Дочірній банк Сбербанку Росії» на «Сбербанк», суди дійшли висновку, що саме з цього дня розпочалася конкуренція у використанні позначення. Незрозуміло, чому суд вирішив, що порушення почалося лише після зміни найменування, адже слово «Сбербанк» було в назві відповідача і раніше. Принаймні, суд не аргументував, що попередня назва не використовувала ТМ, або не пояснив, чому сторони не конкурували до зміни назви.
Грані конкуренції
Посперечатись з фармою за титул найбільш конкурентної галузі в ІР-спорах можуть солодощі та алкоголь. Про два знакових протистояння 2021 р. у цих сферах розкажемо далі.
Кольорові спори
Чи стане червоний колір для товарів 22 (упаковка) та 30 класу (кондитерські вироби) монополією одного виробника? Про це суд першої інстанції знову подумає у 2022 р.
Складно не погодитись з таким висновком КГС у постанові від 18.11.2021 р.: коли на реєстрацію подається колір, слід з’ясувати, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів. Визначальним критерієм оцінки є тест на виконання кольором основної функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товар одного виробника. Споживачі мають однозначно безпосередньо сприймати такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів, у зв’язку з чим для реєстрації кольору потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів виключно кольору.
Касація зазначила, що за умови реєстрації монокольору чим більша кількість заявлених товарів, тим більшою мірою, ймовірно, буде виключне право, яке воно може надати, і тим вища ймовірність, що це право з’явиться, що вступає в конфлікт з підтримкою системи «невикривленої» конкуренції та з суспільним інтересом у тому, щоб не обмежувати необґрунтовано доступність кольорів для конкурентів.
Поінформовані споживачі
У битві за дизайн вермутів ми дізнались, що їх споживач — пересічний, але непоінформований. У постанові від 10.03.2021 р. у справі № 910/15222/18 попередні судові інстанції помилково зазначили про необхідність опитування саме обізнаних та проінформованих споживачів вермутів через відсутність у матеріалах справи даних щодо можливості відокремлення та групових ідентифікуючих ознак цієї категорії споживачів. Касація вважає, що оскільки обізнані та поінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того виробника (навіть за умови її схожості), у вирішенні питань недобросовісної конкуренції орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.
Особливості об’єкта посягання
Перенесемось від господарських спорів до кримінальних справ. Касаційний кримінальний суд у постанові від 27.09.2021 р. у справі № 570/2835/16 відступив від позиції, сформульованої раніше, оскільки ця позиція не враховує особливості об’єкта посягання. У постанові від 13.11.2018 р. у справі № 449/613/15 сказано, що матеріальні збитки, які визначають наявність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, не можуть визначатися на підставі розрахунку неотриманого прибутку.
Особливістю об’єкта посягання у ст. 176 КК України є те, що благом для володільця виключного права є можливість розпоряджатися ним на свій розсуд, у т.ч. отримувати дохід від використання. Порушення виключного права полягає у руйнуванні його виключності, що знижує можливість отримувати вигоду. Шкода, заподіяна власнику виключного права, може виражатися у втраті або зменшенні тих благ, що надає виключне право. Такі вигоди можуть включати дохід або прибуток, заради якого створюється більшість об’єктів виключного права.
2021 р. видався щедрим на різні ІР-спори, тому наступного разу ми розповімо про інші цікаві позиції.