Як відомо, свідоцтво на торговельну марку надає його власнику: право на використання такої торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, а також виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Однак, як і все в цьому світі, право власника торговельної марки на заборону використання його торговельної марки також має свої обмеження. І одним із таких обмежень є так званий принцип «вичерпання прав», або, як його ще називають «принцип першого продажу».
В законі даний принцип викладений наступним чином: «виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою».
Тобто, якщо власник свідоцтва на ТМ продав комусь товар, маркований його торговельною маркою, то подальший перепродаж такого товару він заборонити вже не зможе (навіть не зважаючи на положення ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до яких використанням торговельної марки визнається в тому числі продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару із нанесенням торговельної марки власника).
При чому, як і охорона торговельних марок має свій територіальний режим (який також називають «територіальний принцип охорони прав»), за яким окрема ТМ охороняється на території певної держави лише якщо вона там зареєстрована (за міжнародною, регіональною або національною процедурою) – так і принцип вичерпання прав має свій територіальний режим.
У цьому випадку мова може йти про національний, регіональний та міжнародний режими вичерпання прав.
Перший передбачає, що власник прав на торговельну марку після введення товару із цією маркою у цивільний обіг на території певної держави – не має права надалі перешкоджати його наступному перепродажу на території лише цієї певної держави.
Законодавство деяких країн передбачає, зокрема, вичерпання виключних прав на торгову марку на території певного кола країн, пов`язаних регіональною угодою. При цьому введенням у цивільний обіг уважатиметься продаж товару на території будь-якої із цих країн. Це так зване регіональне вичерпання прав.
При міжнародному вичерпанні прав власник торгової марки після введення товару в цивільний обіг на території певної країни не має можливості перешкоджати наступному продажу цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються, та в якій діє принцип міжнародного вичерпання прав.
При цьому, вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця кожної окремої держави, та має бути зафіксований у законі.
Чи не вперше ґрунтовне тлумачення застосуванню принципу вичерпання прав на торговельну марку відповідно до законодавства України було дано у Постанові Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2015 року по справі № 904/2029/15. Там суд зазначив, що приписи частини шостої статті 16 Закону №3689 не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.
Пізніше ця позиція була додатково викладена в оглядовому листі Вищого господарського суду України №01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 28 лютого 2017 року.
Додатковим підтвердженням застосування режиму міжнародного вичерпання прав на торговельну марку в Україні слугують висновки Верховного Суду, викладені ним у постанові від 18 червня 2024 року у справі №910/2286/23. У даній справі Правовласник ТМ вимагав припинити продаж його брендових засобів для волосся в Україні, посилаючись на те, що відповідач не є офіційним дистриб’ютором. Однак відповідач довів, що товари були закуплені в іншої іноземної компанії, та є оригінальними. Господарський суд м. Києва спершу став на сторону правовласника, але у лютому 2024 р. Північний апеляційний господарський суд скасував таке рішення. Апеляційний суд встановив, що вся продукція зі спірною торговельною маркою на сайті Відповідача є справжньою, була введена у цивільний обіг самим виробником без жодних обмежень, законно придбана імпортером та запропонована до продажу кінцевим споживачам. За таких обставин спрацював принцип «вичерпання прав»: оскільки товари під спірною торговельною маркою вже були випущені правовласником на закордонний ринок, він не може обмежувати їх подальший перепродаж в Україні. У червні 2024 р. Верховний Суд залишив це рішення без змін, підтримавши застосування міжнародного принципу вичерпання.
Однак, як і з кожного правила, з принципу про «вичерпання прав на торговельну марку» також є винятки. В цьому випадку цей виняток працює так: виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, не обмежується за умови, що власник свідоцтва має вагомі підстави забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.
І тут вже ми плавно підходимо до тематики «напівпідробок», паралельного імпорту, та того, як же від них можна захиститись за допомогою окресленого винятку.
Почнемо з паралельного імпорту. Паралельний імпорт – це ввезення на територію певної країни без згоди правовласника оригінальних товарів, вироблених та легально введених ним в цивільний оборот в іншій країні. Основними рисами такого явища є те: що ввозиться товар, який вироблений саме виробником, з нанесеною самим правовласником чи з його згоди торговельною маркою; виробник та/або правовласник частіше за все не знають що такий товар ввозиться на територію певної держави саме цим імпортером.
Таке явище може мати місце у випадку виготовлення виробником товару одного і того ж виду для ринків різних країн та відповідно різниця у ціні продажу такого товару на ринках таких країн (наприклад у зв’язку із різними вимогами до технічних та якісних характеристик продукції, які існують у таких країнах). І саме ось ця різниця у ціні першого продажу може спонукати деяких осіб отримати додатковий дохід за рахунок імпорту товару до країни, для ринку якої такий товар не призначений.
Однак, на практиці, така «схема» для споживача може вилитися у невиправдані очікування, відсутність доступу до гарантійного обслуговування в офіційних сервісних центрах, або навіть шкоду для життя та здоров’я. В той час як у виробників в таких випадках страждає в першу чергу їхня ділова репутація.
Тепер перейдемо до «напівпідробок» – товарів, вироблених та імпортованих власником торговельної марки, чи з його дозволу іншою особою, в яких після першого продажу окремі деталі чи елементи товару були замінені третьою особою на більш дешеві та менш якісні, внаслідок чого товар вже не відповідає характеристикам, заявленим виробником і може зашкодити життю, здоров’ю кінцевого споживача, так і діловій репутації власника торговельної марки.
Під час боротьби з ними накладення штрафу за ст. 51-2 КУпАП чи ст. 229 ККУ навряд чи зможе повною мірою ефективно захистити права власника ТМ, в той час як заборона використання торговельної марки згідно з ч. 5 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» взагалі буде неможлива.
Тому, на наш погляд, як у деяких випадках боротьби з паралельним імпортом, так і у випадках із боротьби із «напівпідробками» ефективним способом захисту прав буде саме використання винятку із вичерпання прав на торговельні марки та пред’явлення вимоги про заборону використання спірного знаку зважаючи на те, що власник свідоцтва має вагомі підстави забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, та/або зміною або погіршенням стану товару після введення його в цивільний оборот.
За допомогою застосування такого способу захисту правовласник зможе не лише заборонити певній особі використовувати його торговельну марку, однак ще й убезпечити себе від паралельного імпорту та підробок його товарів такою особою на майбутнє.
Висновок
Принцип вичерпання прав на торговельну марку є важливим інструментом регулювання товарного обігу, який обмежує виключні права власника торговельної марки після першого введення товару в цивільний оборот. Згідно з положеннями національного законодавства, а також усталеною судовою практикою, можна констатувати, що в Україні діє міжнародний режим вичерпання прав.
Водночас, не залишаючи поза увагою захист ділової репутації правовласників, законодавець передбачив важливий виняток із цього правила, який дозволяє власнику торговельної марки заборонити її подальше використання у випадках наявності вагомих підстав для цього, та/або зміни або погіршення стану товару після його введення в цивільний оборот. На наш погляд, такий виняток має особливе значення у боротьбі з паралельним імпортом та «напівпідробками».
Зокрема, у ситуаціях, коли традиційні способи захисту прав (адміністративна чи кримінальна відповідальність, класична заборона використання торговельної марки) виявляються недостатньо ефективними, застосування винятку з принципу вичерпання прав може стати дієвим інструментом захисту прав правовласників.