Згідно з доповіддю ВОІВ «World Intellectual Property Indicators 2018» (Світові показники діяльності у сфері інтелектуальної власності) (WIPI), у 2017 р. у світі було подано 9,11 млн заявок на товарні знаки, що охоплюють 12,39 млн класів. Найвища активність подання заявок зафіксована відомством Китаю, кількість зазначених у заявках класів якого склала 5,7 млн. Серед 20 провідних відомств високі річні темпи зростання були досягнуті в Ісламській Республіці Іран (+87,9%) та Китаї (+55,2%). У 2017 р. в усьому світі було близько 43,2 млн чинних реєстрацій на товарні знаки, що на 9,7% більше ніж у 2016 р. Причому тільки в Китаї таких реєстрацій було 14,9 млн, а далі йдуть США — 2,2 млн, Японія — 1,9 млн, Індія — 1,6‑млн реєстрацій.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Як видно з аналізу, Китай є світовим лідером за кількістю поданих у рік заявок на реєстрацію товарних знаків. Водночас, чим більше знаків зареєстровано в країні, тим складніше там зареєструвати новий товарний знак через вірогідність відмови за відносними підставами — наявність тотожних або схожих позначень, зареєстрованих або заявлених щодо однорідних товарів і послуг. Відсоток заявок, які не проходять експертизу по суті, становить близько 38%, що цілком відображає зазначені труднощі.
Останнім часом у популярних ЗМІ та спеціалізованих блогах широко обговорюється явище під назвою «сквотинг товарних знаків». Йдеться про ситуацію, коли компанія або приватна особа реєструє товарний знак, що стосується товару, послуги або торгового найменування іншої компанії. Зазвичай ситуація характеризується тим, що компанія, вклавши сили та кошти у забезпечення широкого визнання свого бренду і завоювавши для свого товару (послуги або торгового найменування) міцну репутацію, не реєструє товарний знак, який їх охороняє. Сквотери намагаються реєструвати такі товарні знаки. В більшості випадків їхні наміри полягають не в тому, щоб використовувати їх у торгівлі, а в тому, щоб отримувати рентні платежі від власників брендів чи інших компаній, які користуються такими брендами (наприклад, імпортерів іноземних товарів).
Типовий сценарій розвивається таким чином: сквотер реєструє на себе товарний знак, що стосується іноземного бренду, та чекає виходу іноземного власника бренду на місцевий ринок. Після появи власника бренду на місцевому ринку сквотер може загрожувати йому судовим переслідуванням за порушення прав на товарний знак. Власник бренду може домогтися рішення відомства інтелектуальної власності або суду в цивільних справах про визнання такого знака недійсним. Однак це витратний процес, який може бути достатньо тривалим і пов'язаним зі значною правовою та комерційною невизначеністю. В результаті власник бренду часто готовий заплатити сквотеру за відмову від товарного знака, його поступку або ліцензування.
Китайське відомство з товарних знаків (China Trademark Office — CTMO) 12.02.2019 р. опублікувало проєкт постанови під назвою «Several Provisions on Regulating the Application for Registration of Trademarks» — «Кілька положень про регулювання заявки на реєстрацію товарних знаків» для громадського обговорення. Цей проєкт є першою спробою створення системи перевірки для виявлення і відхилення шахрайських заявок на товарні знаки зловмисниками, а також для покарання за подібні дії зловмисників та їхніх агентів з товарних знаків.
З огляду на труднощі, з якими Китайське відомство з товарних знаків зіштовхується, працюючи з величезною кількістю щорічних заявок, успіх цієї ініціативи багато в чому залежатиме від використання цифрових технологій.
Бум недобросовісних заявок
Як вже зазначалося, Китай є першою у світі системою товарних знаків. Останніми роками, з‑поміж інших чинників, це призвело до зростання кількості професійних сквотерів, тобто компаній, агентів з товарних знаків та приватних осіб, які недобросовісно реєструють незареєстровані в країні товарні знаки інших осіб з єдиною метою — утримати їх як викуп. До цього часу не існувало положень, які перешкоджали б сквотерам подавати такі шкідливі заявки на товарні знаки. CTMO вимагало від заявника тільки мінімальну особисту інформацію, але не доводити свої наміри використовувати зареєстрований знак у законному бізнесі. До цього часу значна частина норм законодавства була зосереджена на тому, щоб зробити засоби для відновлення більш доступними та ефективними або зменшити ризики тролінгу сквотерами. Чинний закон не описує процедури та вимоги щодо запобігання, насамперед, шахрайських дій.
На перший погляд, може здаватися парадоксальним, що приватні особи або компанії можуть мати право реєструвати товарні знаки, що стосуються брендів або торговельних найменувань компаній, які створили такі бренди та в багатьох випадках вклали значні ресурси в їх формування і закріплену за ними репутацію. Однак законодавство про товарні знаки покликане підтримувати належний баланс, забезпечуючи охорону виключних прав власників товарних знаків без невиправданого обмеження прав інших осіб на використання нових товарних знаків. На практиці межа між недобросовісними спробами дармової експлуатації наявних товарних знаків і сумлінним створенням нових товарних знаків часто буває розмитою. Окрім того, між системами реєстрації товарних знаків різних країн існують суттєві відмінності, що визначають різний ступінь, в який вони дозволяють сквотерам реєструвати чужі товарні знаки.
Відсутність експертизи заявок з відносних підстав у поєднанні з «правилом першої реєстрації» (практика Китаю) може створювати сприятливі умови для сквотингу, оскільки дотримання основних формальних критеріїв і відсутність вже зареєстрованого товарного знака у заявленому класі вважаються достатніми підставами для реєстрації знака. Нещодавно китайський виробник одягу з м. Веньчжоу зареєстрував товарний знак Chivas Regal у товарному класі, що стосується одягу (клас 25). Власник бренду, виробник віскі Chivas Regal, зареєстрував знак Chivas Regal у різних класах, зокрема, за класом «спиртні напої» (клас 33), але не реєстрував його за класом 25. Це класичний приклад недобросовісної конкуренції — паразитування на чужій репутації.
Подібним чином сквотери отримують додаткові можливості для спекулятивної реєстрації товарних знаків у країнах, законодавство яких не містить вимоги щодо фактичного використання знаків. Сквотери переважно реєструють знаки за класами товарів, а не за класами послуг. Вони працюють з широким спектром різних товарів і найбільш активні в галузях виробництва одягу та виробів розкоші, але не діють, наприклад, у сфері юридичних послуг. У зв'язку з діями сквотерів порушується значна кількість процедур заперечень і судових позовів щодо анулювання товарних знаків. Той факт, що власники брендів частіше роблять кроки, спрямовані на скасування реєстрації товарних знаків сквотерами, свідчить про цінність для них захоплюваних товарних знаків.
Заявки на реєстрацію знаків, які подають сквотери, Відомство реєстрації товарних знаків також достатньо часто відхиляє. Однак в середньому 50% поданих сквотерами заявок на реєстрацію товарних знаків задовольняється. Ці дані переконливо свідчать про наявність систематичної практики сквотингу. Згідно зі статистикою, наданою Центром арбітражу і посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у 2017 р. було зареєстровано рекордну кількість випадків кіберсквотингу — 3074 справ.
Водночас процедура анулювання товарного знака після його реєстрації триває приблизно 2‑3 роки, а відповідні витрати, за оцінками юристів, становлять близько 20‑30 тис. доларів США. Причому основний обсяг витрат припадає на оплату юридичних консультацій та представництва інтересів клієнтів юристами. Вступ у переговори зі сквотерами забезпечує більш оперативне врегулювання спорів, а середня запитувана ними ціна, за наявними даними, становить 2‑10 тис. доларів США, тобто є набагато нижчою. Все це показує, як на практиці працює комерційна схема сквотингу.
За відсутності спеціального законодавства CTMO і китайські суди з інтелектуальної власності почали виявляти певні шаблони подачі та реєстрації (подача необґрунтовано великої кількості товарних знаків, невикористання зареєстрованих товарних знаків, спроби їх перепродажу без використання тощо) та їх визнання як презумпції недобросовісності з боку заявника у процедурах заперечення і визнання недійсними. Однак Відомство не вжило жодних змін в результаті розгляду заявок з метою перевірки та фільтрації справжніх і зловмисних.
У проєкті від 12.02.2019 р. реалізується спроба запровадження норм, які дозволять експертам з товарних знаків здійснити перевірку нових заявок, щоб визначити, чи належать вони до незаконної схеми подачі заявок. Це надасть можливість експертам відхилити ці заявки та уникнути додаткових витрат для законних правовласників і різних офісів CTMO, які можуть бути засмічені фіктивними справами, що забирають час і ресурси у серйозних справ.
Профілактичні заходи проти сквотерів
Згідно з чинним законодавством, не існує документів, які заявник повинен подати, щоб підтвердити свій статус або намір використовувати знак у Китаї. Одна особа, яка не має підприємства, може подати заявки на сотні знаків без необхідності надавати копію ліцензії на ведення бізнесу або доказ підприємницької діяльності, пов'язаної з наміром їх використовувати.
Як тільки проєкт буде схвалений, експерти зможуть досліджувати та перевіряти зразки заявок і просити заявників доповнювати докази їхніх намірів щодо використання. Зокрема, ст. 2, 3 проєкту передбачають, що заявник, який подає заявку на реєстрацію товарного знака, має довести, що він веде реальний бізнес і має ділову потребу для такої реєстрації. Приймаючи таке рішення, заявник і його заявники мають дотримуватися принципу добросовісності та не повинні брати участь у подачі «недобросовісних заявок».
Окрім подачі заявок на знаки інших осіб, які відомі або мають певну репутацію в Китаї, заявка також вважається недобросовісною у таких випадках: якщо це одна з багатьох інших заявок, поданих однією і тією ж фізичною або юридичною особою протягом короткого періоду часу, причому всі разом перевищують ділові потреби заявника; якщо заявник не продемонстрував наміри використовувати товарні знаки або якщо немає реальної потреби отримувати право на виключне використання товарного знака щодо таких товарів і послуг.
Для забезпечення конкретної реалізації зазначених положень у проєкті також передбачається, що заявник повинен представити відповідні докази та пояснити причини своєї заяви. У разі відсутності поважної причини або недостатності доказів заявка буде відхилена. Якщо заявка все ще проходить попередню перевірку, відсутність «пояснення» буде свідченням недобросовісності та підставою для визнання незаконно зареєстрованого знака недійсним.
Виявлення недобросовісних агентів
З 01.03.2019 р. в Китаї набрали чинності нові правила щодо патентних агентств. Колишні правила від 1991 р. були переглянуті на постійних зборах Держради КНР. За ці роки вони відіграли позитивну роль в упорядкуванні відповідної сфери діяльності, підвищенні рівня та якості інновацій, забезпеченні функціонування патентної системи, проте настав час їх оновити. Наразі в Китаї 42,6 тис. осіб мають статус патентних повірених та функціонують 2126 патентних агентств. Безперервно збільшується кількість фірм, які можуть надавати міжнародні послуги, висилати попереднє попередження про нові патенти, їх аналізувати, оформляти відповідні ліцензії, складати позови про порушення патентних прав, проводити відповідне врегулювання тощо.
Водночас у Китаї дуже часто зустрічаються агенти з товарних знаків, які виступають у ролі сквотерів у власних інтересах або від імені інших. У Китаї немає особливих вимог до реєстрації агента з товарних знаків. Отже, існує безліч дрібних агентів, якість роботи та етика яких не піддаються регулюванню. Для забезпечення ефективного виконання вищевказаних положень у проєкті передбачається, що агенти з товарних знаків, які беруть участь у будь-якому незвичному акті подачі заявки на реєстрацію товарного знака, повинні бути занесені в чорний список, а в серйозних випадках їхня ліцензія може бути припинена (таку норму не завадило б застосувати в національному законодавстві — прим. автора).
Інше положення передбачає, що якщо агент з товарних знаків обізнаний про подачу недобросовісних заявок, він повинен діяти сумлінно та відмовлятися від судового переслідування за такими заявками. Якщо агент не проявляє такої стриманості, йому потрібно буде відновити виконану роботу, до нього можуть бути вжиті дисциплінарні заходи. Окрім того, заявники, які порушують вищевказані положення, можуть втратити такі привілеї як право на отримання державних стимулів чи винагород, або такі винагороди чи стимули можуть бути скасовані, якщо вони вже надані. У серйозних випадках заявник також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Будь-яка організація або приватна особа може повідомляти у Відомство інтелектуальної власності про будь-які недобросовісні заявки на реєстрацію товарних знаків. Якщо Відомство інтелектуальної власності отримує звіт або знаходить недобросовісну заявку про реєстрацію товарного знака, воно негайно розглядає справу відповідно до закону.
Довгострокові ефекти
Як тільки цей проєкт набуде чинності, CTMO почне шукати недобросовісні заявки. Таким чином, проєкт дозволить експертам використовувати всі необхідні пошукові та статистичні інструменти для виявлення аномальних заявок і розпочати процес перевірки, якщо вони отримують повідомлення про недобросовісні заявки від третіх осіб. Сподіваємося, що завдяки автоматичній перевірці всіх заявок у найближчі кілька років кількість зловживань значно знизиться.
З огляду на труднощі, з якими вже зіштовхується CTMO у процесі роботи з величезною кількістю щорічних заявок, успіх цієї законодавчої ініціативи значною мірою залежатиме від застосовуваних цифрових технологій. Впровадження інструментів цифрового пошуку та використання штучного інтелекту можуть стати ключовими чинниками у забезпеченні ефективності таких положень і значному скороченні кількості непотрібних заявок, вже поданих у Китаї.
Зважаючи на те, що компанії та приватні особи також можуть повідомляти про недобросовісні заявки, викликаючи таким чином втручання експерта, незабаром ми зможемо побачити появу приватних програмних продуктів, які можуть допомогти агентам і власникам торгових марок створювати такі звіти поряд з традиційними функціями моніторингу.
Засоби протидії в США
Китайські сквотери вже давно вийшли за межі піднебесної. Сьогодні вони активно моніторять іноземні ринки, аналізують успішні продукти в інших країнах. Варто зазначити, що Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO) також розробило правила, відповідно до яких іноземні заявники та власники товарних знаків повинні бути представлені ліцензованим адвокатом США під час подачі документів на товарний знак в USPTO. Це правило набуде чинності після громадського обговорення, яке завершується в лютому, що призведе до прийняття остаточного рішення, яке набуде чинності в липні 2019 р. У правилах USPTO, які розглядаються, зазначено, щоб бути кваліфікованим для подачі документів на товарні знаки для іноземних заявників, адвокат повинен мати хорошу репутацію в колегії вищих судових інстанцій штату США, включаючи округ Колумбія або будь-яку іншу співдружність чи територію США.
USPTO вважає, що ця вимога використання ліцензованого повіреного США гарантує, що агентство «може ефективно використовувати наявні механізми для забезпечення дотримання іноземними заявниками нормативних вимог у питаннях товарних знаків, гарантуючи більшу впевненість іноземних заявників і громадськості в тому, що реєстрація, яка надається іноземним заявникам, не підлягає визнанню недійсною через такі причини як неналежні підписи та використання вимог, а також сприятиме зусиллям USPTO щодо підвищення точності.
Реєстрації в США товарних знаків, які подають китайські громадяни
Динаміка подання заявок на реєстрацію товарних знаків постійно зростає. Якщо у 2016 р. вони подали 31 709 заявок, то у 2017 р. — вже 51 423 заявок. Наразі китайські громадяни подають заявки на товарні знаки США за плату в розмірі 325 доларів США та отримують близько 790 доларів США від свого уряду за успішну реєстрацію. Такі китайські субсидії надихнули підприємливих громадян на отримання реєстрацій в США за субсидії, без будь-якої щирої зацікавленості у правах на товарні знаки. Можна логічно припустити, що правила USPTO щодо іноземних претендентів на товарні знаки, які запроваджуються в США, спрямовані на скорочення заявок від подібних китайських заявників.
Концепція недобросовісності заявника
Більшість європейських країн (у тому числі нові держави-члени) внесли до національного законодавства положення щодо недобросовісної реєстрації товарних знаків. Однак, незважаючи на певну уніфікованість підходів у країнах спільного ринку до визначення правових наслідків недобросовісності заявника, основне питання щодо визначення сутності поняття недобросовісної реєстрації товарного знака все ще не знайшло однозначного розуміння в законодавчій та судовій практиці. На відміну від нормативної невизначеності поняття недобросовісної реєстрації товарних знаків, його узагальнені тлумачення адміністративними та судовими органами різних країн мають спільну основу: нечесність та будь-яка інша поведінка, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової поведінки, є недопустимимою, а отже, має бути заборонена.
Розуміння концепції недобросовісності у правовій теорії
Під недобросовісністю щодо заявки на реєстрацію товарного знака розуміють будь-який прояв нечесності з боку заявника та/або будь-яку іншу поведінку заявника, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової поведінки. Незважаючи на певну неоднозначність наукового тлумачення принципу добросовісності, будучи інкорпорованим у цивільні кодекси різних країн (включаючи Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, канадську провінцію Квебек), сьогодні він має повагу як «королева правових норм».
В сучасному праві застосування принципу добросовісності не обмежується лише рівнем національного законодавства. Він визнаний також як фундаментальний принцип побудови міжнародних відносин та включений до Статуту Організації Об'єднаних Націй, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Віденської конвенції про право міжнародних договорів, принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, принципів європейського договірного права.
Варто зауважити, що недобросовісність заявника може проявлятися в експропріації не лише чужого товарного знака, але й інших розрізняльних позначень (зокрема, фірмових найменувань, доменних імен). Тому законні володільці фірмових найменувань наділені таким самим комплексом прав для запобігання та протидії недобросовісній поведінці інших осіб, як і володільці товарних знаків.
Правові наслідки недобросовісності заявника
Оскільки недобросовісність, виходячи з основних засад цивільного права, завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова в реєстрації відповідного товарного знака або визнання свідоцтва на нього недійсним. Варто зазначити, що питання про недобросовісність заявника може виникати на різних етапах — від реєстраційної процедури у Відомстві до стадії використання недобросовісно зареєстрованого позначення. При цьому національний законодавець не обмежений у можливості самостійно визначити, з якого моменту зацікавлена особа має право розпочинати процес проти недобросовісної реєстрації належного їй позначення. В багатьох країнах недобросовісність заявника є підставою як для опротестування поданої заявки, так і для скасування проведеної реєстрації. Проте в деяких юрисдикціях право законного володільця знака протидіяти недобросовісній реєстрації власного позначення обмежується можливістю звернення до компетентних органів з вимогою про визнання свідоцтва на такий знак недійсним.
В Україні правовою нормою, що має деяке наближення до згаданої вище концепції недобросовісності заявника, можна назвати пп. «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в якому зазначено: «Свідоцтво може бути визнане в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб».
В закордонній практиці недобросовісність заявника є одним з вирішальних чинників у процесі розгляду питання про скасування чи залишення чинною реєстрації товарного знака. При цьому наявні підходи до визначення недобросовісної реєстрації товарного знака фактично базуються на загально-правовому розумінні категорії недобросовісності. Для встановлення дійсного, а не прихованого наміру особи під час подачі нею заявки про реєстрацію товарного знака до уваги беруть обидва — суб'єктивне та об'єктивне значення недобросовісності.
З суб'єктивної позиції, недобросовісність заявника полягає в тому, що на момент подачі заявки він усвідомлював або повинен був усвідомлювати, що заявлене позначення законно використовує інша особа, а також що привласнення такого позначення може порушити чиїсь права. Отже, суб'єктивна недобросовісність більшою мірою співвідноситься з такими категоріями моралі як нечесність та непорядність. Об'єктивне розуміння недобросовісності заявника стосується розумно необхідних очікувань інших учасників комерційного обігу. Заявник повинен докласти зусиль для ознайомлення зі стандартами добросовісного ведення комерційних справ та утримуватися від дій, які могли б порушити загальноприйняті правила поведінки в ділових відносинах.
Законодавство багатьох країн (Великобританії, Німеччини, Франції, Греції, Румунії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Угорщини, Чехії) вже давно використовує відповідні правові норми як абсолютні підстави для відмови або визнання недійсною реєстрації товарного знака.
Беручи до уваги ст. 10‑bis Паризької конвенції з охорони промислової власності, яка містить лише узагальнене визначення недобросовісної конкуренції, вважаємо, що включення до національного законодавства навіть загального визначення недобросовісності заявника під час подачі заявки про реєстрацію товарного знака матиме важливе значення. Особливо це стосується країн, в яких відповідна правозастосовча практика ще не сформована. Подібне нормативне регулювання буде набагато ефективнішим за умови, якщо законодавець надасть не лише загальну дефініцію недобросовісності заявника, але й передбачить невичерпний перелік конкретних ситуацій, коли заявку про реєстрацію товарного знака варто вважати поданою недобросовісно.