10 лютого 2022, 16:41

IP в Україні та за кордоном: огляд практики за січень 2022 року

Дар’я Ганзієнко
Дар’я Ганзієнко «Integrites, ЮФ» старший юрист, адвокат, керівник практики ІР

 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


 

Підбірка судової IP-практики за січень 2022 року 

Підбірка іноземної судової практики та цікавих позовних заяв у сфері IP 

Знаки для товарів та послуг (ТМ) 

Завершені судові справи 

ПрАТ "Оболонь" проти ТОВ Торгово-виробничої компанії "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" 

ВСУ Постановою від 13.01.2022 р. у справі №910/9185/20 підтримав рішення судів нижчих інстанцій про задоволення позовних вимог ПрАТ "Оболонь" до ТОВ Торгово-виробничої компанії "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!", Мінекономіки, Укрпатенту про визнання незаконним та скасування висновку Укрпатенту про відповідність позначення "HARD CITRUS" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, що набув статусу рішення про реєстрацію знака після його затвердження у зв'язку з тим, що таке позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками для товарів і послуг ПрАТ "Оболонь" "HARDMIX CITRUS".

В касаційній скарзі "Броварня" вимагала передати справу на розгляд Великої Палати ВСУ з підстав порушення правил предметної та суб'єктної юрисдикції, оскільки юрисдикція господарських судів не поширюється на відносини у цій справі, а справа підлягає розгляду в порядку адмінсудочинства. ВСУ відхилив заяву та зазначив, що спір стосується захисту прав інтелектуальної власності позивача (тобто цивільного права) і підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Окрім того, "Броварня" посилалась на неврахування попередніми інстанціями правових висновків ВСУ в аналогічних справах. ВСУ відповів, що не можна посилатися на неврахування висновку Верховного Суду як на підставу для касаційного оскарження, якщо відмінність у судових рішеннях зумовлена не неправильним (різним) застосуванням норми, а неоднаковими фактичними обставинами справ, які мають юридичне значення.

Правові питання, порушені у постанові:

- розмежування адміністративної та господарської юрисдикції;

- підстави передачі справи на розгляд Великої палати ВСУ;

- неврахування висновків ВСУ під час розгляду справи;

- недопустимість доказів.

Zeitneu проти Tecnica Group

Європейський суд розглянув справу за позовом німецької компанії Zeitneu до Tecnica Group щодо надання правової охорони зовнішньому вигляду ТМ Moon Boot.

Суд визнав, що торговельна марка стала занадто загальною, а зимове взуття такої форми виготовляють багато відомих брендів. Moon Boot наполягали на тому, що копіювання їхнього дизайну багатьма брендами підтверджує оригінальність моделі. Однак позиція суду була протилежною: для реєстрації тримірної ТМ необхідно, щоб споживач міг ідентифікувати виробника товару лише поглянувши на форму, тоді як форма Moon Boot стала занадто загальною та не відповідає цьому тесту.

Окрім того, суду зазначив, що дизайн взуття є функціональним, а не декоративним та не асоціюється з певним брендом. Тож суд скасував реєстрацію ТМ Moon Boot.

Посилання на текст рішення

 

 

ПрАТ "Болградський виноробний завод" проти ПрАТ "Харчовик"

У 2016 р. Мінекономіки ухвалило рішення про визнання ТМ "BOLGRAD" добре відомою за результатами розгляду заяви володільців реєстрації – трьох фізосіб та заявника ПрАТ "Харчовик" для товарів 33 класу МКТП.

Не погоджуючись з рішенням, ПрАТ "Болградський виноробний завод" (є власником ТМ "МУСКАТ БОЛГРАДА", "BOLGRAD PLANT" та ін.) звернувся до суду з позовом про скасування рішення щодо визнання ТМ "Болград" добре відомою, мотивуючи тим, що рішення не містить посилань на дати поданих відповідачами заяв, що ставить під сумнів їх наявність, а наказ не підтверджує відрізняльну функцію, функцію гарантії якості, рекламну, що є обов'язковим для визнання знака добре відомим.

ВСУ у своїй постанові від 24.01.2022 р. №522/12935/17 підтримав рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позовних вимог, оскільки:

- ПрАТ "Болградський виноробний завод" не надав доказів належності йому знака "BOLGRAD", а свідоцтво №53500, на яке він посилався, припинило свою дію у 2013 р.;

- зареєстровані на його ім'я знаки та заявлені на реєстрацію були зареєстровані пізніше, ніж знаки для товарів і послуг, власниками яких є відповідачі;

- рішення про визнання знака добре відомим є обґрунтованим, воно прийняте з дотриманням вимог закону.

Правові питання, порушені у постанові:

- чинники для визнання знака добре відомим.

 

Подані позовні заяви 

Bacardi проти Cubaexport

Компанія Bacardi подала в суд на патентне відомство США – United States Patent and Trademark Office (USPTO) у зв'язку з поновленням правової охорони на торговельну марку Havana Club, яка була зареєстрована на кубинську експортну компанію Cubaexport.

Компанія Bacardi зазначає, що продає на території США ром під брендом Havana Club з 1995 р. після придбання торговельних марок кубинської компанії Jose Arechabala SA (JASA). Водночас Cubaexport та дистриб'ютор алкогольних напоїв Pernod Ricard продають ром під брендом Havana Club за межами США. ТМ Havana Club була зареєстрована в США у 1976 р. компанією Cubaexport. У 2006 р. компанія намагалася поновити правову охорону ТМ, проте не змогла. Однак у 2016 р., після отримання ліцензії Cubaexport, USPTO поновило ТМ Havana Club.

Позивач наполягає на тому, що поновлення правової охорони через 10 років після її анулювання порушує законодавство про торговельні марки. Окрім того, позивач занепокоєний, що USPTO, вірогідно, відхилить заявку Bacardi на реєстрацію ТМ Havana Club через вже наявну реєстрацію торговельної марки у Cubaexport.

Посилання на позовну заяву

 

 

 

ТОВ "Ергопак" проти Антимонопольного комітету України

ТОВ "Ергопак" на підставі ліцензійного договору набув виключні права на використання на території України об'ємної ТМ на побутову губку – такий собі паралелепіпед з прямими нижніми та вертикальними ребрами, який складається з двох частин: нижньої – вузької та темної, верхньої – широкої, світлої та хвилястої. У зв'язку з виробництвом на території України Третіми особами побутових губок із хвилястою поверхнею, у формі зареєстрованої ТМ, "Ергопак" направив таким Третім особам вимоги про припинення порушень. Треті особи звернулися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою про вчинення "Ергопак" дій, які є актами недобросовісної конкуренції, що полягають у безпідставних вимогах до конкурентів, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, та наклав на "Ергопак" штраф у розмірі 68 тис. грн. "Ергопак" оскаржив рішення АМКУ до суду.

Суди неодноразово розглядали цю справу. В результаті повторного розгляду суди першої та апеляційної інстанцій скасували рішення АМКУ, встановивши відсутність у справі доказів наявності правопорушення, незазначення в Рішенні конкретних правил, торгових або інших чесних звичаїв, що були порушені Позивачем, невстановлення змісту таких правил (звичаїв) та незазначення в ньому доказів існування відповідних правил як звичаю.

ВСУ в постанові від 18.01.2022 р. №910/19087/16 залишив без задоволення скаргу АМКУ, відхиливши його посилання на ст. 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., відповідно до якої підлягають забороні неправильні твердження про існування комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента, та ст. 8 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" – "Дискредитація суб'єкта господарювання". Згідно з вказаною статтею, дискредитацією є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання. По-перше, у своєму рішенні АМКУ не кваліфікував дії Ергопак як дискредитацію. По-друге, Ергопак не міг дискредитувати діяльність третіх осіб, оскільки відповідні звернення позивача були спрямовані цим самим Третім особам і не доводилися до будь-чийого відома в інший спосіб.

Правові питання, порушені у постанові:

- розпізнавальна функція торговельної марки;

- дискредитація суб'єкта господарювання.

 

Nike проти групи продавців контрафактного взуття

Nike подав позов до групи продавців контрафактного взуття, імена яких не розголошуються на вимогу позивача, допоки суд не ухвалить тимчасову заборону на продаж контрафактної продукції, щоб відповідачі не мали можливості знищити докази своєї причетності до незаконної діяльності. У своїй позовній заяві Nike вказує кількох продавців, які пропонували до продажу товари, марковані торговельними марками Nike, Nike Air, Air Max, Air Force 1, а також графічні позначення Swoosh та Jumpman.

У позовній заяві Nike зазначає, що продавці контрафактної продукції у спеціальних чатах обмінюються досвідом, наприклад, як вести одночасно кілька акаунтів з продажу контрафакту та як уникнути відповідальності. При цьому в позові Nike вказує назви кількох великих інтернет-майданчиків (AliExpress, Alibaba, Wish, DHgat, Amazon, eBay), звинувачуючи їх в тому, що вони не достатньою мірою борються з контрафактом, не можуть чи навіть не хочуть зупинити розповсюдження підробок, не перевіряють належним чином нових продавців, які вказують недостовірну інформацію під час реєстрації.

У прохальній частині позову Nike просить суд заборонити відповідачам продавати контрафактну продукцію та стягнути з них компенсацію в розмірі усього прибутку, отриманого відповідачами від продажу підробок, або по 2 млн доларів США за кожен випадок незаконного використання торговельних марок.

Посилання на новину

AstraZeneca, Acerta Pharma та Merck Sharp & Dohme проти Natco Pharma 

Компанії AstraZeneca, Acerta Pharma та Merck Sharp & Dohme подали в США (штат Делавер) позовну заяву з позовом до індійського виробника ліків Natco Pharma у зв'язку з поданням відповідачем заявки на отримання дозволу на виробництво та продаж генерика оригінального лікарського засобу Калквенс, який використовують для лікування лімфом та лейкозу. Позивачі звинувачують Natco у порушенні кількох патентів на препарат Калквенс.

Цей препарат був розроблений компанією Acerta, а в 2016 р. AstraZeneca придбала контрольний пакет акцій компанії. За даними позивачів, у третьому кварталі 2021 р. продаж препарату Калквенс приніс AstraZeneca 354 млн доларів США.

Тож позивачі просять суд визнати незаконним використання патентів на лікарський засіб компанією Natco та заборонити останній виробництво і продаж генеричного засобу до звершення строку дії патентів.

Посилання на позовну заяву

Компанії групи "Баядера" проти Мінекономіки, Укрпатенту

Компанії групи "Баядера" оскаржили в судовому порядку відмову Укрпатенту (рішення Мінекономіки) в реєстрації ТМ у зв'язку з тим, що заявлене зображувальне позначення є імітацією Малого Державного Герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах заявки. Рішення Мінекономіки було обґрунтоване тим, що не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми).

Позивачі наполягали, що зображення не є імітацією Малого Гербу. Тож у справі була призначена судова експертиза, в межах якої було встановлено, що позначення за заявкою не є імітацією герба, а є стилізованим зображенням хижого птаха під час полювання, яке має візерунковий характер.

ВСУ в Постанові від 18.01.2022 р. №910/919/20 залишив чинними рішення судів попередніх інстанцій, якими було визнано недійсним рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака. Суди встановили, що зображуване позначення за заявкою не є імітацією Малого Державного Герба України, що підтверджується наявним у матеріалах справи висновком експертів, а на час ухвалення Міністерством оспорюваного рішення в Україні відсутній орган, який був би компетентним надавати згоду на включення до знака для товарів і послуг позначень, які зображують або імітують державні герби, у зв'язку з чим не створення на державному рівні органу, передбаченого законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивачів.

Правові питання, порушені у постанові:

- обсяг правової охорони, що надається знаку;

- тягар доказування;

- дискреційні повноваження Укрпатенту;

- правомірності стягнення з Міністерства судових витрат;

- принцип res judicata.

Lacoste проти Marks & Spencer 

Французька компанія Lacoste звернулася з позовною заявою до британського ритейлера одягу Marks & Spencer та звинувачує останнього у порушенні виключних майнових прав на зображення крокодилів на товарах відповідача, які є схожими на зареєстровану ТМ Lacoste у вигляді крокодила.

В позові Lacoste вимагає судову заборону на продаж товарів із зображенням крокодилів та вимагає, щоб відповідач власним коштом знищив всі товари із зображенням крокодилів. Позивач наполягає на тому, що компанія Lacoste була заснована у 1933 р. тенісистом Рене Лакостом на прізвисько "Крокодил", а отже, у відповідача не було підстав використовувати принт із крокодилами, який може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товару.

Marks & Spencer заперечує позицію Lacoste, зазначаючи, що створені відповідачем продукти є унікальними, а принти з тваринами є популярними серед покупців. До того ж частина товарів, щодо яких подано позов, була випущена як колекція, присвячена письменнику Роальду Далю, та вже розпродана.

Посилання на новину

 

Патенти 

TamarindArt проти спадкоємців художника Макбула Фіда Хусейна

Галерея TamarindArt подала позовну заяву до окружного суду Нью-Йорка проти спадкоємців художника Макбула Фіда Хусейна, якого ще називають "індійським Пікассо" (автор 60-футової картини "Блискавка", яка слугувала фоном для історичної промови прем'єр-міністра Індії Індіри Ганді) з проханням про декларативне рішення, яке встановлювало б відсутність порушень прав інтелектуальної власності спадкоємців художника.

Передісторія подання такого позову зумовлена тим, що у 2002 р. Галерея TamarindArt придбала картину, а її автор передав галереї ексклюзивну, безвідкличну ліцензію на демонстрацію, продаж, відтворення та перепродаж картини. За умовами ліцензії покупцям надавалося право субліцензувати твір мистецтва та відтворювати його на будь-яких матеріальних та електронних носіях.

На початку 2022 р. дочірня компанія позивача LNMH LLC запустила проєкт зі створення NFT на підставі картини, за що отримала від спадкоємців художника претензію з вимогою припинити порушення, оскільки на думку спадкоємців, галереї не належать авторські права на картину.

Тож головне, що повинен дослідити суд у процесі розгляду справи, чи охоплюється умовами ліцензії право позивача на створення копій картини, похідних творів та NFT.

Посилання на позовну заяву

  

СІА "Емтеко Холдинг" проти Мінекономіки, Укрпатенту

Постановою від 20.01.2022 р. ВСУ направив на новий розгляд справу №910/15341/20 за позовом СІА "Емтеко Холдинг" до Мінекономіки, Укрпатенту про визнання протиправною відмови Міністерства у задоволенні заяви про часткову відмову від патенту на корисну модель та зобов'язання Укрпатенту викласти формулу в редакції позивача. Укрпатент відмовив позивачу у задоволенні заяви про часткову відмову від патенту. Зокрема, формула корисної моделі є багатоланковою та складається з чотирьох пунктів: перший є незалежним, а інші – залежними. На думку Укрпатенту, Позивач з формули корисної моделі виключив залежний пункт, всі ознаки якого перенесені до незалежного пункту формули, у зв'язку з чим не всі зазначені у заяві зміни до незалежного пункту формули були внесені відповідно до приписів Закону №3687-XII, а тому вони не є частковою відмовою від прав.

Суд першої інстанції (апеляція підтримала) з доводами Укрпатенту не погодився, задовольнив позовні вимоги частково та дійшов висновку про те, що додавання залежного четвертого пункту до незалежного першого пункту формули, а також зміни незалежного першого пункту формули призводить до зміни (зменшення) обсягу правової охорони патенту, що відповідно до ст. 32 Закону №3687-XII є частковою відмовою від прав за патентом.

ВСУ скасував рішення попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд, оскільки суди попередніх інстанцій не дослідили такі обставини:

- чи є запропоновані позивачем зміни до формули корисної моделі частковою відмовою від прав чи заміною одного обсягу правової охорони (щодо якого був виданий патент на корисну модель) на інший обсяг (щодо якого патент не видавався);

- чи є запропоновані позивачем зміни до формули корисної моделі доповненням;

- чи змінюється сутність корисної моделі.

Авторське право

ГС "Коаліція аудіовізуальних і музичних прав" проти ТОВ "Телерадіокомпанія "Фавор"

Спір між ГС "Коаліція аудіовізуальних і музичних прав" (єдина акредитована ОКУ у сфері кабельної ретрансляції об'єктів авторського права та/або суміжних прав) та ТОВ "Телерадіокомпанія "Фавор" про укладання договору на кабельну ретрансляцію об'єктів авторського права і суміжних прав, окрім прав організацій мовлення на програми організацій мовлення, у редакції Позивача, що викладена у позовній заяві. Телерадіокомпанія поряд з вітчизняними програмами ретранслює програми іноземних телерадіоорганізацій, у межах програм він здійснює трансляцію численних та різноманітних об'єктів авторського права і суміжних прав, зокрема аудіовізуальних творів (фільмів, відеокліпів), музичних творів, музичних та акторських виконань, фонограм, відеограм тощо. Ретранслюючи програми телеканалів (перелік яких наведений у рішенні щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги), відповідач здійснює кабельну ретрансляцію всіх тих об'єктів авторського і суміжних прав, що транслюються телерадіоорганізаціями, чиї програми ретранслює відповідач.

ВСУ в постанові від 18.01.2022 р. № 902/1209/20 підтвердив, що у разі невизнання стороною договору, укладення якого є обов'язком відповідно до вимог закону, права іншої сторони на укладення такого договору підлягають захисту судом на підставі п. 1 ч. 3 ст. 16 ЦК України шляхом визнання договору укладеним на умовах, передбачених нормативним актом обов'язкової дії. ВСУ також зазначив, що користувачі зобов'язані укласти з ОКУ, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав. При цьому передати переддоговірний спір на вирішення суду можливо лише тоді, коли хоча б одна зі сторін є зобов'язаною його укласти через пряму вказівку закону.

Правові питання, порушені у Постанові:

- передача переддоговірного спору на розгляд суду;

- укладання договору, що є обов'язковим відповідно до вимог закону, та практика ВСУ з цього питання;

- практика застосування ст. 187 ГУ України;

- переддоговірний спір з укладання договору та практика ВСУ з цього питання.

Компанія Hermès проти Мейсона Ротшильда

Компанія Hermès подала до окружного суду Нью-Йорка позов проти Мейсона Ротшильда (творця цифрових сумок Birkin) про порушення прав на торговельну марку "BIRKIN", недобросовісну конкуренцію та кіберсквотинг. Компанія вимагає припинити використання відповідачем торговельної марки та стягнути 100 тис. доларів США компенсації та завдані збитки.

Спір виник через створення Відповідачем NFT-сумки з назвою MetaBirkin, які візуально схожі на класичні Birkins від Hermès (візитну картку компанії) та продавав їх на NFT-платформі за ціною, яка значно перевищує вартість фізичного оригіналу (токен MetaBirkin проданий за 42 тис. доларів, проти в середньому 10 тис. доларів вартості сумки Hermès).

Hermès звинувачує Ротшильда у неправомірному використанні торговельної марки у формі сумки, заявляючи, що таке використання викликає у споживачів асоціації з компанією, у зв'язку з чим відбувається розмиття ТМ. Окрім того, реєстрація доменного імені "MetaBirkins.com" є порушенням прав на ТМ позивача.

Посилання на позовну заяву

 

 

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати