Перш ніж перейти до розгляду цієї, на перший погляд курйозної, але нахабної за своїм задумом і виконанням спроби реєстрації товарного знаку та аналізу розгляду спору, наведемо основні відомості з історії компанії Dolce&Gabbana, її продукції та товарних знаків.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Dolce&Gabbana (читається Дольче і Габбана) – італійський будинок мод. У 1982 р. професіонали, що багато років успішно займалися дизайном і пошиттям модного одягу, Доменіко Дольче і Стефано Габбана вирішили об'єднати свої зусилля. Так була заснована їх спільна компанія Dolce&Gabbana, що спеціалізується на консультаційних послугах у сфері моди. Через три роки партнерства було відкрито Будинок мод Dolce&Gabbana. Перший показ колекції Dolce&Gabbana відбувся в 1985 р. під час Milan Fashion Week. Колекція мала назву «RealWomen». Дизайнери взяли участь у показі моделей Milano Collezioni, які зробили їх відомими. Перша колекція чоловічого одягу Dolce&Gabbana вийшла в 1990 р. Вона отримала престижну премію Woolmark Award. У D&G почали одягатися зірки Вуді Харрельсон, Стінг та ін. Справжня світова слава прийшла до дизайнерів після того, як на Канському кінофестивалі журналісти помітили Мадонну в корсеті від Dolce&Gabbana. У 1992 р. фірма показала перший парфумерний продукт своєї марки, який назвали Dolce&Gabbana Parfum. У 1993 р. аромат отримав премію від Міжнародної академії парфумерії.
Лінія Dolce&Gabbana– елітний одяг та аксесуари, виконані у строгому стилі відповідно до довготривалих модних трендів. У рамках цієї лінії компанія випускає також окуляри, дамські сумочки, годинники та косметику. За задумом модельєрів, ця лінія задає моду, а не наслідує її. В основному, це годинники та повсякденний модний одяг, виконаний в «міському» стилі. Перша чоловіча колекція D&G побачила світ у січні, а перша жіноча колекція – у квітні 1994 р. Модний дім Dolce&Gabbana має велику різноманітність ліній модного одягу та аксесуарів, серед них дитяча лінія D&G Junior, лінія жіночих аксесуарів Anamalier з характерним «леопардовим» малюнком, сумочки Miss Sicilytote і Dolce.
Торгові марки. Компанія Dolce&Gabbana має дві центральні лінії з деякими певними відмінностями – Dolce&Gabbana (пишеться без пробілів, на противагу назві компанії) і D&G. У 2011 р. дизайнери оголосили про рішення об'єднати лінії D&G та Dolce&Gabbana. Таким чином, колекція сезону весна-літо 2012 в рамках Тижня моди в Мілані стала для бренду D&G останньою.
Загальна вартість компанії D & G становить 750 млн євро. З 2006 р.Dolce&Gabbana одягає національну збірну з футболу. У них одягається не тільки Мадонна, але й такі знаменитості, як Стінг, Іггі Поп, Вікторія Бекхем, Кайлі Міноуг, Бейонсі, Моніка Белуччі, а також багато відомих політиків і бізнесменів.
А тепер – суть спору. Колегія Палати з патентних спорів у порядку, встановленому п. 3 ст.1248 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі – Кодекс) та Правилами подачі заперечень і заяв та їх розгляду в Палаті з патентних спорів, затверджених наказом Рос патенту від 22.04.2003 №56, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Російської Федерації 08.05.2003 №4520, розглянула заперечення від 04.05.2011, подане Матвієнко В.М., Москва (далі – заявник), на рішення Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків про відмову в державній реєстрації товарного знаку за заявою №2009725305/50, при цьому встановила наступне.
Надання правової охорони заявленому позначенню в якості товарного знаку за вказаною заявою з пріоритетом від 13.10.2009 вимагається на ім’я заявника щодо товарів 03, 09, 14, 18, 25 і послуг 35, 41 класів МКТП.
Згідно з матеріалами заявки, заявлене позначення є словесним позначенням «DOLKI KABANA/ДОЛЬКИ КАБАНА», виконане стандартним шрифтом літерами латинського та російського алфавітів.
Федеральною службою з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків було прийнято рішення від 14.03.2011 про відмову в державній реєстрації товарного знаку, мотивоване у висновку за результатами експертизи невідповідності заявленого позначення вимогам п. 3 і 6 ст.1483 Кодексу.
У висновку за результатами експертизи зазначено, що відповідно до відомостей з мережі Інтернет (наприклад, Інтернет-сайтів «http://www.dolcegabbana.com», «http://ru.wikipedia.org», «http: //www.megac.ru ») заявлене позначення відтворює у спотвореному вигляді найменування всесвітньо відомої марки «Dolce&Gabbana», через що його реєстрація як товарного знака на ім'я заявника здатна породити у свідомості споживача уявлення про певного виробника товарів і послуг, яке не відповідає дійсності, тобто воно здатне ввести в оману споживача щодо виробника товарів і послуг.
Зазначено, що заявлене позначення схоже до ступеня змішування щодо однорідних товарів 03, 09, 14, 18, 25 і послуг 35, 41 класів МКТП з серією знаків зі словесним елементом «DOLCE & GABBANA» за міжнародними реєстраціями №625152, 628886, 630002, 637238, 766542, 892649, 974096 і 974309, правова охорона яким надана на території Російської Федерації на ім'я іншої особи (компанії «GADO Srl», Італія),та мають більш ранній пріоритет.
У Палату з патентних спорів надійшло заперечення від 04.05.2011, в якому заявник висловив незгоду з рішенням Роспатенту від 14.03.2011. Доводи заперечення зводяться до наступного:
1) заявлене позначення і протиставлені знаки не є подібними за семантичним критерієм подібності позначень, оскільки заявлене позначення є вигаданим словосполученням, утвореним шляхом злиття двох семантично пов'язаних слів («часточки» і «кабана») та має цілком конкретне смислове значення – дрібно нарізане м'ясо з прошарком сала, а словосполучення «DOLCE & GABBANA» утворено шляхом злиття двох не пов'язаних між собою слів, що являють собою прізвища двох італійських дизайнерів – Домініко Дольче і Стефано Габбана;
2) заявлене позначення і протиставлені знаки не є подібними за фонетичним критерієм подібності позначень, тому що слова, що входять до їх складу, відрізняються складом звуків, а амперсанд (&) вимовляється російською мовою як з'єднувальний сполучник «і» та англійською мовою як «енд»;
3) заявлене позначення і протиставлені знаки не є подібними за графічним критерієм подібності позначень, оскільки заявлене позначення виконано в один рядок і складається з чотирьох слів, що являють собою словосполучення в латиниці та його транслітерацію літерами російського алфавіту, а словосполучення «DOLCE & GABBANA» у протиставлених знаках виконане виключно латиницею зі включенням амперсанда (&);
4) заявлене позначення виконано як буквами латинського алфавіту, так і буквами російського алфавіту, у зв’язку з чим воно може асоціюватися у споживача з російським виробником товарів, окрім того, Кодекс не містить заборони на реєстрацію на ім'я російських осіб товарних знаків іноземною мовою;
5) інформація з мережі Інтернет не може бути доказом всесвітньої популярності знаків «DOLCE&GABBANA» без підтвердження достовірності таких відомостей іншими джерелами інформації.
На підставі викладеного у запереченні міститься прохання скасувати рішення Роспатенту і зареєструвати заявлене позначення як товарний знак щодо всіх товарів і послуг, наведених у заявці.
Вивчивши матеріали справи та заслухавши учасників розгляду заперечення, колегія Палати з патентних спорів вважає доводи заперечення непереконливими. З урахуванням дати подання заявки (13.10.2009) правова база для оцінки охороноздатності заявленого позначення включає в себе Кодекс і Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію товарного знаку і знаку обслуговування, затверджених наказом Роспатенту від 05.03.2003 №32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Російської Федерації 25.03.2003, реєстр. №4322, і введених в дію 10.05.2003 (далі – Правила).
Відповідно до пп.1 п.3 ст.1483 Кодексу, не допускається державна реєстрація в якості товарних знаків позначень, які являють собою або містять елементи, що є помилковими або здатними ввести в оману споживача щодо товару або його виробника. Відповідно до п.2.5.1 Правил, до таких позначень належать, зокрема, позначення, які породжують у свідомості споживача уявлення про певні якості товару, його виробника або місця походження, яке не відповідає дійсності.
Відповідно до пп.2 п.6 ст.1483 Кодексу, не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні до ступеня змішування з товарними знаками інших осіб, які охороняються в Російській Федерації, в тому числі у відповідності з міжнародним договором Російської Федерації щодо однорідних товарів і мають більш ранній пріоритет.
Відповідно до п.14.4.2 Правил, позначення вважається подібним до ступеня змішування з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, попри їх окремі відмінності. При цьому словесні позначення порівнюються зі словесними позначеннями з комбінованими позначеннями, в композиції яких входять словесні елементи. Подібність словесних позначень може бути звуковим (фонетичним), графічним (візуальним) і смисловим (семантичним) та визначається на підставі ознак, перелічених у пп.(а) - (в) цього пункту.
Ознаки, перелічені в пп. (а) - (в) цього пункту, можуть враховуватися як кожен окремо, так і в різних поєднаннях (п.14.4.2.2 (г) Правил).
Відповідно до п.14.4.3 Правил при встановленні однорідності товарів визначається принципова можливість виникнення у споживача уявлення про приналежність цих товарів одному виробникові. Для встановлення однорідності товарів береться до уваги рід (вид) товарів, їх призначення, вид матеріалу, з якого вони виготовлені, умови збуту товарів, коло споживачів та інші ознаки.
Заявлене позначення являє собою словесне позначення «DOLKI KABANA/ДОЛЬКИ КАБАНА», виконане стандартним шрифтом літерами латинського та російського алфавітів.
Слід зазначити, що дане позначення виконане в один рядок, де увагу на собі акцентує словесний елемент «DOLKI KABANA», що займає в знаку початкове положення. Даний словесний елемент, виконаний латиницею, не володіє семантикою, оскільки складається зі слів, які не містяться в словниках.
Надання правової охорони заявленій позначенню вимагається щодо товарів 03, 09, 14, 18, 25 і послуг 35, 41 класів МКТП.
Аналіз заявленого позначення показав, що воно буде викликати у свідомості споживача асоціації з найменуванням всесвітньо відомої марки «Dolce&Gabbana» (див. Інтернет-портал «Яндекс», Інтернет-сайти «http://www.dolcegabbana.com», «http : //ru.wikipedia.org»та ін.), оскільки основний у ньому словесний елемент «DOLKI KABANA» є відтворенням у спотвореному вигляді (імітація) найменування «Dolce&Gabbana».
Так, зазначені словосполучення мають близький склад приголосних і голосних звуків та збіжні звукосполучення в їх початкових і кінцевих частинах. При цьому вони виконані літерами одного й того ж (латинського) алфавіту, а наявність у позначенні «Dolce&Gabbana» амперсанда (&) не є визначальним при сприйнятті порівнюваних позначень в цілому.
Присутність у мережі Інтернет відомостей про марку італійського дому моди «Dolce&Gabbana» і про відповідну продукцію дозволяє прийти до висновку про обізнаність споживачів про товари, марковані знаком «Dolce&Gabbana». При цьому слід зазначити, що глобальна інформаційна мережа Інтернет є одним з основних засобів вільного розповсюдження й отримання різного роду інформації та належить до електронних засобів поширення інформації поряд з радіо і телебаченням.
Товари та послуги, для індивідуалізації яких призначається заявлене позначення, можуть сприйматися споживачем як товари та послуги, вироблені відомим італійським будинком моди або за його згоди, тобто використання заявленого позначення як товарного знака здатне породити у свідомості споживача уявлення про належність відповідних товарів і послуг не заявнику, а іншій особі – італійському будинку моди «Dolce&Gabbana».
Беручи до уваги зазначену обставину, колегія Палати з патентних спорів прийшла до висновку про те, що заявлене позначення, для якого вимагається надання правової охорони в якості товарного знака на ім'я заявника, може породити у свідомості споживача уявлення (про виробника товарів і послуг, індивідуалізованих заявленим позначенням),що не відповідає дійсності.
Виходячи з викладеного, заявлене позначення здатне ввести споживача в оману щодо виробника товарів і послуг.
Слід зазначити, що відповідно до статті 10-bis Конвенції з охорони промислової власності (Париж, 20.03.1883) підлягають забороні всі дії, здатні будь-яким чином викликати змішування стосовно підприємства, продуктів, промислової або торговельної діяльності конкурента.
Таким чином, колегія Палати з патентних спорів не має підстави, які спростовують висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення вимогам п.3 ст.1483 Кодексу щодо всіх товарів і послуг, наведених у заяві.
Крім того, у висновку за результатами експертизи зазначено також і мотив відмови у реєстрації заявленого позначення як товарного знака через його схожість з серією знаків зі словесним елементом «DOLCE & GABBANA» за міжнародними реєстраціями №25152 (з пріоритетом від 13.07.1994), 628886 (з конвенційним пріоритетом від 24.01.1994), 630002 (з конвенційним пріоритетом від 31.10.1994), 637238 (з конвенційним пріоритетом від 24.01.1995), 766542 (з конвенційним пріоритетом від 29.05.2001), 892649 (з конвенційним пріоритетом від 03.03.2006), 974096 (з конвенційним пріоритетом від 10.06.2008) і 974309 (з конвенційним пріоритетом від 10.06.2008) до ступеня змішування стосовно однорідних товарів 03, 09, 14, 18, 25 і послуг 35, 41 класів МКТП.
Протиставлені міжнародні знаки, правова охорона яким надана на території Російської Федерації на ім'я іншої особи та мають більш ранній пріоритет, являють собою словесні й комбіновані позначення, до складу яких включено виконаний буквами латинського алфавіту словесний елемент «DOLCE & GABBANA», поєднує вказані знаки в одну серію.
Порівняльний аналіз заявленого позначення та серії протиставлених знаків показав, що вони, попри окремі відмінності, асоціюються один з одним у цілому через подібність словесних елементів «DOLKI KABANA» і «DOLCE & GABBANA», що входять до них відповідно.
Порівняльний аналіз цих словесних елементів, який зумовлює висновок про те, що позначення «DOLKI KABANA» є імітацією позначення «DOLCE & GABBANA», наведений вище.
Колегія Палати з патентних спорів при порівняльному аналізі заявленого позначення і протиставлені знаків виходила з того, що вирішальне значення при їхньому сприйнятті в цілому має фонетичний критерій подібності позначень, на основі якого було встановлено фонетична подібність порівнюваних позначень. При цьому для констатації подібності позначень наявність подібності за всіма критеріями (візуальний, звуковий, смисловий) не обов'язкове (пп.(г) п.14.4.2.2 Правил).
Таким чином заявлене позначення і протиставлені знаки є подібними.
Товари 03, 09, 14, 18, 25 та послуги 35, 41 класів МКТП, стосовно яких вимагається надання правової охорони заявленому позначенню, а також товари 03, 09, 14, 18, 25 та послуги 35, 41 класів МКТП, щодо яких зареєстровані протиставлені знаки, збігаються, співвідносяться як вид (рід) або належать до одних і тих самих родових груп, тобто є однорідними.
Виходячи з викладеного, заявлене позначення та протиставлені знаки є подібними до ступеня змішування відносно однорідних товарів і послуг.
Таким чином, колегія Палати з патентних спорів не володіє підставами, які спростовують висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення вимогам п.6 ст.1483 Кодексу щодо всіх товарів і послуг, наведених у заявці.
Враховуючи вищевикладене, колегія Палати з патентних спорів дійшла висновку: відмовити в задоволенні заперечення від 04.05.2011, залишити чинним рішення Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків від 14.03.2011.
Коментар автора. Проаналізуємо алгоритм, що був використаний апеляційним органом під час розгляду цієї справи. Колегія Палати з патентних спорів в якості аргументу застосувала і норму Паризької конвенції про охорону промислової власності (від 20.03.1883), що стосується захисту від недобросовісної конкуренції, відповідно до ст.10-bis підлягають забороні всі дії, здатні будь-яким чином викликати змішування стосовно підприємства, продуктів, промислової або торговельної діяльності конкурента.
Порівняльний аналіз цих словесних елементів показує, що позначення «DOLKI KABANA» є імітацією не просто добре відомого, а знаменитого знака «DOLCE & GABBANA». Порівняльний аналіз заявленого позначення та серії протиставлених знаків підтверджує, що попри окремі відмінності, вони асоціюються один з одним в цілому через подібність словесних елементів «DOLKI KABANA» і «DOLCE & GABBANA», що входять до них.
Вирішальне значення при їхньому сприйнятті мав фонетичний критерій подібності позначень, на основі якого було встановлено фонетичну подібність порівнюваних позначень.
Але у низці випадків фонетичної подібності може і не бути. Тому, розглядаючи спори щодо загальновідомих і знаменитих знаків (як у нашому випадку), слід використовувати інший алгоритм.
Згідно з введеноюу1925 р. до Паризької конвенції про охорону промислової власності ст. 6 bis країни-учасниці цієї Конвенції зобов'язуються, коли це допускається їх законодавством, не реєструвати та за протестом зацікавлених осіб анулювати знаки, що є відтворенням, імітацією або перекладом іншого знака, визнаного компетентним органом країни добре відомим, якщо вони схожі з цим знаком до ступеня змішування і призначаються для маркування ідентичних та однорідних товарів. Протягом десятиліть ст. 6 bis розглядалася як норма, що надає охорону загальновідомим знакам навіть на територіях тих країн-учасниць Конвенції, у яких відсутня їх реєстрація. Однак у більшості випадків фірми-власники добре відомих (у країні походження) знаків, не покладаючись на імунітет, що надається їх знакам ст. 6 bis, прагнуть до реєстрації своїх знаків у країнах, що представляють сферу їхніх інтересів.
Ст.6 bis Паризької конвенції можна вважати відправною точкою для розробки положень, що усувають білі плями в законодавстві у сфері охорони добре відомих знаків. Незважаючи на тривалість застосування ст. 6 bis, не можна стверджувати, що її тлумачення не викликає труднощів. Це пов'язано з відсутністю визначення «добре відомий знак» не тільки в Паризькій конвенції, але і в більшості національних законів щодо товарних знаків.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), яким повинні керуватися країни-члени СОТ, передбачає поширення ст.6 bis Паризької конвенції на знаки обслуговування, а також розширює обсяг прав власників загальновідомих знаків шляхом заборони третім особам використовувати знаки, тотожні зареєстрованим загальновідомим, для маркування неоднорідних товарів і послуг.
20-29.09.1999 Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною асамблеєю ВОІВ на 34 сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ були прийняті Спільні рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків.
Основними критеріями згідно з цією рекомендацією для встановлення статусу загальновідомого знака є: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість використання знака в різних географічних районах країни походження та в інших країнах; тривалість будь-якої діяльності з просування знака, що включає рекламу; тривалість скоєних реєстрацій знака в різних країнах; факти успішної реалізації прав на знак; цінність, притаманна знаку.
У п. (б)ст. 4 (Конфліктуючі знаки) зазначеного документа сказано, що незалежно від товарів і послуг, для яких знак використовується або є предметом заявки на реєстрацію чи зареєстрований, цей знак вважається таким, що знаходиться у суперечності з добре відомим знаком, якщо цей знак чи його істотна частина є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією загальновідомого знака, і якщо виконано щонайменше одна з наступних умов:
1) використання цього знака могло б вказувати на зв'язок між товарами та послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрований власником загальновідомого знака і, скоріш за все, могло б завдати шкоди його інтересам;
2) використання цього знака скоріш за все завдасть шкоди або несправедливо послабить відмінний характер загальновідомого знака;
3) використання цього знака могли б недобросовісно використовувати переваги відмінного характеру загальновідомого знака.