Нещодавно аналізуючи рішення Апеляційної палати Роспатенту мою увагу привернула справа щодо невдалої спроби опротестування американською компанією Wi-Fi Alliance рішення про реєстрацію товарного знака «Wi-Fi» за заявкою №2013706249 на ім'я російської кондитерської фабрики «Фінтур» щодо товарів 30 класу МКТП. Члени колегії виявилися «мудрішими» за експертів. Не рішення, а цукерочка?! А тепер суть справи.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Довідка
Wi-Fi Alliance – об'єднання найбільших виробників комп'ютерної техніки та бездротових пристроїв Wi-Fi. Альянс розробляє сімейство стандартів Wi-Fi-мереж (специфікації IEEE 802.11) та методи побудови локальних бездротових мереж. Цей альянс є промисловою групою, до якої входять усі основні виробники бездротового обладнання Wi-Fi. У 1999 р. піонери бездротових технологій 3Com, Aironet (нині Cisco), Harris Semiconductor (зараз Intersil), Lucent (Agere), Nokia і Symbol Technologies заснували альянс Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) та зареєстрували свою нову технологію під маркою Wi-Fi. Основним завданням цієї організації є розробка, тестування і сертифікація, а також підтримка та просування форматів бездротового зв'язку Wi-Fi. У 2000 р. WECA була перейменована у Wi-Fi Alliance і заснувала штаб-квартиру в Остіні, Техас (США). Нині альянс об'єднує понад 320 компаній, які працюють у галузі бездротових технологій.
В порядку, встановленому ч. 4 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі – Кодекс) та Правилами подачі заперечень і заяв та їх розгляду в палаті з патентних спорів, затвердженими наказом Роспатенту від 22.04.2003 №56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Російської Федерації 08.05.2003 №4520 (далі – Правила ППС), колегія розглянула заперечення від 27.02.2015 на рішення Федеральної служби з інтелектуальної власності від 27.11.2014 про відмову в державній реєстрації товарного знака за заявкою №2013706249, подане Товариством з обмеженою відповідальністю Кондитерська фабрика «Фінтур», Кіровський район, с.м.т. Павлово (далі – заявник), при цьому встановлено наступне.
Позначення за заявкою №2013706249 з пріоритетом від 28.02.2013 заявлено на реєстрацію в якості товарного знака на ім'я заявника щодо товарів 30 класу МКТП, вказаних у переліку заявки.
У якості товарного знака заявлено словесне позначення «Wi-Fi», виконане стандартним шрифтом літерами латинського алфавіту.
Федеральною службою з інтелектуальної власності було прийнято рішення від 27.11.2014 (далі – рішення Роспатенту) про відмову в державній реєстрації товарного знака, засноване на висновку за результатами експертизи, який мотивовано невідповідністю заявленого позначення вимогам п. 3 ст. 1483 Кодексу.
Невідповідність заявленого позначення вимогам п. 3 ст. 1483 Кодексу обґрунтовується тим, що заявлене позначення «Wi-Fi» являє собою широко відому російському споживачеві торгову марку компанії Wi-Fi Alliance. Отже, реєстрація заявленого позначення як товарного знака на ім'я заявника щодо товарів 30 класу МКТП буде здатна ввести споживача в оману щодо виробника. Окрім того, намір заявника зареєструвати заявлене позначення як товарного знака може бути визнано таким, що суперечить суспільним інтересам, оскільки не може вважатися добросовісним наміром використати чужу комерційну репутацію.
У запереченні від 01.04.2015 заявник висловив свою незгоду з рішенням Роспатенту від 27.11.2014, доводи якого зводяться до наступного:
- Наявність відомої російському споживачеві торгової марки американської компанії Wi-Fi Alliance не може перешкоджати реєстрації в Росії товарного знака «Wi-Fi» щодо товарів 30 класу МКТП на ім'я ТОВ Кондитерська фабрика «Фінтур», що знаходиться у Ленінградській області;
- Cфера діяльності та продукція (послуги) цих двох компаній абсолютно різні й ніяк не перетинаються на ринку. Американська компанія Wi-Fi Alliance має зареєстрований в Росії товарний знак «Wi-Fi DIRECT» за свідоцтвом №471498 щодо товарів 09 класу МКТП, що належать до комп'ютерного обладнання та комп'ютерних програм;
- Сфера використання торгової марки компанії Wi-Fi Alliance обмежується сферами комп'ютерної техніки, програм для ЕОМ і видом бездротового зв'язку, що належать до товарів 09 класу МКТП та послуг 38 класу МКТП. На відміну від цього, російська кондитерська фабрика «Фінтур» займається виробництвом та продажем різних кондитерських виробів, у тому числі цукерок з назвою «Wi-Fi», що належать до товарів 30 класу МКТП;
- У споживачів не може виникнути змішання цих різних виробників продукції, оскільки у кожного з цих виробників різне коло споживачів з різними потребами;
- Словесне позначення «Wi-Fi» саме собою не здатне ввести споживачів в оману щодо його виробника, оскільки в ньому не міститься жодних відомостей, котрі мають відношення до інформації про його виробника або місце виробництва. Заявлене позначення «Wi-Fi», будучи вигаданою назвою для кондитерських виробів, не може викликати у споживача ні достовірних, ні хибних асоціацій про його виробника;
- У російському законодавстві відсутня заборона на реєстрацію термінів у якості товарних знаків, якщо заявлені товари не належать до тієї ж сфери діяльності, в якій застосовуються ці терміни (мова не про терміни, а про відомий товарний знак Г.А.). Так, наприклад, цукерки можна було б назвати термінами: «зв'язок», «цитата», «союз», «фініш», «гравітація», «двигун» тощо, оскільки усі ці терміни належать до різних галузей науки, техніки та не належать до кондитерської промисловості, для якої вони є вигаданими словами;
- Назва цукерок «Wi-Fi», на думку заявника, не може вважатися такою, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі, оскільки заявлене позначення не суперечить законодавству, що регулює громадський порядок, не порушує загальноприйняті моральні норми, не торкається релігійних почуттів, не ображає людську гідність, не має антигуманний характер;
- Заявник не може використати чужу комерційну репутацію, оскільки він є першим та єдиним виробником оригінальних цукерок з назвою «Wi-Fi» на російському ринку та отримав високу репутацію за роки своєї діяльності у сфері виробництва кондитерських виробів ще до дати подачі заявки на реєстрацію товарного знака.
На підставі вищевикладених доводів заявник просить скасувати рішення Роспатенту та зареєструвати заявлене позначення як товарного знака щодо усіх заявлених товарів 30 класу МКТП.
Вивчивши матеріали справи, колегія визнала доводи заперечення переконливими.
З урахуванням дати надходження заявки на реєстрацію товарного знака (28.02.2013), правова база для оцінки охороноздатності заявленого позначення як товарного знака включає в себе Кодекс і Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію товарного знака та знака обслуговування, затверджені Наказом Роспатенту №32 від 05.03.2003, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Російської Федерації 25.03.2003, реєстраційний №4322, і введені в дію 10.05.2003 (далі – Правила).
Відповідно до пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодексу не допускається державна реєстрація в якості товарних знаків позначень, що являють собою або містять елементи, котрі є помилковими або здатними ввести в оману споживача щодо товару або його виробника.
Відповідно до п. 2.5.1. Правил до таких позначень належать, зокрема, позначення, які породжують у свідомості споживача уявлення про певні якості товару, його виробника або місце походження, яке не відповідає дійсності.
Відповідно до пп. 2 п. 3 ст. 1483 Кодексу не допускається державна реєстрація в якості товарних знаків позначень, що являють собою або містять елементи, котрі суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.
Відповідно до п. 2.5.2 Правил до таких позначень належать, зокрема, слова та зображення непристойного змісту, заклики антигуманного характеру, що ображають людську гідність, релігійні почуття, слова, написання яких порушує правила орфографії російської мови тощо.
Заявлене позначення являє собою словесне позначення «Wi-Fi», виконане стандартним шрифтом літерами латинського алфавіту. Правова охорона вимагається щодо товарів 30 класу МКТП.
Аналіз заявленого позначення на відповідність вимогам п. 3 ст. 1483 Кодексу продемонстрував наступне.
Аналіз словниково-довідкових джерел показав, що словесний елемент «Wi-Fi» заявленого позначення позначає бездротовий доступ до Інтернету на базі стандарту IEEE 802.11 та є торговою маркою компанії Wi-Fi Alliance.
Під абревіатурою Wi-Fi (від англійського словосполучення Wireless Fidelity, яке можна дослівно перекласти як «бездротова якість» або «бездротова точність») на сьогодні розвивається ціле сімейство стандартів передачі цифрових потоків даних по радіоканалах.
Таким чином, щодо заявлених товарів 30 класу МКТП семантика заявленого позначення має фантазійний характер, не належить до галузі зв'язку та ніяк не асоціюється з американською компанією Wi-Fi Alliance, що є некомерційною організацією у сфері стандартів бездротового зв'язку, що не дозволяє віднести його до позначень, які безпосередньо несуть відомості про виробника товарів.
З урахуванням викладеного, висновок експертизи про здатність досліджуваного позначення ввести споживача в оману щодо виробника товару є необґрунтованим, оскільки не підтверджений фактичними даними, котрі свідчать про те, що при маркуванні товарів словесним позначенням «Wi-Fi» російський споживач буде сприймати ці товари як такі, що вироблені компанією Wi-Fi Alliance.
Окрім того, висновок експертизи про те, що заявлене позначення може бути сприйняте як таке, що суперечить суспільним інтересам, оскільки наділяє заявника необґрунтованими перевагами перед іншими учасниками ринку, має суб'єктивний характер та не підтверджений фактичними даними. (Схоже, що члени колегії, на відміну від експертів, взагалі не знайомі з міжнародними нормами, основами конкурентного права – захисту від недобросовісної конкуренції. Г.А).
Також заявлене позначення не суперечить суспільним інтересам, оскільки воно не є непристойним, не містить заклики антигуманного характеру, що ображають людську гідність, релігійні почуття та не містить слів, написання яких порушує правила орфографії російської мови.
Іншими словами, у цьому випадку словесний елемент заявленого позначення є семантично нейтральним.
Виходячи з наведеного аналізу, колегія вважає, що заявлене позначення щодо вказаного у заявці №2013706249 переліку товарів відповідає вимогам п. 3 ст. 1483 Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, колегія дійшла висновку про наявність підстав для прийняття Роспатентом наступного рішення: задовольнити заперечення від 01.04.2015, скасувати рішення Роспатенту від 27.11.2014 та зареєструвати товарний знак за заявкою №2013706249.
Коментар автора
Перед нами класичний приклад недобросовісної реєстрації, паразитування на чужій репутації, ослабленні розрізняльної здатності товарного знака. На відміну від нормативної невизначеності поняття недобросовісної реєстрації товарних знаків, його узагальнене тлумачення адміністративними та судовими органами різних країн мають спільну основу: нечесність та будь-яка інша поведінка, що виходить за межі загальноприйнятої ділової етики, є неприпустимими, а отже, мають бути заборонені.
Розуміння концепції недобросовісності у правовій теорії.
Під недобросовісністю щодо заявки про реєстрацію товарного знака в цілому розуміють будь-який прояв нечесності з боку заявника та/або будь-яку іншу поведінку заявника, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової етики. Попри певну неоднозначність наукового трактування принципу добросовісності, на сьогодні вона, будучи інкорпорованою в цивільні кодекси різних країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, канадську провінцію Квебек, користується повагою як «королева правових норм». Окрім того, в сучасному праві застосування принципу добросовісності не обмежується рівнем виключно національного законодавства. Він визнаний також як фундаментальний принцип побудови міжнародних відносин і включений до Статуту Організації Об'єднаних Націй, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, Принципів європейського договірного права.
Внаслідок існування в рамках приватного права спільної презумпції добросовісності «обов'язок доведення недобросовісності заявника завжди покладається на особу, яка оскаржує дійсність реєстрації товарного знака». Адже позивач аргументовано доводить, що така реєстрація суперечить суспільним інтересам, оскільки не може вважатися добросовісним наміром використання чужої комерційної репутації.
Оскільки, виходячи з основних принципів цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова у реєстрації відповідного товарного знака або визнання свідоцтва на нього недійсним.
Наведений вище приклад є також ослабленням відомого знака, паразитуванням на чужій репутації. Оскільки деякі випадки ослаблення розглядаються як невід'ємний результат використання ідентичних або схожих товарних знаків для абсолютно різних товарів чи послуг. Основна ідея поняття ослаблення полягає в тому, що ті товарні знаки, які певною мірою стали відомими, повинні бути захищені від очевидного наміру інших учасників ринку скористатися істотною унікальністю товарного знака.
Припущення про можливість нанесення значної шкоди власнику товарного знака робиться на підставі того факту, що такий товарний знак може послабити вже наявну асоціацію з певними товарами. Необхідна ступінь визнання товарного знаку визначається відповідними групами громадськості або споживачів. Якщо це товарний знак продукції, якою цікавиться лише певна група споживачів, то у неї більше шансів досягти необхідного рівня визнання, ніж у товарного знака на товари широкого вжитку. Однак такий необхідний рівень все-таки може значно коливатися, залежно від країни.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), якою повинні керуватися країни-члени Світової організації торгівлі (СОТ), передбачає поширення ст. 6 bis Паризької конвенції на знаки обслуговування, а також розширює обсяг прав власників добре відомих знаків шляхом заборони третім особам використовувати знаки, тотожні зареєстрованим добре відомим, для маркування неоднорідних товарів і послуг.
Популярність знака, що вже існує
Міжнародна Асоціація з товарних знаків наполегливо рекомендує, щоб відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції, загальновідомі або знамениті знаки вітчизняних чи іноземних третіх сторін, відомих Експертові, навіть якщо вони не зареєстровані, включалися в аналіз щодо можливості змішання. Крім того, згідно ст. 16 (3) Угоди ТРІПС, на загальновідомий або знаменитий схожий знак, незалежно від того, зареєстрований він в країні експертизи чи ні, повинно бути зроблено посилання щодо зареєстрованих знаків, що охоплює товари/послуги усіх класів, з метою запобігання змішання, а також ослаблення таких загальновідомих або знаменитих знаків.
Пряма дія конституційних норм вимагає, щоб навіть за наявності та при застосуванні поточних законів та інших нормативно-правових актів правозастосовний орган посилався не лише на них, а спочатку на ту норму Конституції, на розвиток якої або на основі якої вони прийняті та діють.
P.S. Li-Fi в 100 разів швидше, ніж Wi-Fi
Нещодавно в Таллінні естонська компанія Velmenni вперше в робочих умовах провела випробування нового методу бездротової передачі даних, який використовує не радіохвилі, а світлову частину спектру. Мережа Li-Fi в 100 разів швидше, ніж Wi-Fi / hacked.news. Новий метод передачі даних може вийти на ринок через 3-4 роки. Не виключено, що знайдеться розумник, який захоче зареєструвати на себе торгову марку Li-Fi.