Життєвий цикл об’єктів інтелектуальної власності умовно можна поділити на три етапи. На першому етапі з’являється замисел, відбувається розробка та створення об’єкта інтелектуальної власності. Другий етап починається з подання заяви до національного та/або міжнародного охоронного відомства та закінчується отриманням охоронного документа. На третьому етапі відбувається процес комерціалізації прав на об’єкт інтелектуальної власності.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Саме на етапі комерціалізації відбувається процес залучення обʼєктів інтелектуальної власності в економічний обіг та використання цих об’єктів у господарській діяльності як нематеріального активу.
Метою комерціалізації інтелектуальної власності є отримання прибутку коштом використання майнових прав на обʼєкти інтелектуальної власності у господарській діяльності або за рахунок передачі прав на їхнє використання іншим особам.
Комерціалізація інтелектуальної власності має ряд практичних переваг, з яких:
- після комерціалізації можна отримувати доходи за передачу права користування об’єктами інтелектуальної власності;
- після комерціалізації обʼєкти інтелектуальної власності можна внести до статутного капіталу підприємства без залучення реальних грошових коштів;
- після комерціалізації інтелектуальну власність можна використовувати як заставу під час отримання кредиту;
- комерціалізована інтелектуальна власність забезпечує захист від конкурентів, зокрема захист від недобросовісної конкуренції, на період виведення на ринок нової продукції;
Комерціалізація інтелектуальної власності в Україні є досить складним процесом, повʼязаний із необхідністю обліку безлічі чинників, що впливають на кінцевий результат. Це накладає на підприємців певний тягар, повʼязаний зі знанням норм і правил поводження з обʼєктами інтелектуальної власності, а також з практичними навичками їхньої комерціалізації. У статті будуть розглянуті найпоширеніші аспекти комерціалізації інтелектуальної власності.
Проблематика оцінки об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Інтерес до оцінки обʼєктів інтелектуальної власності рік від року стабільно збільшується. Сучасні власники і керівники провідних підприємств України знають, що оцінка інтелектуальної власності і нематеріальних активів відіграє не останню роль у загальній оцінці власності компанії. Можна сказати, що інтелектуальна власність відкриває нові ринкові горизонти і стає найголовнішим активом підприємства.
Необхідність в оцінюванні інтелектуальної власності і нематеріальних активів виникає: під час внесення ІВ як внеску до статутного капіталу; під час уступки прав на обʼєкти інтелектуальної власності; для визначення вартості ліцензій на використання інтелектуальної власності; перед приватизацією або продажем бізнесу; перед перемовинами з потенційними інвесторами та кредиторами; у разі потреби визначення збитків від порушення виняткових прав на обʼєкти інтелектуальної власності; для визначення розмірів авторської винагороди; під час постановки інтелектуальної власності на баланс під час інвентаризації.
Сьогодні процес становлення системи правового регулювання оціночної діяльності в Україні перебуває на стадії глобальної реформації. Ще 20 років тому років були закладені основи системи законодавства цієї сфери, які на сьогодні майже не змінились. Із часом виникли проблеми у функціонуванні її окремих елементів, які сповільнили становлення інноваційної моделі розвитку країни.
Загалом основними документами, що регулюють оціночну діяльність інтелектуальної власності, є: Закон України «Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні»; Національний стандарт «Загальні засади оцінки майна и майнових прав», так само відомі в Україні та за кордоном підходи, методи і стандарти оцінки обʼєктів інтелектуальної власності.
Без належної уваги законодавця залишилися питання оцінки майнових прав інтелектуальної власності з метою їхньої відображення у бухгалтерському обліку.
Багато надій було покладено на Постанову КМУ «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обовʼязкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 04.03.2013 №231, проте кінцева прийнята редакція цього регулятивного акта внесла більше плутанини у сфері оціночної діяльності, чим корисних змін та покращань.
Як наслідок, 23.09.2014 Постанова КМУ від 04.03.2013 №231 втратила чинність одночасно з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності» та постанови КМУ від 21.09.2014 №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обовʼязкових платежів, які справляються відповідно до законодавства». Фактично, постанова КМУ №358 повернула колишні старі механізми проведення оцінки, за яких фахівці виноситимуть свій висновок, керуючись формулами відповідних Національних стандартів.
Також слід констатувати, що на сьогодні немає уніфікованих методик і підходів оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Проте ця обставина є більше позитивним моментом, ніж навпаки, адже специфіка оцінки нематеріальних активів потребує підходити до цього питання індивідуально.
Серед підходів оцінки майнових прав найпоширенішими є: витратний підхід, порівняльний (ринковий) підхід та дохідний підхід.
Витратний підхід оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення обʼєкта оцінки.
Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу.
Порівняльний підхід використовується за наявності достовірної, доступної, достатньої за обсягом інформації про ціни продажу, ціни пропонування подібних обʼєктів та умови подібних договорів щодо розпорядження майновими правами на такі обʼєкти.
Суть порівняльного підходу полягає у визначенні вартості таких обʼєктів на основі інформації про ціни продажу (пропонування) обʼєктів подібного призначення і корисності, що склалися внаслідок укладення подібних договорів або намірів щодо їхнього укладення.
Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість обʼєкта оцінки.
Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли, можливо, визначити обсяг доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їхнього використання.
Вибір підходів і методик здійснюють спеціально навчені фахівці, що мають досвід як у патентно-правовій сфері, так і у сфері бухгалтерії нематеріальних активів. Офіційну оцінку можуть робити тільки організації, що мають ліцензію на проведення оціночної діяльності.
Особливо важливим чинником оцінки майнових прав інтелектуальної власності є ділова репутація фірми чи «goodwill» (гудвіл), як це поняття визначається в усьому світі. Позиціонування фірми на ринку, застосовуванні маркетингові прийоми, фірмовий стиль компанії, що охоплює бланки, конверти, форму співробітників, дизайн офісів і оформлення транспортних засобів плюс «неписані правила» взаємин із партнерами – все те, що визначає неповторний вигляд фірми, безпосередньо впливає на результат оцінки об’єктів ІВ, що належать цій фірмі.
Отже, усі позитивні обставини, повʼязані з іміджем фірми – фірмове найменування, географічне положення, особливості збуту і постачання, використання ноу-хау у виробничому процесі і управлінських ноу-хау в процесі маркетингу є елементами «goodwill». Вартість «goodwill» визначають як різницю між купівельною ціною підприємства і балансовою вартістю його активів.
У підсумку слід зазначити, що можливості, які відкриваються перед підприємствами під час оцінювання об’єктів ІВ наразі в Україні ще не до кінця усвідомлені. І тут головне зрозуміти, що будь-які обʼєкти ІВ – це потенційні економічні резерви вашого підприємства.
Застава майнових прав об’єктів інтелектуальної власності
Наразі впроваджується практика надання банками інвестиційних кредитів, які забезпечуються заставою вартості майнових прав на обʼєкти інтелектуальної власності. Крім того, дуже часто винахідник не володіє іншим майном, яке можна було б використовувати як заставу для банку або приватного кредитора. Тому на сьогодні залишається цікавим питання можливості застави майнових прав об’єктів інтелектуальної власності під час отримання кредиту.
Так, у ст. 4 Закону України «Про заставу» визначено, що предметом застави можуть бути майно та майнові права. До того ж відповідно до ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути предметом договору застави та інших зобовʼязань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.
Проте слід пам’ятати, що до регулювання правовідносин, що виникають під час застави майнових прав інтелектуальної власності застосовуються не тільки загальні норми заставного права, але й доволі специфічні норми, що регулюють порядок розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Наприклад, під час передавання у заставу майнових права інтелектуальної власності на комерційне найменування слід пам’ятати, що відповідно до ч. 2 ст. 490 ЦКУ такі права передаються іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.
Аналогічне обмеження передбачено для передачі права попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ч. 2 ст. 470 ЦКУ).
Окремо слід враховувати строк чинності майнових прав інтелектуальної власності. Для прикладу, відповідно до ч. 1 ст. 496 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку. Отже, строк дії застави таких об’єктів інтелектуальної власності обмежений строком чинності їхніх майнових прав.
Також слід зазначити, що банки дуже прискіпливо ставляться до питання видачі кредиту під заставу майнових прав інтелектуальної власності через існування багатьох ризиків.
Зокрема на практиці трапляються випадки дострокового припинення або визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на певний об’єкт, які не залежать від волі заставодателя або заставодержателя. А тому важливо для кредитора наперед перевірити відсутність у боржника або повʼязаних з ним осіб свідоцтв, що конкурують, патентів і заявок на них. Для перевірки цих обставин необхідно провести «дью ділідженс» (перевірку) свідоцтв та патентів, що потребує додаткових витрат.
Другий ризик, що знижує привабливість майнових прав інтелектуальної власності як заставу – це їхня нестійка ліквідність. Якщо об’єкт інтелектуальної власності недостатньо комерціалізований та припиняє приносити дохід, то навряд чи він може бути реалізований банком як застава, у разі неповернення кредиту його складно буде продати.
Також занепокоєння кредитора може викликати відсутність в Україні дієвого механізму звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності та перекладу виняткових прав із заставодавця на заставодержателя. З практики, якщо договором не передбачити позадоговірний порядок звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності, то придбати заставлені майнові права на обʼєкт інтелектуальної власності у судовому порядку через недосконалість чинного законодавства вкрай важко.
Внесення майнових прав об’єктів інтелектуальної власності до статутного капіталу
Статутний капітал юридичної особи – це зареєстрований у встановленому законом порядку та закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке повинно бути передане підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його господарської діяльності та як сплата його учасниками отримуваних ними майнових прав.
Внеском до статутного капіталу, окрім коштів, цінних паперів та різних матеріальних цінностей можуть бути також майнові права інтелектуальної власності. Це передбачено, зокрема, ч. 3 ст. 424 ЦКУ та ч. 1 ст. 86 ГКУ.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
Отже, для визначення вартості (грошової оцінки) майнових прав об’єкта інтелектуальної власності, що будуть вноситись до статутного капіталу, засновнику (учаснику) необхідно звернутись до незалежної експертної оцінки, як це передбачено Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Також треба враховувати, що ч. 3 ст. 424 ЦКУ передбачає, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи «відповідно до закону». У свою чергу відповідно до ст. 1107 ЦКУ розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі конкретних договорів, що обов’язково укладаються у письмовій формі.
Отже, у разі внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства останнє стає власником прав на відповідний обʼєкт тільки на підставі укладеного договору про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на такий обʼєкт.
До того ж слід зазначити, що під час прийняття рішення щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства необхідно враховувати особливість правової охорони відповідного обʼєкта.
До того ж терміни дії майнових прав на певні обʼєкти інтелектуальної власності порівняно невеликі, а тому доцільно віддавати перевагу майновим правам на знаки для товарів і послуг, обʼєкти авторського права, обʼєкти суміжних прав та винаходи, строк дії майнових прав яких значно довший.
Отже, враховуючи специфіку правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, до внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства передусім необхідно ретельно перевірити:
- хто є власником прав на відповідний обʼєкт інтелектуальної власності;
- чи є права третіх осіб щодо відповідного обʼєкта, підтверджені договором застави, ліцензійним договором тощо;
- можливість використання обʼєкта інтелектуальної власності господарським товариством, до статутного капіталу якого вносяться майнові права на такий обʼєкт;
- термін дії майнових прав на обʼєкт інтелектуальної власності.
Чинне законодавство України передбачає обмеження щодо формування статутного капіталу деяких видів господарських товариств коштом нематеріальних активів.
Так, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» зазначено, що під час створення фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу, статутний (складений) капітал повинен бути сплачений тільки у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків.
До таких установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.