Розширена апеляційна палата (РАП) Європейського патентного офісу (ЄПО) опублікувала довгоочікуване рішення у справі G 2/21. РАП є найвищим судовим органом відповідно до Європейської патентної конвенції (ЄПК). Основним завданням цього органу є забезпечення однакового застосування ЄПК.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Головне питання у справі G 2/21 — з’ясувати, чи для встановлення винахідницького рівня власник патенту може підтвердити технічний ефект, покладаючись на докази, що були оприлюднені після дати подання патентної заявки (пізніше опубліковані докази, post-published evidence). Це питання за своєю суттю стосується питання правдоподібності (plausibility). Поняття правдоподібності в останні роки викликало гарячі обговорення в європейському патентному праві, тому рішення у справі G 2/21, що повинно було надати роз’яснення у цьому питанні, очікувалося з нетерпінням професійною спільнотою.
Треба зазначити, що тоді як справа G 2/21 стосувалася інсектицидної композиції, питання правдоподібності є найбільш релевантним для фармацевтичних і біофармацевтичних винаходів, особливо щодо патентних заявок, що стосуються нового медичного використання відомих фармацевтичних компонентів (second medical use). Щодо таких патентів, наприклад, однією з гучних справ є Warner-Lambert v Mylan & Actavis [2018] UKSC 56, що стосувалася, зокрема, ролі правдоподібності в оцінці дійсності патенту на лікарський засіб для лікування різних типів болю — прегабалін — у межах питання неповного розкриття винаходу (insufficiency of disclosure).
Суть справи G 2/21 та питання, направлені до РАП
Європейський патент EP 2 484 209 у справі G 2/21 стосувався інсектицидної композиції для боротьби з комахами-шкідниками. Патент зазначав, що дві сполуки, які вже були відомі своєю відповідною інсектицидною активністю, мають більший, ніж суто адитивний ефект (сумарний ефект двох сполук) при використанні у вигляді суміші, тобто мають синергетичний ефект. У підтримку такого синергетичного ефекту для встановлення винахідницького рівня патентовласник покладався на дані тестування, подані та опубліковані після дати подання патентної заявки.
Технічна апеляційна палата 3.3.02 направила питання щодо принципу вільної оцінки доказів і поняття правдоподібності в контексті винахідницького рівня до РАП. Щодо останнього технічна апеляційна палата визначила три різні лінії підходів, що застосовувались апеляційними палатами ЄПО. Зокрема, передані питання на розгляд РАП у справі G 2/21 стосувалися умов, за яких пізніше опубліковані дані можуть бути взяті до уваги для підтвердження технічного ефекту, тобто що потрібно для того, щоб технічний ефект вважався правдоподібно розкритим у заявці. Було визначено три напрями справ, у яких розглядалося це питання: 1) правдоподібність ab initio (пізніше опубліковані дані можуть бути взяті до уваги, якщо в поданій заявці є певні дані або технічні аргументи на підтримку технічного ефекту), 2) неправдоподібність ab initio (опубліковані дані завжди повинні враховуватися, якщо технічний ефект не є неправдоподібним), і 3) відсутність правдоподібності (концепція правдоподібності відхиляється).
Роль технічного ефекту у встановленні винахідницького рівня
Відповідно до ст. 52(1) ЄПК, патенти видаються на будь-які винаходи в усіх галузях технології за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і придатні для промислового застосування. Згідно з усталеною юриспруденцією ЄПО, оцінка винахідницького рівня повинна проводитися на дату подання патентної заявки на основі інформації в патенті разом із загальними знаннями, доступними на той час фахівцеві у відповідній галузі. При оцінці патентоздатності винаходу ЄПО зазвичай застосовує так званий підхід проблеми та вирішення (problem and solution approach). Під час аналізу винахідницького рівня при застосуванні цього підходу визначення технічного ефекту винаходу відіграє важливу роль. Цей підхід складається з таких методологічних кроків:
a) визначення найближчого попереднього рівня техніки;
b) порівняння об’єкта винаходу, що розглядається, з розкриттям найближчого попереднього рівня техніки та визначення різниці між ними;
c) визначення технічного ефекту або результату, досягнутого і пов’язаного із цією різницею;
d) визначення технічної проблеми, яка має бути розв’язана як об’єкт винаходу для досягнення такого ефекту або результату;
e) аналіз того, чи запропонував би фахівець, враховуючи рівень техніки у значенні ст. 54(2) ЄПК, заявлені технічні характеристики для отримання результатів, досягнутих заявленим винаходом.
Як видно зі стадій аналізу, технічна проблема у d) повинна бути похідною від ефекту у с), що безпосередньо та причинно пов’язаний з технічними характеристиками заявленого винаходу. Такий ефект не може бути використаний у формулюванні технічної проблеми, якщо ефект вимагає додаткової інформації, якої немає у розпорядженні фахівця, навіть після врахування змісту відповідної заявки. Етап c) вимагає, щоб для визначення об’єктивної технічної проблеми оцінювалися технічні результати й ефекти, досягнуті заявленим винаходом, порівняно з найближчим попереднім рівнем техніки. Відповідно до усталеної прецедентної практики апеляційних палат заявник або власник патенту повинен належним чином продемонструвати, що передбачувані переваги заявленого винаходу були успішно досягнуті.
Як вже зазначалося, у справі, що лежить в основі звернення до РАП, патентовласник покладався на дані тестування, подані та опубліковані після дати подання патентної заявки (пізніше опубліковані докази) на підтримку передбачуваного синергічного ефекту. Відповідно до питань, направлених до РАП технічною апеляційною палатою 3.3.02, вирішальним для оцінки винахідницького рівня було те, чи слід брати до уваги ці пізніше опубліковані дані як доказ передбачуваного синергетичного ефекту.
Що вирішила РАП?
У своєму рішенні РАП зазначила, що принцип вільної оцінки доказів, який закріплений у праві кожної сторони провадження згідно з ЄПК, дає право сторонам надавати докази у відповідній формі відповідно до ст. 113(1) і ст. 117(1) ЄПК. Отже, цей принцип не може використовуватися для ігнорування доказів, що подані стороною і на які вона покладається на підтримку оскаржуваного висновку щодо правдоподібності та є вирішальними для остаточного рішення. Тому докази, подані заявником або власником патенту для підтвердження передбачуваного технічного ефекту, на який він покладається для визнання винахідницького рівня, не можна ігнорувати лише на тій підставі, що такий доказ, на якому базується ефект, не був оприлюднений до дати подання заявки на патент і був наданий стороною після цієї дати.
Відповідний стандарт, що потрібно застосовувати при доказуванні передбачуваного технічного ефекту під час оцінки того, чи містить заявлений об’єкт винахідницький рівень, стосується питання про те, що фахівець, беручи до уваги його загальні знання, зрозумів би на дату подання патентної заявки з технічного вчення щодо винаходу. Тобто технічний ефект, на який покладається патентозаявник, повинен бути охоплений цим технічним вченням. РАП зазначила, що ці керівні принципи дозволять компетентній апеляційній палаті прийняти рішення про те, чи можна покладатися на пізніше опубліковані докази на підтримку заявленого технічного ефекту під час оцінки того, чи містить заявлений об’єкт винахідницький рівень.
У зв’язку з цим РАП прийняла таке рішення:
1. Докази, надані заявником або власником патенту для підтвердження технічного ефекту, який використовується для визнання винахідницького рівня заявленого об’єкта, не можуть бути проігноровані лише на тій підставі, що такі докази, на яких базується ефект, не були публічними до дати подання заявки на патент і були надані після цієї дати.
2. Заявник або власник патенту може покладатися на технічний ефект для підтвердження винахідницького рівня, якщо фахівець, беручи до уваги загальні знання та ґрунтуючись на поданій заявці, визначить зазначений ефект як такий, що охоплений технічним вченням і втілений у винаході, розкритому у початково поданій заявці.
Отже, рішення G 2/21 підтверджує, що пізніше опубліковані дані, надані на підтримку винахідницького рівня, принципово не можуть бути відхилені, навіть у випадках, коли такі опубліковані дані є єдиним доказом заявленого технічного ефекту.