Маркетологи ХХІ століття єдині в одному – конкуренція на ринку товарів і послуг з кожним новим днем ускладнює їхнє життя. Те, що раніше називалося жорсткою конкуренцією, сьогодні сприймається як дружні відносини. Гра «без правил та обмежень», але згідно з чинним законодавством, мчиться з шаленою швидкістю.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Одним з ефективних законодавчо встановлених механізмів захисту інвестицій для власників бізнесу є використання об’єктів прав інтелектуальної власності (далі – ІВ) в їхній діяльності, оскільки володіння майновими правами ІВ дозволяє не лише їх використовувати, але й надає виключне право дозволяти таке використання іншим особам та перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання. Європейський бізнес активно користується таким механізмом для досягнення конкурентних переваг на ринку товарів і послуг. Згідно з даними Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), 42% обсягів ВВП в ЄС (приблизно 5,7 трлн євро) генерують підприємства, які активно використовують ІВ, забезпечуючи 82 млн робочих місць.
Інколи деякі власники прав ІВ задля перемоги над конкурентами зловживають своїми правами. У цьому матеріалі ми розглянемо саме такий випадок, який набув системного характеру через відсутність своєчасної імплементації європейських норм захисту прав ІВ в українське законодавство.
На шляху до Європи
Україна почала активно вливатися у світове конкурентне середовище з 16.05.2008 р., коли наша держава стала 152-м повноправним членом Світової організації торгівлі (далі – СОТ). Необхідною умовою для вступу України до СОТ було обов’язкове виконання Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – ТРІПС), яка є однією з найважливіших угод СОТ. Головною метою ТРІПС є забезпечення таких національних заходів з охорони прав ІВ, які не стануть бар’єрами для міжнародної торгівлі, проте збалансовано поєднають інтерес правовласника з інтересом споживача продукції зі складовою ІВ.
16.09.2014 р. Угода про асоціацію між Україною та ЄС була одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом, а з 01.09.2017 р. ця угода набрала чинності, тобто в повному обсязі вступила в дію. Починаючи з 2015 р. на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відповідні органи виконавчої влади розробили цілу низку законопроектів, однак станом на сьогодні більшість з них не розглянуті Верховною радою України, а деякі навіть не внесені на її розгляд. В результаті, чинне вітчизняне законодавство, пов’язане зі сферою ІВ, не приведене у відповідність до європейських норм, що призводить до зловживання правом несумлінними правовласниками та до відсутності реальної боротьби з розповсюдженням контрафактної продукції в Україні, незважаючи на реальність загроз, які несуть підробки.
Загрози від контрафакту
Виробництво та продаж контрафактних товарів – це глобальна проблема, пов’язана з багато мільярдним обігом, що має серйозні економічні, соціальні та екологічні наслідки для всіх країн і споживачів. Проблема підробок існує в усіх галузях промисловості та стосується всіх об'єктів прав ІВ. Більшість підробок імпортується або експортується.
Це дуже вигідний бізнес, який існує через те, що злочинці спираються на незмінно високий попит на дешеві товари за низьких витрат на їх виготовлення і розповсюдження та не бояться жорсткого покарання за цей вид злочину. Придбання підробок означає ризик для здоров’я та безпеки споживачів, зростання екологічних проблем. Гроші, отримані від виробництва та продажу підробок, спрямовуються, зокрема, на фінансування організованих злочинних і терористичних груп, що в умовах загрозливої для державної безпеки ситуації на Сході країни є вкрай небезпечним.
На державному рівні підробки шкодять економіці України, бюджет якої щорічно недоотримує мільярди гривень потенційних податкових надходжень, знижують прямі інвестиції через втрату країною інвестиційної привабливості, сприяють зростанню корупції та злочинності, знищують чесну конкуренцію на ринку, призводять до зменшення кількості робочих місць та відтоку за кордон професійних кадрів, а також завдають шкоди довкіллю. Для правовласників підробки означають матеріальні та іміджеві втрати.
Митний реєстр об’єктів прав ІВ – бар’єр для контрафакту
Митний реєстр об’єктів прав інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) є сьогодні єдиним дієвим механізмом для виявлення і боротьби з контрафактною продукцією на кордоні, оскільки дозволяє зупинити та заборонити переміщення через митний кордон України товарів, імпорт та експорт яких здійснюється з порушенням прав ІВ. Окрім того, у зв’язку із загрозливою ситуацією на Сході України правоохоронні органи наразі не мають змоги на повну силу боротися з контрафактною і піратською продукцією, тому одним з основних механізмів недопущення таких товарів у вільний обіг залишається Митний реєстр ОПІВ.
Добросовісні правовласники вносять свої ОПІВ до Митного реєстру ОПІВ з метою боротьби з контрафактною продукцією та недопущення введення такої продукції у вільний обіг. Також дії митних органів повинні бути спрямовані на недопущення контрафактної продукції на територію України.
Шляхом ведення Митного реєстру ОПІВ та документальної перевірки товарно-супровідних документів, дотримуючись вимог законодавства з питань захисту прав ІВ митниці, ДФС повинні сприяти захисту прав ІВ на митному кордоні, прав законного правовласника-виробника оригінальної продукції, що в результаті створить сприятливі умови для діяльності легального бізнесу в Україні.
Митний реєстр ОПІВ та зловживання правом
Ст. 4 Митного кодексу України (далі – МКУ) визначає контрафактні товари як товари, що містять ОПІВ, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав ІВ. Законодавством України та міжнародними правовими актами встановлюються випадки, коли дії третіх осіб щодо використання об’єктів права ІВ не розглядаються як порушення прав правовласника. Відповідно до положень ст. 51 ТРІПС, країни-члени забезпечують відповідні процедури стосовно тимчасового зупинення переміщення через митний кордон товарів, які порушують права ІВ, при цьому не повинно бути жодних зобов’язань застосовувати такі процедури до імпорту товарів, випущених на ринок в іншій країні власником права ІВ або за його згодою, чи до транзитних товарів.
Чинне законодавство (наприклад, ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») закріплює випадки правомірного використання знаків для товарів і послуг та обмежує права правовласника, що випливають зі свідоцтва, а саме виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, у разі використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний обіг власником свідоцтва чи за його згодою.
Водночас, відповідно до офіційного Звіту Державної фіскальної служби за 2017 р., станом на 01.01.2018 р. у Митному реєстрі ОПІВ за заявами правовласників внесено понад 3600 реєстрацій, протягом 2017 р. призупинення митного оформлення за підозрою у порушенні прав ІВ здійснено у 9687 випадках, однак було заведено лише 14 справ про порушення митних правил за фактами ввезення та вивезення товарів з порушенням прав ІВ.
Відповідно до цих статистичних даних, головні зусилля митниці спрямовані на призупинення митного оформлення оригінальних товарів у випадках, коли імпорт цих товарів здійснюється неавторизованими у митному реєстрі імпортерами. Тобто відсутність у Митному реєстрі ОПІВ даних про таких імпортерів митники сприймають як ризик ввезення товарів з порушенням прав ІВ. Тому вони зайняті переважно питаннями призупинення товарів, які є об’єктами паралельної торгівлі, тобто товарами, які були введені на ринок за кордоном власником або за згодою власника відповідних прав ІВ та які згодом імпортуються на внутрішній ринок без дозволу власника таких прав.
Все це відбувається незважаючи на те, що жоден нормативно-правовий акт з питань митної справи не визначає факт відсутності відомостей про імпортера товару в Митному реєстрі ОПІВ як ознаку порушення прав ІВ, а також як достатню підставу для призупинення митного оформлення таких товарів з наступним інформуванням правовласника, якщо під час здійснення митних процедур документально та/або фактично (за результатом митного огляду) встановлено оригінальне походження товару та введення його правовласником (або за його згодою) в цивільний обіг.
Чому так відбувається? Напевно, тому що на відміну від імпортера контрафактної продукції, який не вказує торговельні марки в декларації, «сірі» імпортери зазвичай зазначають торговельні марки, та їх легко виявити за даними автоматизованої системи митного оформлення. Однак призупинення митного оформлення товарів паралельного імпорту, за умови доброчесного використання торговельної марки шляхом імпорту оригінальних товарів, не є боротьбою з контрафактною продукцією, для якої був створений Митний реєстр ОПІВ.
Як вирішують питання із захистом від паралельного імпорту в США
Американські правовласники, для яких важливо, щоб у США продавалися лише товари, вироблені для продажу в США, та які вважають, що паралельний імпорт може привести до негативних наслідків (плутанини у споживачів США, шкоди для репутації їхньої компанії, відсутності гарантії на території США, втрати ретельно напрацьованих ділових відносин з представниками дистриб’юторської мережі, незадоволення споживачів якістю товарів, призначених для іншого ринку) мають можливість співпрацювати з Митно-прикордонною службою США (далі – МПС) для вжиття заходів щодо захисту прав на торговельну марку на митному кордоні та запобігання паралельному імпорту.
Для того щоб отримати допомогу від МПС, правовласнику необхідно виконати певні дії. По-перше, зареєструвати свою торговельну марку в Бюро патентів і торговельних марок США (USPTO), тобто потрібно мати чинну федерально зареєстровану торговельну марку.
По-друге, звернутися із заявою про захист за правилом Lever (відповідно до якого правовласник може запобігти неавторизованому імпорту, якщо у неавторизованих імпортованих товарів наявні фізичні та матеріальні відмінності від товарів, що продаються у США під тією ж торговельною маркою або комерційним найменуванням) та розробити стратегію захисту прав як від товарів паралельного імпорту, так і від контрафактних товарів.
Однак, навіть якщо надано захист за правилом Lever, згідно із правилами МПС, може бути дозволено ввезення таких товарів у двох випадках: коли неавторизований імпортер прикріпить застережний напис (дисклеймер), на якому зазначено, що цей продукт не є продуктом, авторизованим власником торговельної марки у США для імпорту, та цей продукт має фізичні й матеріальні відмінності від авторизованого продукту, або якщо торговельна марка видалена з товарів. При цьому правовласник ще має можливість звернутися за захистом відповідно до Закону про тарифи та не допустити такий товар у США.
По-третє, бажано надати МПС короткий і легкий у користуванні навчальний посібник з ідентифікації продукції (в тому числі вказати шляхи ввезення авторизованої для імпорту продукції) та провести навчальні семінари для персоналу МПС.
По-четверте, потрібно бути готовим діяти швидко (протягом 30 робочих днів призупинення), як тільки МПС повідомить, що вони призупинили підозрілу неавторизовану продукцію, та надасть інформацію про дату імпорту, пункт ввезення, опис товару, кількість і країну походження. За запитом правовласника МПС може надати зразки або детальні фото товарів. При цьому МПС не завжди одразу знає, чи є товари контрафактними або паралельним імпортом, тому вони звертатимуться за допомогою до правовласника у такій ідентифікації. Для того щоб скористатися захистом за правилом Lever, потрібно бути готовим у короткий термін надати МПС інформацію щодо наявності у неавторизованих імпортованих товарів фізичних та матеріальних відмінностей від товарів, що продаються в США під тією ж торговельною маркою або комерційним найменуванням.
Що необхідно зробити в Україні?
Якнайшвидше налагодити дієву роботу митних органів ДФС, спрямовану на захист прав ІВ та боротьбу з контрафактними й піратськими товарами. Це можливо зробити або шляхом прийняття проекту закону №4614 від 05.07.2016 р. за основу (за умови його подальшого доопрацювання із залученням зацікавленої громадськості для врахування всіх напрацьованих професійною спільнотою рекомендацій), або шляхом розробки у 3-місячний термін нового проекту закону, в якому врахувати всі розроблені пропозиції, та внести його у сесійну залу для прийняття ВРУ восени.
Що стосується головних зауважень до норм проекту закону №4614 від 05.07.2016 р., то це такі:
Щодо визначення контрафактних товарів. Визначення контрафактних товарів у п. 57-1 Проекту №4614 доцільно привести у відповідність до термінології, що міститься у спеціальному законодавстві, та сформулювати таке визначення: «Контрафактні товари – це товари, які порушують право на торговельну марку в Україні, та без дозволу мають позначення, ідентичне або схоже настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи торговельною маркою для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг».
Щодо достатності інформації в Митному реєстрі ОПІВ для ідентифікації контрафактних товарів. Відсутність в Митному реєстрі ОПІВ інформації, необхідної для ідентифікації контрафактних товарів, призводить до затримання оформлення оригінальних товарів. Надання такої інформації правовласником, як обов’язкової умови внесення ОПІВ до Митного реєстру, дозволить уникнути безпідставного призупинення митного оформлення оригінальних товарів та підвищити ефективність роботи митних органів щодо виявлення контрафактних товарів. Для цього п. 3 ст. 398 необхідно доповнити такою нормою: «Під час подання заяви правовласнику обов’язково необхідно надати докладний опис товару, об’єкта прав інтелектуальної власності, а також вказати країну походження (виробництва), ознаки оригінальності упакування для транспортування товару, ознаки оригінальності упакування товару, ознаки оригінальності товару, відомості про правовласника та його представника».
Щодо процедури знищення, передбаченої ст. 401 та ст. 401-1 Проекту №4614. Ст. 23 Регламенту ЄС №608/13 встановлює, що роль власника товарів у процедурі знищення закінчується після надання останнім згоди на знищення або «мовчазної згоди». Ефективність подальших дій залежить від взаємодії митних органів та правовласника. Спрощена процедура знищення – це можливість контролю з боку правовласника за виконанням власником товарів своїх зобов’язань та можливість бути залученим безпосередньо до процесу знищення таких товарів.
Доцільно привести наявну спрощену процедуру знищення товарів, підозрюваних у контрафактності, в тому числі щодо знищення малих партій, у відповідність до Регламенту ЄС, що дозволить мінімізувати процедурне навантаження на власника товарів, а також адміністративне навантаження на митні органи. Процедура знищення має проходити під контролем митниці та бути простою для виконання. Правовласник повинен мати можливість отримати інформацію від митниці про вартість зберігання, перевезення, знищення, оформлення документів та інші витрати, пов’язані з дотриманням митного режиму знищення або руйнування, оскільки оплата цих дій здійснюється коштом правовласника. Щодо відібрання зразків, необхідно, щоб правовласник надавав письмову згоду на такі дії, що дозволить уникнути можливих зловживань представниками митниці.
Щодо строків набрання чинності нормами Проекту №4614
Враховуючи надзвичайну актуальність проекту, не варто чекати, як запропоновано, на набрання ним чинності у вересні 2020 р., а передбачити введення його в дію через 6 місяців після опублікування, а також розробити та затвердити всі необхідні для його реалізації нормативно-правові акти у цей же строк.
Після прийняття ВРУ проекту закону №4614 від 05.07.2016 р. (в першому читанні) за основу, доцільно внести до проекту (до другого читання) всі вищезазначені положення та передбачити інші важливі норми, а саме участь особи, права ІВ якої порушено, у справі про порушення митних правил (ст. 497, 498 МКУ), щоб мати можливість захистити свої права ІВ та донести свою позицію до судді.
Також необхідно доповнити санкцію ст. 476 поняттям «знищення» для уникнення повторного продажу конфіскованої фальсифікованої продукції, оскільки сьогодні суди відмовляються постановляти рішення щодо знищення контрафактної продукції у зв’язку з відсутністю такої санкції у ст. 476 МКУ, та встановити альтернативний розмір штрафу від 17 тис. грн до 170 тис. грн, залежно від кількості імпортованої/експортованої контрафактної продукції. Наразі штраф недиференційований – 17 тис. грн.
Потрібно встановити, що порушення прав ІВ під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, може бути підтверджене висновком правовласника (п. 14 ст. 399 МКУ), який має вичерпну інформацію, необхідну для надання такого висновку, на відміну від атестованого судового експерта, який зазвичай не має такої інформації.