12 жовтня 2021, 16:41

Топ-5 рішень Верховного Суду в сфері захисту ІВ у 2021 р.

Опубліковано в №19 (749)

В'ячеслав Сталовєров
В'ячеслав Сталовєров «Everlegal» адвокат

1 Справа «Зафорпо Венчурс Лімітед»


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


«Зафорпо Венчурс Лімітед» звернулося з позовом до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» про визнання низки свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсними та заборону ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» використовувати позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками «Зафорпо Венчурс Лімітед» (маються на увазі торгові марки «Мірна», «Арктика» та «Наша Марка»).

Позовні вимоги «Зафорпо Венчурс Лімітед» мотивовані з посиланням на невідповідність оспорюваних торгових марок умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговими марками (маються на увазі торгові марки науково-виробничого підприємства «Гетьман») для таких самих та споріднених товарів.

Верховний Суд у цій справі встановив, що висновок судів попередніх інстанцій про те, що ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» «довідалось» про порушене, на думку «Зафорпо Венчурс Лімітед», право після того, як стало власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг (тобто після 26.12.2018 р.), є передчасним. ВС погодився з доводами ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», що суди не дослідили зібрані у справі докази щодо встановлення власника знаків для товарів та послуг (власником яких з 26.12.2018 р. є «Зафорпо Венчурс Лімітед») на момент реєстрації спірних знаків, його обізнаності з фактом реєстрації ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» спірних торгових марок. З огляду на це постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.04.2021 р. у справі № 910/1138/19 касаційна скарга ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» задоволена частково.

На даний момент справа направлена на новий розгляд у Господарський суд Києва.

2 Справа BOSCH

У червні 2020 р. ТОВ «Роберт Бош» звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до ТОВ «Ленлайс» про захист прав інтелектуальної власності. Позивач просив заборонити ТОВ «Ленлайс» використовувати знак для товарів і послуг BOSCH за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг BOSCH, а також імпорт та продаж товарів з нанесеним знаком для товарів і послуг BOSCH на території України.

У цій справі Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в постанові ВП ВС від 15 вересня 2020 р. у справі № 753/22860/17.

Вона звернула увагу, що скасовуючи ухвалу місцевого суду про забезпечення позову, апеляційний господарський суд вказав, що задовольняючи заяву про забезпечення, суд фактично унеможливив імпорт спірного товару та його вільний обіг на території України, що по змісту є тотожним задоволенню позовних вимог про заборону імпорту та продажу товару. У зв'язку з цим Велика Палата Верховного Суду постановила залишити касаційну скаргу ТОВ «Роберт Бош» без задоволення.

3 Справа «Конте Спа»

У серпні 2018 р. спільне товариство з обмеженою відповідальністю «Конте Спа» звернулося до суду з позовом до фізичної особи-підприємця та товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест».

СТОВ «Конте Спа» стало відомо, що в Україні в мережі Інтернет діє магазин, що належить фізичній особі-підприємцю, котрий позиціонує себе як офіційний інтернет-магазин СТОВ «Конте Спа» в Україні, що не відповідає дійсності. Посилаючись на порушення прав інтелектуальної власності, позивач просив суд зобов’язати ФОП припинити порушення прав інтелектуальної власності СТОВ «Конте Спа» на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України шляхом припинення незаконного використання знаків та схожих з ними позначень в мережі Інтернет.

У цій справі судді Верховного Суду дійшли висновку, що розглядаючи справу в порядку цивільного судочинства, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували та не надали належної правової оцінки тому факту, що СТОВ «Конте Спа» заявило позовні вимоги про захист прав інтелектуальної власності до суб’єкта підприємницької діяльності, який зареєстрований як фізична особа-підприємець та використовує доменне ім’я у своїй господарській діяльності, та ТОВ «Інтернет Інвест» (у частині переделегування (передачі) доменного імені). З огляду на характер правовідносин, що виникли між сторонами, зміст прав та обов’язків у цих правовідносинах і їх суб’єктний склад, колегія суддів зробила висновок про те, що оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з закриттям провадження у справі, оскільки цей спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а належить до компетенції господарських судів України.

З огляду на вищевказане судді Верховного Суду постановили рішення суду першої інстанції скасувати та рекомендували СТОВ «Конте Спа» звернутись за захистом своїх прав до господарського суду.

4 Справа АТ «СБЕРБАНК»

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» звернулось до господарського суду Києва з позовом до публічного акціонерного товариства «Сбербанк» щодо визнання недійсними повністю належних АТ «Сбербанк» свідоцтв України на знак для товарів і послуг та таких, що належали ПАТ «Сбербанк Росії», а також щодо заборони АТ «Сбербанк» незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є ПАТ «Державний ощадний банк України».

Вимоги ПАТ «Державний ощадний банк України» зумовлені тим, що воно є власником знаку для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116, а торгові марки за свідоцтвами України № 151584, № 183294, № 18396 та за міжнародними реєстраціями № 1069810, № 1113875, № 1113876, № 1114550, № 1116554, № 1117613, № 1120118 є схожими до ступеня змішування з торговою маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг.

У цій справі судді Верховного Суду дійшли висновку, що виходячи з підстав та предмета заявлених позовних вимог, судами попередніх інстанцій для вирішення питань щодо визначення схожості до ступеня змішуваності самого позначення «СБЕРБАНК», яке містять торгові марки за свідоцтвами України № 151584, № 183294, № 18396 та за міжнародними реєстраціями № 1069810, № 1113875, № 1113876, № 1114550, № 1116554, № 1117613, № 1120118, і торгова марка позивача, у справі було призначено судові експертизи.

На думку Верховного Суду, у цій справі в обох висновках (№ 219/16 та № 1779) експертами було встановлено, що протиставлені торгові марки на товари і послуги, для яких зареєстровані ці торгові марки, є спорідненими (однорідними). Вказані обставини також підтверджено матеріалами справи. Висновками судових експертів встановлено та матеріалами справи підтверджено, що торгові марки АТ «Сбербанк» та ПАТ «Сбербанк Росії» є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я АТ «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно всіх товарів 09, 14 та послуг 36 класів МКТП.

Тому судді Верховного Суду постановили касаційні скарги публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» та акціонерного товариства «Сбербанк» залишити без задоволення, а рішення господарського суду Києва від 18.04.2017 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 р. у справі № 910/570/16 — без змін.

5 Справа ТОВ «Три Ведмеді»

ТОВ «Три Ведмеді» звернулося до господарського суду Києва з позовом про припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001 р. На знак для товарів і послуг внаслідок визнання позначення загальновживаним щодо товару класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП) «морозиво». Товариство вважало, що ТОВ «Хладопром» є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке стало загальновживаним для 30 класу МКТП «морозиво» після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, а також як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Верховний Суд при розгляді цієї справи дійшов висновку, що внаслідок тривалого використання спеціального позначення відносно товару «морозиво» певного виду різними виробниками воно втратило можливість виконувати основну функцію торгової марки, а саме відрізняти товар однієї особи-виробника від аналогічного товару іншої особи-виробника, через те, що виник стійкий асоціативний зв’язок між позначенням та певним видом морозива, а не з конкретним його виробником.

На думку суддів Верховного Суду, у цій справі слід було встановити:

• тривалість та інтенсивність використання позначення різними юридичними особами;

• коли, в якому вигляді, на підставі яких документів та яким чином здійснювалось використання позначення іншими особами, територіальні межі такого використання та обсяги виробництва продукції з зазначеним позначенням (як загалом, так і окремо кожним виробником);

• чи вчиняло ТОВ «Хладопром» дії, спрямовані на захист знаку для товарів і послуг та усунення порушень у вигляді використання його іншими особами;

• чи здійснює ТОВ «Хладопром» дії, спрямовані на позиціювання позначення саме за ТОВ «Хладопром».

Тільки після встановлення вказаних обставин суди першої та апеляційної інстанцій мали зробити висновок щодо загальновживаності позначення. Такі дії судами попередніх інстанцій проведені не були. У зв'язку з цим Верховний Суд постановив скасувати рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати