Уявіть, Ви створюєте свій онлайн медіа-проєкт, шукаєте цікавий матеріал, пишете туди статті, займаєтеся його розкруткою тощо. Аж раптом одного разу Ви знаходите такий же проєкт із такою самою назвою, навіть майже з таким же доменом і поштою. Але з однією різницею - у нього зареєстрована торгова марка на цей проєкт, а у Вас - ні. Так, держава Вас не зобов’язує одразу ж реєструвати ТМ, але треба бути пильним, що б не вскочити у подібну халепу.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Ба більше, власник цієї ТМ пропонує Вам її викупити, оскільки в іншому випадку він заборонить Вам її використання. Ви здивовані, а може розлючені? Ви пишете 1001 пост про те, що створення цього проєкту і його назва - це була Ваша ідея і хтось намагається Вас «рейдернути».
На щастя, після тривалої інформаційної війни у соцмережах Ви знаходите порозуміння зі своїм опонентом і домовляєтеся про передачу виключних прав на цю ТМ за символічну суму.
Не вдаючись до моральної сторони цього питання і не вирішуючи, хто правий, а хто - ні в цій ситуації, редакція «Юридичної Газети» хотіла б винести певний урок з цієї історії. Тому ми вирішили дізнатися в провідних юристів, що робити в такій ситуації. А саме:
- які є механізми захисту онлайн медіа-ресурсу чи проєкту від подібних посягань?
- який алгоритм дій має бути у автора/редакції, якщо з’явився ресурс зі схожою чи такою ж назвою, а реєстрації ТМ в тебе немає?
- чи можна притягнути зловмисника за шкоду, завданій ділової репутації? Як можна покарати за брендовий кіберсквотинг?
Артем Афян, керуючий партнер «Юскутум»
«Що я можу порадити медіа?
1. Реєструйте ТМ. Це значно дешевше за подальші консультації юристів та судові спори. Патентбот ваш у поміч.
2. Якщо заявився схожий домен або схожа сторінка у соцмережах, можна починати спори за сквотерінг, але там вже вирішення справи залежить від багатьох нюансів. Хоча явну підміну довести буде можна.
3. Алгоритм дій редакції наступний: терміново йти до юриста, який перевірить ТМ, порівняє домени, подивиться сторінки у соцмережах, і дасть поради, як діяти.
4. Шкоду в таких справах довести вкрай важко. Не варто плутати шкоду репутації із тим, що власник ресурсу нервував та про ресурс поговорили. Варто довести, що цей кейс позначився на заробітках, а це вже непросто. Хоча подібний суд можна використати як платформу до додаткового піару, але це вже - не юридична порада».
Микола Рехлицький, старший юрист практики IP/TMT АО «Arzinger»
Ігор Шишко, юрист практики IP/TMT АО «Arzinger»
«Недобросовісна реєстрація торговельної марки третіми особами (сквотинг) із наступною реєстрацією відповідного доменного імені є доволі поширеним явищем в Україні.
Мета таких дій доволі різна: перепродаж торговельної марки та домену; перешкоджання господарській діяльності; використання чужої ділової репутації; інше.
Si vis pacem, para bellum.
Якщо господарська діяльність є тісно пов’язаною із здійсненням бізнесу онлайн, то побудова захисту бренду тісно пов’язується із двома основними напрямками - створення IP-портфоліо та делегування доменних імен. Коли ж частка онлайну є незначною або взагалі відсутня, то створення IP-портфоліо видається більш справедливим та виправданим, в той час як питання із доменними іменами можна певною мірою відкласти і діяти «в режимі реагування на загрози».
Важливо пам’ятати, що вибудовувати стратегію захисту свого бренду необхідно перед або на початку діяльності, оскільки з розвитком бізнесу буде збільшуватися вартість бренду, відповідно буде збільшуватися кількість охочих недобросовісно використати його.
- Реєстрація торговельної марки
Першим кроком у побудові стратегії захисту бренду є реєстрація словесної торговельної марки в чорно-білому виконанні, оскільки така торговельна марка має найбільший об’єм правової охорони. У подальшому рекомендовано перейти до формування бренд-портфоліо, тобто реєстрації серії торговельних марок, які будуть максимально захищати бренд, у т.ч. зображувальних, звукових, комбінованих тощо - як чорно-білих, так і в кольорі. Залежно від планів щодо розвитку бізнесу, можливою є реєстрація також суб-брендів, які стосуються груп та індивідуальних SKU.
- Делегування доменного імені
Важливим кроком у побудові стратегії захисту бренду є делегування відповідного доменного імені.
У даному випадку слід зазначити, що приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Тобто для делегування доменного імені вам першочергово необхідно зареєструвати відповідну торговельну марку.
Для запобігання недобросовісній реєстрації торговельної марки та домену, важливою є першість. Першість у реєстрації торговельної марки та відповідного домену забезпечить вашому бренду захист від недобросовісних посягань третіх осіб.
Наступне питання: що робити, якщо на ваш бренд посягають треті особи, однак у вас відсутня зареєстрована торговельна марка/доменне ім’я?
Стратегія захисту бренду в даному випадку буде формуватися в залежності від обставин конкретної справи, однак можна виділити найбільш дієві способи захисту.
Першим кроком у будь-якій конфліктній ситуації є переговори. В значній кількості випадків переговорний процес позитивно закінчується для власника бренду. У випадку досягнення згоди між сторонами конфлікт вирішуються з найменшими втратами зі сторони власника бренду.
У тому разі, якщо переговори не досягли бажаного результату, необхідно переходити до наступного кроку - використання правових механізмів захисту бренду.
- Правові механізми захисту бренду у разі незаконної реєстрації торговельної марки:
- Подання заперечення проти реєстрації торговельної марки (можливе в тому разі, якщо процес реєстрації торговельної марки ще не закінчений).
- Захист прав у судовому порядку (в тому разі, якщо процес реєстрації торговельної марки вже завершений).
- Звернення до Антимонопольного комітету України.
- Звернення до правоохоронних органів (за умови, що у діях порушника присутній склад відповідного кримінального правопорушення).
- Правові механізми захисту бренду у разі незаконного делегування доменного імені:
- Захист прав в арбітражі з вирішення доменних спорів.
- Захист прав у суді».
Іларіон Томаров, радник «Василь Кісіль і партнери»
«Найпростіший варіант - подати назву ресурсу на реєстрацію як торговельну марку для ряду послуг 38 класу. Це має сенс, якщо медіа ресурс є бізнесом, тобто має на меті підприємницьку діяльність. Найчастіше медіа заробляють на різних видах реклами, тому що мають аудиторію читачів, яка цікавить рекламодавця. У такому випадку до обсягу охорони торговельної марки варто додати і послуги 35 класу.
Якщо публікації на сайті не мають комерційної мети, то через 5 років будь-яка зацікавлена особа може звернутися до суду та достроково припинити реєстрацію торговельної марки через невикористання.
У випадку, коли власник медіа ресурсу отримав претензію від власника ТМ із вимогою припинити незаконне використання знаку, є декілька варіантів захисту. Почнемо з найменш агресивного. У разі, якщо публікації на сайті не мають комерційної мети, - це доказ, що немає використання чужої торговельної марки, а отже, немає порушення.
Коли медіа ресурс заробляє, розміщуючи рекламу, то таке використання, скоріше, є комерційним.
Основний контраргумент - право попереднього користувача згідно ст. 500 Цивільного кодексу України. За умови, що медіа почало використовувати позначення раніше (і робило це регулярно і добросовісно), тоді власник ТМ не може заборонити використання позначення.
Найагресивніша відповідь - подати позов про визнання свідоцтва на ТМ недійним. Одна із підстав для скасування ТМ - реєстрація з порушенням прав третіх осіб. Власник медіа має довести, що у нього виникло право на комерційне позначення (не плутати з комерційним найменуванням юридичної особи), і воно стало відоме в Україні внаслідок його діяльності, а власник ТМ умисно присвоїв його собі.
У цій ситуації виникає конфлікт між обсягом правової охорони різних видів об’єктів права інтелектуальної власності, і не завжди легко провести межу між ними.
Якщо медіа виявило, що у нього з’явився двійник - сайт з аналогічною назвою, - тоді варто повідомити його про те, що споживачі можуть їх сплутати і варто змінити назву. Коли вдалося з’ясувати, що обидві сторони конфлікту - суб’єкти підприємницької діяльності, слід подати заяву до АМКУ про визнання недобросовісною конкуренцією і заборону таких дій.
У випадку, коли у нападника є лише доменне ім’я, можна спробувати забрати його або через доменний арбітраж при ВОІВ, або через позов до українського суду. Обидва варіанти ускладнені нюансами і вимагають залучення юристів, які мають досвід ведення таких справ.
З відшкодуванням шкоди складніше. Шанси стягнути істотну суму в якості компенсації моральної шкоди дуже невеликі. За умови, що ресурс некомерційний, довести майнову шкоду майже неможливо. Якщо комерційний, тоді є шанс довести упущену вигоду, якщо надати докази припинення контрактів із рекламодавцями, які вказали, що достроково розривають їх через поширення інформації про те, що медіа порушує інтелектуальні права третіх осіб.
Гіпотетично доказом збитків може стати статистика відвідування сайту - у разі кореляції між зменшенням кількості відвідувань і поширенням інформації про конфлікт, що спричинило, наприклад, зменшення доходів від банерної реклами».
Не зважаючи на те, що ми зверталися до юристів саме за юридичними порадами щодо цієї ситуації, наш гуру медіа-ринку Дмитро Гадомський, він же CEO юридичної компанії Axon Partners, вирішив виступити коучем із розвитку медіа-бізнесу і пофілософствувати на цю тему.
«Не все у світі крутиться навколо права і закону. Є ще репутація, здоровий глузд і, зрештою, рівні руки.
У історії зі спробою паном Шевчуком «засквотити» назву «Судовий репортер» (я розбирався із ситуацією, говорив із сторонами і мені це видається саме бажанням «засквотити») юридична сторона більше смішна, ніж цікава. Оскільки ми всі тут серйозні люди, а це ділове видання, то я краще поділюся своїми спостереженнями про здоровий глузд цього «замєсу».
Класичне юридичне медіа - це сайт, на якому трапляються два явища: там з’являються тексти і з’являються читачі. Читачі можуть приходити на сайт за якісними текстами або їх можна наганяти на сайт купівлею трафіку.
Так от, якби я зареєстрував ТМ «Юридична Газета» і запустив би ресурс із цією назвою, то переді мною постало б питання, де брати читачів і тексти. На сайт справжньої «Юридичної Газети» щомісяця заходять 170 тис. користувачів (для порівняння, на сайт «Юридичної практики» заходять 50 тис. користувачів на місяць). Майже 90% трафіку обидва ресурси отримують із пошуковиків, оскільки у них туча юридичного контенту, який добре індексується.
Теоретично я міг би згенерувати таку ж саму кількість текстів (купити базу рефератів і трохи примарафетити), нагнати туди платний трафік, але не уявляю, який це матиме сенс для юриста-сквотера. Якщо задача - просто створити сміттєзвалище текстів із клікбейтними заголовками і заробляти на рекламі, то навіщо було сквотити існуючий бренд? Якщо мета - створювати якісні тексти і конкурувати із існуючим виданням, то, щоби наздогнати їх за відвідуваннями, потрібно буде витратити кілька років, тому, знову ж таки, для чого повторювати чужий бренд?
Але із Судовим репортером все ще складніше. Бо якщо Юргазета і Юрпрактика отримують трафік із пошуковиків, то Судовий репортер більше 90% трафіку отримує із соціальних мереж. Відвідуваність Судового репортеру - всього 18 тис. користувачів на місяць (у 2,5 рази менше, ніж у Юрпрактики), але весь цей трафік приніс їм Facebook. Тоді як Юргазеті і Юрпрактиці соціальний трафік приносить лише малесенький струмочок у 3 і 5 тис. користувачів відповідно.
Соціальний трафік відрізняється від пошукового більшою взаємодією із контентом: людина не просто читає текст, вона ще його шерить і коментує. Тож, щоби «засквотити» Судовий репортер, нашому шановному сквотеру потрібно було б писати на сайт якісні тексти і розвивати свою сторінку у ФБ. У Судового репортеру зараз більше 7 тис. лайків на сторінці (для порівняння, у Юргазети - 35 тис., у Юрпрактики - 32 тис.). Варіант просто накрутити лайки не пройде, оскільки від цього не з’явиться соціальна активність навколо текстів.
Я залишив поза скобками питання якості текстів на ресурсі, який розвиває пан Шевчук, а також репутацію журналіста (у Ірини Салій вона є).
Тим не менше, я не вважаю цей конфлікт ідіотським, або беззмістовним, бо читачі Судового репортера довідалися про існування юридичної фірми Баррістерс, а фанати бренду Баррістерс дізналися про існування Судового репортера. Всі у виграші, незважаючи на те, що сторони вийдуть із конфлікту з різними виразами облич.
Ну і маленький дісклеймер. Інформацію про трафік я брав із відкритих джерел, тому можуть бути неточності (єдино правильна інформація є лише у адмінів сайтів)».