Тема «патентного тролінгу» за останні кілька років для України набула особливої актуальності, зокрема через те, що «патентні тролі» почали завдавати чималого клопоту суб’єктам господарювання. Які ж загрози несе це явище та як йому протидіяти? Про це говорили під час круглого столу «Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності».
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Організували захід патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери» та Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту (далі – НДЦ судової експертизи з питань ІВ Мін’юсту) спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київським університетом права НАН України та юридичною компанією «IPjurix».
Так, за словами президента Української Групи Міжнародної асоціації з охорони ІВ (УГ АIPPI), віце-президента з питань ІВ ICC Ukraine, координатора бізнес-ініціативи ІСС щодо зупинення підробок і піратства (BASCAP) в Україні Антоніни Пахаренко-Андерсон, «патентний тролінг» виник у США та набув глобальних масштабів. «Це поняття прийшло до нас зі США, де «патентними тролями» називають осіб, які скуповують на ринку патенти без наміру їх подальшого використання у своїй діяльності, а лише з метою ініціювання судових процесів про заборону виробництва або сплату роялті, заробляючи таким способом чималі гроші. Сучасні «тролі» орієнтовані переважно на новітні технології та продукти. В жертви вони обирають високотехнологічні компанії (наприклад, Apple, Samsung, Hewlett-Packard, Asus, Fujitsu, Lenovo, Panasonic). Об’єкти права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), які охороняються за належними їм патентами, здебільшого дійсно мають світову новизну», – доповіла експерт.
Крім того, пані Пахаренко-Андерсон зазначила, що в Україні «патентний тролінг» пов’язаний не лише з недобросовісною поведінкою суб’єктів на ринку, але й зі зловживанням щодо ОПІВ. «Шахраї активно використовують права інтелектуальної власності (особливо на промислові зразки) виключно з метою створення перешкод іншим суб’єктам господарювання під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять ОПІВ. Це явище набрало неабияких обертів за останні 4 роки, коли «тролі» одержували патенти та вносили до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності десятками такі ОПІВ як сірники, вішаки, пробки для закупорювання пляшок, запальнички, лопатки для харчових продуктів, господарські шкребки, планшетні комп’ютери, двірні та віконні засуви й ручки, колби та корки для фармацевтичної продукції, зубочистки, респіратори, лампочки, світильники, господарські рукавички, різноманітні способи упаковки товарів та безліч інших об’єктів повсякденного вжитку», – повідомила вона.
Також під час круглого столу експерти вели мову про те, що чинне законодавство України передбачає отримання 2-х видів патентів під відповідальність заявника – патенти на промисловий зразок і на корисну модель. При цьому новизна заявлених об’єктів не перевіряється експертною установою. Умовою отримання охорони для таких ОПІВ є правильно складена заявка на отримання патенту та сплата всіх зборів, передбачених законодавством.
Після отримання патенту на корисну модель або промисловий зразок його власник має право використовувати цей ОПІВ, розпоряджатися ним та забороняти іншими його використання. Крім того, правовласник може захищати свої права інтелектуальної власності засобами адміністративного, цивільного та кримінального судочинства, а також в адміністративному порядку на митному кордоні (що найбільше цікавить українських «тролів»).
Таким чином, «патентний троль» для захисту своїх прав може занести ОПІВ, на який є чинний патент, до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності, не сплачуючи за це жодної копійки з 01.06.2012 р., відтоді як набув чинності новий Митний кодекс України. Після внесення даних до реєстру митні органи (за відсутності дозволу патентовласника на використання ОПІВ за цим патентом) призупиняють митне оформлення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності відповідних товарів до 20-ти діб, повідомивши про це того ж «патентного троля» як правовласника. Саме після скасування грошової застави при реєстрації ОПІВ у митному реєстрі, а також відколи митні органи почали діяти за власною ініціативою, «патентний тролінг» в Україні розквітнув буйним цвітом, оскільки шахраї почали активно використовувати права інтелектуальної власності виключно з метою створення перешкод іншим суб’єктам господарювання під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять ОПІВ. До речі, «патентний тролінг» у розумінні отримання виключних майнових прав на давно відомі об’єкти існував у нашій країні ще до скасування грошової застави, але його масштаби були незначними та не стосувалися безпосередньо зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Згідно з чинним законодавством, незважаючи на очевидність використання заявлених на охорону ОПІВ та їх відомість на ринку протягом років чи десятиліть, патентне відомство України не має повноважень відмовити заявнику у видачі патенту, а митні органи — відмовити у внесенні ОПІВ, на який видано охоронний документ, до митного реєстру на цій підставі. І хоча подібну охорону можна отримати не лише в Україні, а й у державах Європейського Союзу, чому ж така прикрість у нас можлива? Відповідь одна – безкарність дій таких шахраїв у нашій державі.
Послідовність дій «патентного троля» доволі проста й швидка: отримання патенту на промисловий зразок або корисну модель, внесення ОПІВ до митного реєстру для створення перешкод при митному оформленні товарів, пропозиція добросовісним імпортерам щодо виплати винагороди (або укладання ліцензійної угоди) за дозвіл на продовження митного оформлення та врешті-решт отримання жаданих коштів.
Як правило, творчі пошуки «тролів» спрямовані на те, щоб отримати охоронний документ на найбільш вживану річ, яка імпортується багатьма особами, до кожної з яких можна висунути претензію. В результаті, в Україні різко зросла кількість недобросовісних реєстрацій та почастішали ситуації, коли імпортери не мають змоги ввезти елементарну продукцію широкого вжитку.
Добросовісний учасник ринку має право (і всі шанси) в судовому порядку визнати патент «троля» недійсним, витративши на судовий процес приблизно півроку, без жодної можливості одержати справедливу компенсацію від шахрая. Таким чином, наразі добросовісний імпортер, захищаючи свою позицію в Україні, ризикує власним часом, доходами, контрактами з контрагентами, часткою на ринку тощо. Натомість «патентний троль» ризикує лише своїм завідомо недобросовісно одержаним документом, який він може здобути повторно. За таких умов деякі компанії (навіть достатньо великі та відомі) погоджуються на умови «патентних тролів» та додатково мотивують їх, сплачуючи незначні, у порівняні з вартістю судового процесу, «роялті».
Схожі системи охорони ОПІВ та захисту прав на митниці успішно працюють у багатьох розвинених європейських країнах, адже їхні громадяни дотримуються добросовісної поведінки особи-правовласника на об’єкт інтелектуальної власності, а держава забезпечує реальну відповідальність недобросовісних заявників («патентних тролів») та відшкодовують збитки особам, які їх зазнали внаслідок таких дій, коштом «патентного троля» або з державного бюджету. До того ж європейські патентні повірені не «засвітилися» у сприянні здійсненню таких недобросовісних реєстрацій, позаяк ретельно дбають про професійну етику та дотримуються доброчесної поведінки, на відміну від наших спеціалістів, які у таких випадках зазначають, що «гроші не пахнуть» і «якщо цього не зроблю я, то зробить мій колега, а втрачу легкий заробіток». В Україні не несуть жодної відповідальності ні «патентний троль», ні держава, ні патентний повірений.
Як зупинити цю навалу
Наприкінці заходу експерти та учасники спільно окреслили основні напрямки боротьби з «патентними тролями» й вирішили зібрати дієві пропозиції та акумулювати їх у спільних рекомендаціях (резолюції).
Підсумовуючи пропозиції та відповіді на головне запитання, які заходи можуть зупинити «патентний тролінг» в Україні, модератор практичної частини заходу, координатор з підтримки громадських проектів ППФ «Пахаренко і партнери», голова комісії з питань ІВ та недобросовісної конкуренції Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), к. х. н. Вероніка Березанська зазначила, що учасники зустрічі дійшли згоди про те, що «патентний тролінг», який існує на ринку України, є загрозою для вітчизняної економічної безпеки, шкодить іміджу, зменшує інвестиційну привабливість країни, а тому необхідно поєднати зусилля держави та юридичної спільноти у протидії цьому негативному явищу. Щоб змінити ситуацію на краще, необхідно діяти за всіма
можливими напрямками, починаючи з удосконалення спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності щодо надання охорони промисловим зразкам і корисним моделям та завершуючи запровадженням механізмів настання відповідальності за вчинення недобросовісних дій з використанням ОПІВ.
Серед першочергових заходів, які необхідно провести для покращення ситуації, фахівці зазначили наступні:
1. Прискорення прийняття законодавчих змін щодо спрощення процедури оскарження прав інтелектуальної власності на патенти на промислові зразки.
Надати можливість оскарження патентів на промислові зразки в Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності України не лише заявникам, але й іншим зацікавленим особам. Застосування адміністративної процедури для припинення чинності патентів на промислові зразки суттєво зменшить негативні наслідки видачі таких патентів.
2. Прискорення прийняття законодавчих змін щодо можливої правової охорони корисних моделей, які включали б один із двох обговорених варіантів змін щодо розмежування об’єктів винаходу та корисної моделі.
За першим варіантом об’єктом корисної моделі є пристрій та речовина, а умовами надання правової охорони – промислова придатність, новизна, винахідницький рівень. За другим варіантом об’єктом корисної моделі є пристрій, а умовами надання правової охорони залишаються промислова придатність і новизна.
В обох варіантах строк чинності майнових прав інтелектуальної власності становить 10 років, проводиться формальна експертиза заявки на корисну модель для видачі патенту, встановлюється адміністративна процедура визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель та обов’язок відомства за заявою будь-якої особи протягом 6-ти місяців надати офіційний звіт про пошук за поданою заявкою.
3. Розглянути можливість запровадження гарантій (можливо, страхових) при внесенні об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності, охоронні документи на які видані під відповідальність заявника.
4. Посилити відповідальність недобросовісних патентовласників за зловживання правами інтелектуальної власності та відшкодування збитків добросовісного бізнесу від дій «тролів», якщо буде доведено безпідставність їхніх вимог.
Внести зміни до чинного процесуального законодавства, аналогічні до тих норм, що існують в європейських країнах, де суди активно застосовують механізм покладення всіх витрат на сторону, яка програла спір, та можуть зобов’язати власника патенту внести грошову заставу у розмірі потенційних витрат сторін на судовий процес до початку розгляду спору. Також необхідно активізувати використання норм антиконкурентного законодавства щодо недобросовісної конкуренції для покарання винних у «патентному тролінгу».
5. Посилити відповідальність посередників при отриманні правової охорони на промислові зразки та корисні моделі, починаючи з експертів патентного відомства й закінчуючи патентними повіреними. Шляхами досягнення мети можуть бути внесення законодавчих змін щодо персональної відповідальності експертів патентного відомства та проведення соціальних заходів щодо широкого громадського обговорення вчинків осіб, які діють в інтересах «тролів» (наприклад, складання антирейтингів патентних повірених), а також звернення до профільних ЗМІ з ініціативою щодо публічного формування та оприлюднення антирейтингів «патентних тролів».
Владислав Федоренко доповнив колегу такими рекомендаціями. По-перше, необхідно вважати законодавче, методичне й наукове підґрунтя забезпечення протидії «патентному тролінгу» в Україні, в контексті захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, пріоритетним напрямком правотворчої та правозастосовної діяльності (у тому числі судової, адвокатської, судово-експертної та науково-дослідної).
По-друге, слід продовжити проводити політику нульової толерантності до «патентного тролінгу» серед правників та професійної спільноти. Сприяти активізації діяльності самоврядних організацій патентних повірених в Україні та розробці й прийняттю етичних кодексів їх професійної діяльності. Розглянути питання про запровадження відповідальності патентних повірених за сприяння недобросовісній конкуренції (зокрема, «патентному тролінгу»).
По-третє, потрібно вивчати та запроваджувати в Україні кращий досвід протидії «патентному тролінгу» в державах-учасницях ЄС, Швейцарії, США та ін. Відстоювати перед Міносвіти необхідність збереження та розширення навчального навантаження в галузі знань про інтелектуальну власність при підготовці майбутніх правознавців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.
По-четверте, варто продовжити практику проведення спільних комунікативних заходів за участю представників органів державної влади (зокрема, суддів, судових експертів), а також патентних повірених, адвокатів і представників інститутів громадянського суспільства, з метою формування спільних узгоджених теоретико-методологічних, законодавчих та правозастосовних підходів щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності від так званого «патентного тролінгу» в Україні.
За результатами проведення круглого столу, учасники домовилися, що вироблені спільно пропозиції та рекомендації будуть оприлюднені для обговорення найближчим часом на сайтах ППФ «Пахаренко і партнери» та НДЦ судової експертизи з питань ІВ Мін’юсту, після чого направлені до Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Мін’юсту.
Коментарі:
Богдан Падучак, заступник директора Департаменту розвитку інноваційних технологій та ІВ Мінекономрозвитку:
«Через 10 днів в уряді представлять законопроект щодо охорони прав на торговельні марки та промислові зразки, положення якого передбачають впровадження ефективних механізмів боротьби з «патентним тролінгом». В рамках законопроекту запропонована процедура post grant opposition, тобто можливість оскарження виданих патентів на промислові зразки в Апеляційній палаті ДСІВУ, штрафні санкції для осіб, які отримали охорону з порушенням прав третіх осіб, а також можливість застосування певної суми грошового стягнення».
Інна Шатова, начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ):
«Щоб покращити ситуацію, необхідно діяти за всіма можливими напрямками. Перш за все потрібно вдосконалити законодавство у сфері правової охорони промислових зразків та запровадити альтернативний (досудовий) спосіб анулювання їх реєстрацій, ввести відповідальність за вчинення недобросовісних дій, пов’язаних зі зловживанням правами на цей об’єкт. Такі механізми закладені в законопроекті з питань промислової власності, який наразі готується до подання до Кабінету Міністрів України».