Система правової охорони торговельних марок в Україні ґрунтується на реєстраційному принципі, згідно з яким виключні права на позначення виникають з моменту державної реєстрації торговельної марки. Водночас законодавець передбачив важливий виняток із цього принципу, встановивши право попереднього користування, яке захищає інтереси добросовісних користувачів позначень, які розпочали їх використання до моменту подання заявки на реєстрацію іншою особою. Це право є складним правовим інститутом, що вимагає ретельного аналізу умов його виникнення та меж реалізації.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Правова природа та законодавче закріплення
Відповідно до ч. 1, ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Правова природа права попереднього користування є предметом дискусій у доктрині. Одні вчені кваліфікують його як обмеження виключних прав власника торговельної марки, інші — як самостійне суб'єктивне право, що виникає незалежно від реєстрації. Практичне значення має те, що це право не потребує спеціальної реєстрації та виникає в силу закону за умови дотримання встановлених вимог.
Важливо підкреслити, що право попереднього користування не є абсолютним правом на торговельну марку і не надає його власнику таких повноважень, як розпорядження цим правом шляхом укладення ліцензійних договорів або його відчуження. Це право має захисний характер і дозволяє лише продовжувати використання позначення в межах, що існували до реєстрації торговельної марки іншою особою.
Умови виникнення права попереднього користування
Для виникнення права попереднього користування законодавець встановлює низку кумулятивних умов, недотримання хоча б однієї з яких унеможливлює посилання на це право.
Першою умовою є пріоритет у часі. Використання позначення має розпочатися до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки іншою особою або, якщо заявником заявлено конвенційний чи виставковий пріоритет, до дати такого пріоритету. Тягар доказування факту більш раннього використання лежить на особі, яка посилається на право попереднього користування. Такими доказами можуть бути договори поставки, рахунки-фактури, рекламні матеріали, каталоги продукції з відповідним позначенням, датовані періодом до пріоритетної дати торговельної марки.
Другою умовою є добросовісність використання. Закон прямо вказує на необхідність добросовісного використання позначення. Добросовісність у контексті права попереднього користування означає, що особа розпочала використання позначення самостійно, без наміру паразитувати на репутації чужого позначення, і не знала та не могла знати про наміри іншої особи зареєструвати відповідну торговельну марку. Якщо буде доведено, що попередній користувач обрав позначення з метою використання репутації або відомості чужого позначення, право попереднього користування не виникає.
Третьою умовою є використання позначення у господарській діяльності на території України. Законодавець вимагає фактичного, а не формального використання. Наприклад, просте виготовлення етикеток або інших матеріалів із позначенням без їх реального використання для маркування товарів або надання послуг не породжує право попереднього користування. Використання має бути комерційним і спрямованим на індивідуалізацію товарів або послуг на ринку.
Четвертою умовою є тотожність або подібність позначень та ідентичність або подібність товарів і послуг. Право попереднього користування виникає лише щодо тих товарів і послуг, для яких попередній користувач фактично використовував позначення до пріоритетної дати торговельної марки. Водночас оцінюється не лише схожість самих позначень, а й схожість товарів і послуг за принципами, аналогічними тим, що застосовуються при визначенні схожості до ступеня змішування.
Обсяг права попереднього користування
Попередній користувач має право на подальше безоплатне використання позначення, проте без розширення переліку товарів і послуг, щодо яких воно використовувалося до пріоритетної дати торговельної марки.
Це обмеження має принципове значення. Якщо попередній користувач до пріоритетної дати використовував позначення лише для маркування, наприклад, взуття, він не може після реєстрації торговельної марки іншою особою розширити використання на одяг або аксесуари, навіть якщо зареєстрована торговельна марка охоплює всі ці класи товарів. Право попереднього користування «заморожує» обсяг використання на рівні, що існував на момент виникнення права власника торговельної марки.
Аналогічно попередній користувач не може розширювати географію використання позначення, якщо до пріоритетної дати його діяльність обмежувалася певним регіоном України. Водночас якщо використання мало загальнонаціональний характер, попередній користувач може продовжувати таке використання на всій території держави.
Важливим питанням є можливість модифікації позначення попереднім користувачем. Загальновизнаною є позиція, що незначні зміни позначення, які не змінюють його загального враження та зберігають ідентичність, допустимі. Проте суттєві зміни, які фактично створюють нове позначення, виходять за межі права попереднього користування.
Співвідношення права попереднього користування з виключним правом власника торговельної марки
Право попереднього користування створює ситуацію паралельного існування двох прав на ринку: виключного права власника зареєстрованої торговельної марки та права попереднього користувача. Ця ситуація потенційно конфліктна та вимагає чіткого розмежування повноважень.
Власник торговельної марки має виключне право перешкоджати всім третім особам використовувати без його дозволу позначення, тотожні або подібні до торговельної марки. Однак це виключне право обмежене, зокрема, правом попереднього користування. Власник торговельної марки не може вимагати припинення використання позначення попереднім користувачем, якщо останній доведе наявність у нього права попереднього користування.
Водночас власник торговельної марки зберігає право контролювати дотримання попереднім користувачем меж його права. Якщо попередній користувач виходить за межі дозволеного використання — розширює перелік товарів, змінює позначення або використовує його способами, що створюють ймовірність змішування, — власник торговельної марки може вимагати припинення такого неправомірного використання.
Доказування права попереднього користування
Оскільки право попереднього користування не підлягає спеціальній реєстрації, а питання його доказування набуває критичного значення у спорах із власниками торговельних марок. Тягар доказування всіх елементів права попереднього користування лежить на особі, яка на нього посилається.
Судова практика виробила певні стандарти доказування. Найбільш переконливими доказами є документи, які підтверджують комерційне використання позначення та датовані періодом до пріоритетної дати торговельної марки: договори купівлі-продажу або поставки товарів із відповідним позначенням; рахунки, накладні, платіжні доручення; рекламні матеріали, каталоги, прайс-листи; фотографії товарів або місць продажу; дані про участь у виставках та ярмарках.
Особливого значення набувають докази, які не лише підтверджують факт використання, а й демонструють його масштаб та інтенсивність. Суди критично оцінюють поодинокі факти використання, які могли мати характер підготовки до можливого спору, а не реальної господарської діяльності. Для підтвердження добросовісності важливими є докази розробки позначення власними силами, інвестицій у просування товарів під цим позначенням.
Складним є доказування негативного факту — відсутності обізнаності про наміри іншої особи зареєструвати торговельну марку. Практика виходить із презумпції добросовісності, проте власник торговельної марки може її спростувати, наприклад, доводячи попередні ділові контакти між сторонами або загальну відомість власника торговельної марки та його позначень на ринку.
Право попереднього користування та принцип вичерпання прав
Окремого розгляду потребує співвідношення права попереднього користування з принципом вичерпання прав, закріпленим у нашому законодавстві. Згідно з цим принципом, власник торговельної марки не може перешкоджати використанню торговельної марки щодо товарів, які були введені у цивільний оборот безпосередньо власником або з його дозволу.
Право попереднього користування є самостійною підставою правомірного використання позначення, яка не залежить від принципу вичерпання прав. Попередній користувач не потребує дозволу власника торговельної марки для введення товарів у цивільний оборот під відповідним позначенням, оскільки таке використання ґрунтується на власному праві, що виникло раніше.
Водночас важливо розрізняти ситуації, коли попередній користувач виготовляє товари під власним позначенням, і випадки, коли він здійснює перепродаж товарів, маркованих зареєстрованою торговельною маркою. У другому випадку застосовується принцип вичерпання прав, а не право попереднього користування.
Припинення права попереднього користування
Законодавство не містить спеціальних положень щодо припинення права попереднього користування, що породжує певні труднощі в правозастосуванні. Доктринально визнається, що право попереднього користування припиняється у разі припинення його носія як суб'єкта права, а також у разі добровільної відмови від використання позначення.
Спірним є питання про можливість припинення права попереднього користування внаслідок тривалого невикористання позначення. На відміну від виключного права на торговельну марку, яке може бути достроково припинено у зв'язку з невикористанням торговельної марки, для права попереднього користування такі наслідки прямо не передбачені. Проте можна аргументувати, що тривале невикористання підриває саму мету інституту права попереднього користування — захист інтересів фактичного користувача позначення.
Отже, право попереднього користування торговельною маркою є важливим механізмом забезпечення балансу між інтересами власників зареєстрованих торговельних марок та добросовісних користувачів позначень, які розпочали їх використання раніше. Реалізація цього права вимагає дотримання чітко визначених законодавством умов та обмежень, зокрема щодо добросовісності використання, пріоритету в часі та заборони розширення обсягу використання.
Складність доказування права попереднього користування та відсутність його реєстрації зумовлюють необхідність проактивного підходу користувачів позначень до фіксації фактів та обставин використання. Ретельне документування господарської діяльності, збереження договорів, рахунків та рекламних матеріалів може стати вирішальним фактором у захисті права на продовження використання позначення. У контексті зростання кількості реєстрацій торговельних марок в Україні значення права попереднього користування як інструменту захисту добросовісних учасників ринку буде лише зростати.