Питання належності та захисту прав на бренд (торговельну марку, комерційне найменування) чи код (на відповідну комп’ютерну програму) рідко постає у фокусі уваги засновників на етапі створення компанії. Значно частіше воно виникає тоді, коли між учасниками вже назріває або відкрито триває корпоративний конфлікт — і саме на цьому етапі з'ясовується, що ключовий нематеріальний актив бізнесу юридично належить не товариству, а конкретній фізичній особі. Відповідно юридичний захист такого активу може значно ускладнитися. Детально розглянемо, чому так відбувається, які моделі оформлення прав на інтелектуальну власність застосовуються на практиці, та які інструменти захисту доступні компанії залежно від обраної моделі та характеру конфлікту.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
У цьому разі найперше варто акцентувати на визначенні понять «бренд», «код» з правового погляду.
Зокрема, термін «бренд» у юридичному значенні не є уніфікованим і зазвичай охоплює кілька самостійних об'єктів права інтелектуальної власності:
- торговельну марку (знак для товарів і послуг) — позначення, право на яке засвідчується свідоцтвом, виданим Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII;
- комерційне найменування — назва, під якою суб'єкт господарювання виступає в обороті; правовий режим визначений статтями 489–491 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), і, на відміну від торговельної марки, право на нього виникає без спеціальної реєстрації, з моменту першого використання.
Водночас під «кодом» розуміється вихідний код комп'ютерної програми, який можна вважати відповідним об'єктом інтелектуальної власності, авторського права, правовий режим якого визначається ЦК України (глави 35, 36) та Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 № 2811-ІX (авторське право на комп’ютерну програму виникає в силу факту її створення, без обов'язкової реєстрації, що на практиці ускладнює доведення авторства й моменту виникнення прав у спорі; для мінімізації юридичних ризиків рекомендується все-таки здійснювати реєстрацію таких авторських прав).
Надалі за текстом вказані терміни будуть вживатися також як об’єкти інтелектуальної власності (ІВ).
Чому об’єкти ІВ опиняються на засновникові, а не на компанії
Абсолютна більшість випадків, коли торговельна марка чи авторські права на програмний продукт оформлені на фізичну особу — засновника, а не на юридичну особу, пояснюється не стратегічним розрахунком, а послідовністю відповідних подій до моменту створення бізнесу: позначення розробляється і починає використовуватися до реєстрації товариства, продукт пишеться однією людиною ще на етапі ідеї, далі заявка на реєстрацію ТМ або код подається «про всяк випадок» на ім'я фізичної особи — оскільки так зазвичай простіше й швидше. Подальша передача прав компанії — ліцензійний договір, договір відчуження чи внесення права до статутного капіталу — часто відкладається «на потім» і в підсумку не відбувається взагалі.
Поки партнери довіряють один одному, ця юридична неохайність непомітна. Ситуація кардинально змінюється, коли інтереси засновника-власника бренду чи коду розходяться з інтересами інших учасників або самої компанії.
Дві базові моделі належності прав
Перше розгалуження, яке визначає весь подальший аналіз способів захисту об’єктів ІВ компанії, — це модель власності на об'єкт права інтелектуальної власності.
Перша модель: право власності у засновників
Модель одноосібної власності. Права на торговельну марку або код належать одному засновнику. Це найпоширеніший варіант у бізнесах, заснованих однією особою або де історично один із партнерів був «ідейним натхненником» продукту.
Модель спільної часткової власності. Право інтелектуальної власності належить кільком особам одночасно — наприклад, коли бізнес-партнери разом розробляли продукт або спільно подавали заявку на торговельну марку. Відповідно до ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, здійснюється за договором між ними, а за відсутності такого договору — спільно, тобто розпорядження ним (ліцензування, відчуження) фактично потребує згоди всіх співвласників. Відсутність письмового договору між співвласниками про порядок здійснення спільного права — типова прогалина, яка в момент конфлікту паралізує можливість оперативно розпоряджатися активом на користь компанії: жоден зі співвласників не може одноосібно ані передати об’єкти ІВ в користування, ані тим більше їх відчужити.
Друга модель: право власності або користування у компанії
Незалежно від того, один засновник чи кілька є власниками бренду/коду, ключове значення для стратегії захисту компанії має те, на якій правовій підставі товариство фактично використовує цей об'єкт.
Ліцензійний або інший договір. Засновник (або співвласники) надає товариству право використання торговельної марки, коду на підставі ліцензійного договору або здійснює відчуження прав на об’єкти ІВ згідно з відповідною угодою (ст. 1109 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 49, 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).
Якщо підприємству передаються виключно права користування, — компанія-ліцензіат залишається лише користувачем — власником активу продовжує залишатися фізична особа, і саме це є джерелом основного ризику в разі конфлікту.
Внесення права до статутного капіталу. На практиці — один з найпоширеніших варіантів передання товариству на баланс об’єктів інтелектуальної власності засновниками/учасниками. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом; вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, затверджену одностайним рішенням загальних зборів учасників. Відповідно до ст. 190 ЦК України до складу майна належать і майнові права, а майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи (ч. 3 ст. 424 ЦК України). Отже, вкладом до статутного капіталу може виступати як відповідне майнове право на торговельну марку чи комп'ютерну програму (повне відчуження активу товариству), так і право користування об'єктом інтелектуальної власності — за умови грошової оцінки та документально визначеного обсягу (строк, територія, спосіб використання).
Практичне застереження: внесення саме права користування, а не права власності, до статутного капіталу створює менш стабільну конструкцію, ніж повне відчуження активу товариству, — первинний власник залишається носієм виключного права і в разі конфлікту може ставити питання про обсяг, строк чи навіть чинність такого вкладу. Тому компаніям, які прагнуть максимального захисту активу, рекомендованим варіантом залишається повне відчуження торговельної марки чи майнових авторських прав товариству — договором купівлі-продажу, внесенням вкладу з переданням права власності, або реєстрацією товариства як заявника з самого початку.
Способи захисту компанії залежно від правового режиму активу
У разі виникнення внутрішнього корпоративного конфлікту між учасниками, за якого засновник — власник бренду/коду є однією зі сторін конфлікту, — інтереси компанії та цього засновника об'єктивно розходяться: інші учасники (і саме товариство) зацікавлені в стабільному праві використовувати актив, тоді як засновник-власник може використовувати сам факт належності йому прав як інструмент тиску — включно з погрозою відкликання ліцензії, відмовою в продовженні її строку або зверненням до суду з вимогою про заборону використання позначення.
У цьому разі стратегії юридичного захисту можуть суттєво відрізнятися залежно від того, кому саме належать на час конфлікту права власності/користування на об’єкти ІВ.
Якщо бренд/код належить компанії на праві власності. Це найбільш захищена позиція товариства. У разі конфлікту з колишнім власником, який намагається оскаржити правомірність відчуження активу чи факт внесення вкладу до статутного капіталу, компанія має:
- документально підтвердити правомірність набуття права власності (договір відчуження, акт приймання-передачі, рішення загальних зборів про затвердження грошової оцінки вкладу, інші документи);
- у разі спроби реєстрації колишнім власником або третьою особою тотожного чи схожого до ступеня змішування позначення (ТМ) — подати заперечення протягом трьох місяців від дати публікації відомостей про заявку відповідно до п. 8 ст. 10 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (строк обчислюється від дати публікації за п. 10 тієї ж статті);
- у разі незаконного використання позначення чи коду — звернутися до суду з позовом про заборону використання та стягнення збитків (статті 20, 21 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 432 ЦК України, ст. 55 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»), паралельно розглянувши звернення до Антимонопольного комітету України за ознаками недобросовісної конкуренції (ст. 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР) та, за наявності значної шкоди, — до правоохоронних органів за ст. 229 Кримінального кодексу України.
Якщо бренд/код перебуває у користуванні компанії за ліцензійним договором, а власником залишається засновник. Це вразливіша позиція, і саме вона найчастіше стає джерелом ескалації конфлікту. Ключові інструменти захисту компанії тут зосереджені не в площині права інтелектуальної власності як такого, а в площині договірного та корпоративного права:
- перевірити умови ліцензійного договору на предмет строку дії, порядку дострокового розірвання та наявності положень, що обмежують право ліцензіара (засновника) на одностороннє припинення договору без істотних підстав; за відсутності таких обмежень — за можливості ініціювати внесення змін до договору до загострення конфлікту;
- за наявності спірного одностороннього припинення ліцензії — звернутися до суду з вимогою про визнання дій ліцензіара неправомірними та стягнення збитків, спричинених неможливістю подальшого використання позначення чи продукту в господарській діяльності;
- оцінити можливість остаточного врегулювання спору шляхом набуття компанією майнових прав на відповідний актив у договірному порядку. Якщо сторони готові до переговорів, відчуження прав на торговельну марку або майнових авторських прав на програмний продукт може бути економічно ефективнішим способом завершення IP-складової корпоративного конфлікту, ніж тривале судове протистояння.
Якщо права належать кільком співвласникам (кільком учасникам або учаснику та компанії). Доцільно застосувати вищенаведені способи захисту компанії. Також додатковим інструментом захисту компанії є застосування положень ст. 428 ЦК України про здійснення спільного права за договором між співвласниками: за відсутності узгодженої письмової позиції всіх співвласників жоден із них не має права одноосібно розпоряджатися активом на шкоду компанії, що дає підстави оскаржувати спроби одного із засновників-співвласників самостійно відкликати ліцензію чи в інший спосіб заблокувати використання бренду товариством.
Превентивні рекомендації
Фінансові витрати на превентивне структурування прав на бренд і код на порядок нижчі за витрати на їх відновлення в суді після виникнення конфлікту. У зв'язку з цим доцільно:
1) на етапі заснування бізнесу оформлювати заявку на торговельну марку та права на ключовий програмний продукт безпосередньо на юридичну особу, а не на засновника (якщо йдеться про бізнес з кількома засновниками/учасниками, які мають намір побудувати чесне та прозоре бізнес-партнерство);
2) якщо права вже оформлені на засновника (засновників) — не відкладати оформлення відчуження чи ліцензування на користь компанії, віддаючи перевагу відчуженню, а не наданню у користування;
3) за наявності кількох співвласників — укласти письмовий договір про порядок спільного здійснення права інтелектуальної власності (ст. 428 ЦК України) з чітким порядком прийняття рішень щодо ліцензування, відчуження та захисту прав;
4) включити до корпоративного договору положення про порядок використання бренду й коду в разі виходу партнера, ліквідації чи реорганізації товариства;
5) запровадити регулярний юридичний аудит корпоративної структури та об'єктів ІВ компанії як елемент системи антирейдерського захисту бізнесу (розподіл активів на різні компанії; регулярний моніторинг реєстру торговельних марок УКРНОІВІ щодо заявок, схожих до ступеня змішування із зареєстрованим позначенням; контроль строків продовження дії свідоцтв; фіксація доказів безперервного використання активів компанією тощо).
Висновки
Питання належності прав на бренд та код — це питання розподілу реальної влади над бізнесом. Модель власності (одноосібна чи спільна часткова), правовий режим використання активу компанією (право власності чи право користування) та характер можливого корпоративного конфлікту у сукупності визначатимуть способи та інструменти правового захисту інтересів компанії. Також ці обставини безпосередньо впливатимуть на здатність компанії відстояти безумовне право на використання власного бренду чи продукту. Найнадійніший спосіб уникнути цієї вразливості — не боротися з наслідками постфактум, а системно розв'язати питання належності ключових нематеріальних активів компанії ще до того, як інтереси партнерів розійдуться.