08 січня 2021, 14:26

Рішення CJEU щодо торгової марки Testarossa компанії Ferrari: справжнє використання

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Суд Європейського Союзу (CJEU) ухвалив, що Ferrari може зберегти права на свою торгову марку Testarossa попри те, що виробництво культового спорткара було припинене ще у 1990-х рр. Рішенням від 22 жовтня 2020 р. колегія суддів CJEU відмінила попередню постанову про скасування знака, встановивши, що триваюче виробництво італійським автовиробником деталей для своєї моделі Testarossa відповідає вимогам щодо використання торгової марки.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Колишній співробітник DuPont отримав 42 місяці в'язниці за крадіжку комерційної таємниці"

Уважний розгляд справи відбувся у 2017 р., коли німецький виробник іграшок Autec оскаржив торгову марку Ferrari Testarossa в німецьких судах, стверджуючи, що Ferrari більше не виконує зобов'язання по використанню торговельної марки, враховуючи, що вона не виробляла модель Testarossa більше 20 років. «Таке непослідовне використання має велике значення, оскільки відповідно до закону про торгові марки Європейського Союзу, реєстрація торгової марки вразлива для скасування дії, якщо її власник не використовував її протягом послідовного періоду в 5 або більше років», — заявив Autec.

Німецький виробник вказав на дві реєстрації, які Ferrari здійснила для торгової марки Testarossa в Німеччині і Швейцарії, обидві з яких були скасовані німецьким судом у зв'язку з твердженнями компанії, що виробляє іграшки. (Німеччина і Швейцарія у 1892 р. уклали угоду, згідно з якою використання в одній країні вважається використанням в обох).

 Зіткнувшись зі збитками, Ferrari оскаржила рішення до Вищого регіонального суду Дюссельдорфа, який передав питання про використання торгової марки в CJEU. Одне з найцікавіших питань, яке CJEU було доручено визначити, полягало в тому, чи має продаж товарів з торговою маркою (брендом), який раніше був випущений на відповідний ринок, (наприклад, вживані товари) означати «справжнє використання» торгової марки.

Суд нижчої інстанції раніше ухвалив, що $20 тис. у запчастинах Testarossa, які Ferrari продала в період з 2011 по 2017 р. (імовірно тільки в даному регіоні, тобто в ЄС), не є «справжнім використанням» марки Testarossa. Однак CJEU не погодився з цим, заявивши, що «незважаючи на відносно невелику кількість одиниць продукції, проданих під відповідною торговою маркою, використання цієї марки не було символічним», і «є використання цього знака відповідно до його основної функції», яка повинна «гарантувати ідентичність походження товарів або послуг, для яких знак зареєстрований». У цьому випадку знаки реєструються для використання щодо «транспортних засобів та їх частин».

 Що стосується низьких продажів, адвокат Ferrari стверджував, що це пов'язано з тим, що зараз існує лише близько 7000 моделей Testarossa, і лише деякі з них використовуються регулярно.

 CJEU далі стверджував, що «перепродаж уже вживаного продукту з торговою маркою» на перший погляд не означає «справжнє використання» знака, однак судді постановили на користь Ferrari, що якщо власник торгової марки «фактично використовує знак відповідно до його основної функції... при перепродажі уживаних товарів, таке використання може вважатися «справжнім використанням».

Запчастини, перепродаж та зобов'язання з використання

Ferrari продавала модель спортивного автомобіля під назвою Testarossa в період з 1984 по 1991 р. і наступні моделі (512 TR і F512 M) — до 1996 р. У 2014 р. Ferrari випустила ще одну копію моделі Ferrari F12 TR. У період, що відноситься до оцінки використання торгової марки, Ferrari також використовувала торгову марку «Testarossa» для позначення деяких деталей і аксесуарів для розкішних спортивних автомобілів, які раніше продавалися під цим ім'ям.

Щоб торгова марка використовувалась послідовно, це використання не завжди має бути великим, особливо коли мова йде про дорогі спортивні автомобілі, які зазвичай виробляються в невеликих кількостях. Однак, на думку німецького суду, сумнівно, чи слід брати до уваги таку інформацію у справі Testarossa, оскільки знак був зареєстрований не на спортивні автомобілі класу люкс, а на автомобілі в цілому і їх частини. Суддя мав на думці, що якщо необхідно перевірити, чи дійсно бренди використовувалися на масовому ринку для автомобілів та їх частин, має бути негайно ясно, що це не так. Аналогічним чином, попередній суд не погодився з тим, що роздрібний продаж старих автомобілів з назвою Testarossa є новим використанням знака, оскільки права на торгову марку Ferrari були вичерпані після того, як продукти з цими знаками були розміщені на ринку вперше, і Ferrari не може заборонити перепродаж цих продуктів.

Перспектива CJEU 

У своєму рішенні в жовтні CJEU вирішив, навпаки, що торгова марка, зареєстрована щодо категорії товарів і запасних частин, має розглядатися як «справжнє використання» в зв'язку з усіма товарами в цій категорії, навіть якщо вона використовувалась лише щодо деяких з цих товарів. Наприклад, щодо дорогих спортивних автомобілів класу люкс або тільки щодо запасних частин або аксесуарів. Це може бути застосовано, якщо з відповідних фактів і свідчень не очевидно, що споживачі, які бажають придбати ці товари, будуть сприймати їх як незалежну підкатегорію категорії товарів, для якої був зареєстрований відповідний знак.

Суд також постановив, що торгова марка може бути дійсно використана для перепродажу уживаних товарів за умови, що її власник «фактично використовує цей знак відповідно до його основної функції, що полягає в забезпеченні ідентифікації походження товарів, для яких він був зареєстрований, при перепродажі уживаних товарів», і що торгова марка використовується в реальних умовах, коли її власник надає певні послуги, пов'язані з товарами, раніше проданими під цим знаком, за умови, що ці послуги надаються відповідно до відмітки.

Таким чином, CJEU скасував попереднє рішення німецького суду від 2017 р., і Ferrari повернулася до боротьби за збереження права власності на торгову марку Testarossa.

Наслідки для люксових брендів

Рішення CJEU, яке все ще підлягає «перевірці» судом Дюссельдорфа, особливо актуальне для автомобільного сектора з огляду на швидкість, з якою автовиробники роблять моделі обмеженого випуску. Водночас відносно низький поріг, необхідний для демонстрації «справжнього використання», може застосовуватися також до люксових брендів у більш широкому сенсі, якщо бренди пропонують старі товари та/або послуги у зв'язку з продуктами, які вони вже продали.

З огляду на зростаюче число брендів, які грають, а в деяких випадках фактично представляють старі товари в рамках внутрішніх ініціатив, рішення суду зовсім не має значення, особливо з урахуванням практики перезапуску старих моделей, що повторюється серед люксових брендів для залучення нових і/або ностальгуючих споживачів. На думку приходить недавнє повторне введення Gucci своєї сумки Jackie 1961 і перевидання Dior своєї сумки Saddle до цього, як і повторне введення традиційних елементів брендингу, таких як логотип Valentino «V», який не з'являвся ні на яких дефіцитних сумках та інших аксесуарах останнім часом, а також стилізована марка Saint Laurent Yves Saint Laurent, яка відійшла на другий план з часів правління Еді Сліман.

Отримання прав на захист словесних знаків для назв стилів і, що може бути більш важливо, власне фірмового стилю для дизайну сумок навіть після того, як бренди припинили виробництво/продаж їх нових версій, припускаючи, що можуть продемонструвати постійне «справжнє» використання, ймовірно, буде вітатися люксовими брендами в цілому, чиї культові товари зазвичай залишаються в обігу ще довго після зупинки виробництва. Це стає все більш актуальним в результаті зростання повільного, але дуже стійкого впровадження компаніями внутрішніх послуг перепродажу.

За останні кілька років деякі бренди проводили власні операції з перепродажу. Наприклад, швейцарський конгломерат Richemont, до якого належать Baume&Mercier, Cartier, IWC Schaffhausen, Officine Panerai і Piaget, у червні 2018 р. оголосив, що купив платформу Watchfinder для продажу старих годинників, ймовірно, з метою принаймні частково здійснювати нагляд за перепродажем годинників власної марки. Рівно через рік, у червні 2019 р. американський бренд предметів розкоші Mark Cross оголосив, що запустить власну стару онлайн-платформу для своїх шкіряних виробів. Приблизно в той же час висококласний бренд Arc'teryx оголосив про запуск Rock Solid, в рамках якого він викуповує використані продукти Arc'teryx у споживачів, оновлює їх і продає в спеціальному розділі свого веб-сайту За ним слідує Patagonia, що розгорнула підприємство Worn Wear на своєму основному сайті електронної комерції і дала можливість споживачам купувати її відремонтовані товари.

Втім, Gucci цілком може розгорнути власну ініціативу з продажу старих автомобілів слідом за обмеженим за часом партнерством з The RealReal, про який вона повідомила в жовтні. На додаток до відновлення контролю над маркетингом і поширенням своїх пропозицій, а також за станом і сертифікованим характером самих продуктів, що було основною перевагою брендів, які вийшли на ринок перепродажу (на додаток до вигоди від отримання сертифікатів сталого розвитку), беручи участь у власних операціях перепродажу або в послугах аутентифікації, можливо, рішення Ferrari може додати до цього нову перевагу. Пропонуючи послуги з перепродажу та/або ремонту, бренди можуть продовжити строк дії різних — і часто надзвичайно цінних — прав на торгові марки, які в іншому випадку могли б виявитися непоміченими через непослідовне використання в ЄС.

Це потенційне повторне отримання прав на торгові марки/або товарний вигляд, які не використовувалися протягом 5 років, цілком може спровокувати деяку активізацію на вже зростаючому просторі перепродажу, враховуючи контролюючий характер найбільш відомих на ринку імен.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати