28 грудня 2020, 10:50

Невикористання торгових марок: наслідки пандемії та виклики 2021 року

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Економічні наслідки пандемії COVID-19 відокремили сильні торгові марки (бренди) від інших. Пандемія прискорила тенденції цифрової трансформації, такі як хмарні технології, посилюючи домінування технологічних брендів. Події 2020 року поставили унікальні завдання перед підприємствами у всьому світі і в США, перевіряючи їх здатність адаптуватися до нових ринкових умов, переоцінювати розподіл ресурсів і операції, а також досягати стійкої позиції продуктивності і готовності на тлі часто мінливого пейзажу правових норм. Ритм обговорення бізнес-планування та розгляду активів інтелектуальної власності (ІВ) для підтримки цих планів був порушений, а в багатьох випадках затьмарюється тиском короткострокових і негайних бізнес-рішень.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Дорожня карта ICC в області інтелектуальної власності".

Але перш ніж ми перейдемо до 2021 року, у нас є час підбити підсумки використання портфеля ІВ, включаючи торгові марки, авторські права, доменні імена та облікові записи в соціальних мережах, щоб підготувати свій бізнес і його бренди до 2021 року.В результаті пандемії деякі підприємства були змушені припинити виробництво або продаж продукції. В результаті в 2020 році використання одного або декількох товарних знаків, що належать вашому бізнесу, могло припинитися. Як правило, невикористання торгової марки протягом трьох років створює презумпцію відмови.

Закриття підприємств в зв'язку з пандемією і невикористання торгових марок

 Деякі підприємства в результаті пандемії були змушені припинити виробництво або продаж товарів або іншим чином обмежили сферу своєї комерційної діяльності. В результаті в 2020 році використання одного або декількох знаків, що належать вашому бізнесу, могло припинитися. Відповідно до законодавства США про торгові марки (Закону Ленхема) на п'ятому році терміну реєстрації торгової марки і кожні десять років після цього потрібно подача заявки на підтримку чинності після реєстрації в ВПТЗ США (наприклад, докази і заяву під присягою про постійне використання торгової марки в торгівлі США).

Якщо відбулося стійке припинення використання торгової марки, які варіанти доступні для збереження активності реєстрації торгової марки?

 Навіть в нормальних ринкових умовах відповідь на це питання значною мірою залежить від фактів і включає розгляд типу продукту, галузі та ринкового контексту для продажу продукту, а також тривалості періоду невикористання. Сполучені Штати є юрисдикцією "використовуй або втрать", оскільки наш статут про товарні знаки визнає права, засновані на фактичному використанні знака в торгівлі США, при цьому в свідомості споживачів створюється репутація, пов'язана з таким використанням, щодо якості продукції та ідентичності. власника бренду. Як правило, невикористання торгової марки протягом трьох років (або більше) створює презумпцію відмови, а реєстрація торгової марки буде вразливою для анулювання. Презумпція може бути спростована після того, як правовласник продемонструє наміри відновити використання знака, відповідно до звичайного ходу торгівлі. Закон США про торгові марки вимагає, щоб зареєстрований знак використовувався постійно, з дозволеними тільки дуже короткими перервами (дні або тижні). На більш тривалі періоди (багато місяців або довше) доступний вузький список виправданих умов невикористання, обмежений торговим ембарго, продажем бізнесу, стихійними лихами, хворобою, яка впливає на роботу бізнесу, або недоліком поставки необхідних матеріалів або обладнання. В контексті активної реєстрації торгової марки в США з наближенням крайніх термінів обслуговування, процедура подання доказу «виправданого невикористання» полягає в подачі заяви про виправдане невикористання у ВПТЗ США. У Декларації повинні бути вказані:

а) дата припинення використання торгової марки в торгівлі США;

б) приблизна дата, коли очікується відновлення такого використання;

c) опис фактів, що свідчать про невикористання знака щодо товарів або послуг, на які поширюється реєстрація, викликаних особливими обставинами, що виправдовують невикористання, і не пов'язане з будь-яким наміром відмовитися від використання торгової марки. Див. 37 CFR § 2.161.

Прийняття Декларації буде залежати від конкретності і достатності включених фактичних даних. Наприклад, було б доцільно включити посилання на конкретне державне замовлення (а), що вимагає закриття "несуттєвого" бізнесу, і безпрецедентний національний характер пандемічної кризи в галузі охорони здоров'я. Незалежно від того, чи наступить наближаючий крайній термін обслуговування торгової марки, важливо буде ретельно відслідковувати в своїй діловій документації дати і умови припинення використання торгової марки (і / або виробництва чи продажу продукту).

У 2021 році розмір зборів ВПТЗ США зросте

Тим часом, є ще можливість скористатися заходами з економії, якщо діяти швидко. Управління по патентах і товарних знаків США (USPTO) недавно оголосило про нові мита, які набудуть чинності 2 січня 2021 року, у тому числі про збільшення мит на торгові марки і патентні заявки, а також про нові мита за певні процедури вирішення спорів. Це перша зміна тарифу за майже три роки. У більшості випадків збільшення мита на реєстрацію торгової марки та патенту становить близько 5%. Що стосується патентів, то для великих організацій збільшення плати за видачу патентів та інших зборів вище (від 20 до 25% і більше). ВПТЗ США відклало введення цих нових зборів (спочатку встановлених на квітень 2020 року) з урахуванням економічних умов США. Зміни мита за торгову марку включають:

  • підвищення на 75 доларів за клас для заявки на реєстрацію торгової марки в США (з 275 доларів);
  • підвищення на 100 доларів за клас для Декларації про продовження використання (§ 8/71) (від 125 доларів);
  • 50 доларів США (новий збір) за лист протесту проти заявки на реєстрацію товарного знака третьою стороною.
  • підвищення на 100 доларів за початкове продовження часу для протидії (з 100 доларів);
  • збільшення на 200 доларів за останній запит на продовження (з 200 доларів).
  • підвищення на 200 доларів за клас за Повідомлення про заперечення або петицію про скасування реєстрації третьою стороною (з 400 доларів).

Причини запроваджених змін

ВПТЗ США з 2017 року активізувало зусилля з просування американських інновацій та брендів за рахунок оптимізації ефективності процесу експертизи заявок на торгові марки і патенти і вдосконалення процедур різних змагальних адміністративних процедур. За той же період ВПТЗ США отримало безпрецедентне зростання кількості заявок на торгові марки, а також різке збільшення числа фальсифікованих свідчень використання торгових марок. В кінці 2019 р. підкомітет судової системи в комітеті з інтелектуальної власності Сенату провів слухання "Шахрайські торгові марки: як вони підривають систему торгових марок і завдають шкоди американським споживачам і бізнесу" (Fraudulent Trademarks: How They Undermine the Trademark System and Harm American Consumers and Businesses). Зазначалося, що дві третини заявок, поданих у 2017 р. в класі 25 (одяг), були за своїм характером шахрайськими, і тим не менш 60% з них були схвалені для публікації, а 39% пройшли реєстрацію, що призвело до безладу в реєстрі. Учасники дискусії запропонували підкомітету такі рішення для розгляду в законодавчому вирішенні проблеми шахрайства:

  • створювати спеціалізовані групи експертів з конкретних класів товарів і послуг;
  • дозволити директору відомства повторно перевіряти оцінки за власною ініціативою;
  • переглянути формулювання, що дозволяє скасування торгових марок ВПТЗ США, щоб закрити лазівку, яка дозволила б продовжити час, щоб довести їх використання в торгівлі;
  • кодифікувати презумпцію непоправної шкоди в Законі Ленхема;
  • вимагати зразки використання для всіх товарів і послуг, на які подані заявки, а не тільки для одного.

На тлі потрясінь, викликаних пандемією COVID-19, USPTO зіткнулося з безпрецедентним зростанням кількості заявок на торгові марки, яке значною мірою воно обумовлене поданням заявок з Китаю. Це вітається як позитивна ознака відновлення економіки в умовах пандемії, але викликає питання щодо майбутньої легітимності торгових марок і брендів США. Адже за даними компанії Clarivate, китайські заявники склали 30% всіх заявок на торгові марки в США, а у вересні 2020 р. цей показник зріс до 43%. Тому оголошені зміни мит безпосередньо пов'язані з посиленням заходів ВПТЗ США щодо вирішення цих проблем.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати