За даними EUIPO та EPO, у 2021–2023 роках галузі, інтенсивні у використанні прав інтелектуальної власності, створювали 47,9% ВВП Європейського Союзу, або близько 7,7 трлн євро. Найбільший внесок серед окремих категорій IP мали галузі, інтенсивні у використанні торговельних марок: на них припадало 39,1% економічного внеску. Ми бачимо, що торговельні марки в європейській економіці вийшли за межі виключно маркетингового інструменту і є важливим економічним активом.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
В Україні Міністерство економіки винесло на громадське обговорення проєкт Закону України «Про торговельні марки», який має замінити чинний Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та наблизити до європейської моделі правову охорону брендів. Головною метою законопроєкту є імплементація Директиви (ЄС) 2015/2436 та забезпечення виконання Регламенту (ЄС) 2017/1001 про торговельну марку Європейського Союзу, що є одним із зобов'язань України в межах переговорного процесу щодо вступу до ЄС.
Отже, торговельні марки — одні з ключових нематеріальних активів успішного бізнесу, які безпосередньо впливають на ринкову капіталізацію компанії, умови франчайзингу, ліцензування, корпоративної реструктуризації, M&A-угод та залучення інвестицій. Саме тому оцінювати законопроєкт можна не лише через призму права інтелектуальної власності, а й з позиції інвестиційної привабливості України.
Перехід до європейської моделі
Пояснювальна записка до проєкту визнає, що чинне українське законодавство лише частково відповідає праву Європейського Союзу. Під час скринінгу Європейська Комісія звернула увагу на необхідність доповнення переліку підстав для відмови у реєстрації, створення адміністративних процедур визнання реєстрації недійсною та припинення її дії, а також комплексного перегляду всієї системи охорони торговельних марок. Саме тому автори законопроєкту відмовилися від точкових змін до чинного Закону та запропонували новий законодавчий акт.
Для іноземного бізнесу це, безумовно, позитивний сигнал. Однією з ключових проблем роботи міжнародних компаній на різних ринках є саме відмінність національних процедур від знайомих європейських правил. Чим ближчою українська модель буде до практики EUIPO, тим меншою стане потреба адаптувати глобальні політики захисту брендів виключно під українську специфіку.
Разом із тим гармонізація не означатиме автоматичного спрощення. Навпаки, нас можуть очікувати жорсткіші вимоги до підтримання прав на торговельну марку, підвищення ролі адміністративних процедур та активніша участь третіх осіб у спорах щодо реєстрації.
Торговельна марка — корпоративний актив
Однією з концептуальних новел законопроєкту є ширше регулювання правового статусу торговельної марки як об’єкта цивільного обороту.
Проєкт визначає, що права на торговельну марку можуть набуватися шляхом національної реєстрації, міжнародної реєстрації, яка діє в Україні, а після набуття Україною членства в ЄС — також через реєстрацію торговельної марки Європейського Союзу. Крім того, врегульовано питання передачі прав, ліцензування, використання торговельної марки як предмета забезпечення зобов’язань та інших майнових операцій.
Для великого бізнесу це має важливе значення. Під час придбання компанії інвестор оцінює не лише матеріальні активи, а й увесь портфель інтелектуальної власності. Якщо правила виникнення, передачі та захисту прав стають прозорішими й наближеними до європейських стандартів, це спрощує проведення IP due diligence та, відповідно, може знижувати юридичні ризики під час реструктуризацій і позитивно впливати на оцінку вартості компанії.
Особливо це актуально для міжнародних холдингів, які централізовано управляють портфелями брендів у десятках юрисдикцій.
Нові типи торговельних марок
Законопроєктом пропонується перегляд самого поняття торговельної марки. Окрім традиційних словесних, зображувальних та комбінованих позначень, на реєстрацію можуть заявлятися звукові, позиційні, орнаментні, рухові, мультимедійні, голографічні позначення, а також колір як такий або комбінація кольорів без контурів за умови, що вони можуть бути належним чином відображені у Реєстрі. Отже, нова система охорони брендів дозволить комплексний захист бренд-ідентичності.
Абсолютні підстави для відмови
Однією з найпомітніших новел проєкту є розширення переліку абсолютних підстав для відмови у реєстрації або визнання торговельної марки недійсною.
Проєкт деталізує випадки, коли позначення не може отримати правову охорону, зокрема через відсутність розрізняльної здатності, описовий характер, використання загальновживаних позначень, можливість введення споживачів в оману, конфлікт із географічними зазначеннями, традиційними назвами вин, сортами рослин, релігійною символікою або іншими об'єктами, що мають особливе суспільне значення. Окремою підставою стає подання заявки недобросовісно. Водночас законопроєкт передбачає можливість доведення набутої розрізняльної здатності внаслідок використання торговельної марки, що відповідає європейському підходу.
Для іноземного бізнесу це означає необхідність ще на етапі планування виходу на український ринок проводити ретельніший попередній аналіз бренду. Якщо сьогодні багато компаній обмежуються стандартним пошуком тотожних позначень, то тепер варто перевіряти ризики, пов'язані з географічними зазначеннями, репутаційними аспектами, суспільними інтересами та потенційними підставами для майбутнього оскарження реєстрації.
Експертиза торговельних марок
Ще одна зміна стосується моделі експертизи торговельних марок. Сьогодні перевірка заявки значною мірою покладається на експертизу НОІВ, але законопроєкт пропонує наблизити українську модель до європейської. Передбачається проведення експертизи переважно за абсолютними підставами.
Для міжнародних компаній така модель є звичною, так працює система EUIPO, де моніторинг заявок та своєчасне подання опозицій є невід'ємною частиною IP-стратегії. Українському бізнесу є час підготуватися.
Проте збільшення кількості адміністративних процедур майже неминуче призведе до зростання кількості спорів між правовласниками, а це означає додаткові витрати на моніторинг та юридичний супровід.
Правило «використовуй або втратиш»
Законопроєкт передбачає оновлення вимог щодо підтвердження використання торговельної марки та наслідків її невикористання протягом п'яти років відповідно до стандартів ЄС.
Міжнародні корпорації нерідко реєструють бренди задовго до реального виходу на певний ринок або ж формують масштабні портфелі торговельних марок із прицілом на майбутнє. Однак європейський підхід виходить із того, що реєстрація не повинна перетворюватися на спосіб безстрокового резервування позначень без їх реального використання. Власникам великих портфелів доведеться уважніше ставитися до підтвердження використання торговельних марок, а також регулярно проводити аудит свого IP-портфеля.
Регіональний принцип вичерпання прав
Запровадження регіонального принципу вичерпання прав є одним із елементів гармонізації із законодавством ЄС. Ця норма може вплинути на міжнародні ланцюги постачання товарів. Для транснаціональних компаній принцип вичерпання прав визначає межі контролю над подальшим обігом продукції після її першого законного введення в цивільний оборот. Від обраної моделі залежить можливість протидії паралельному імпорту, управління офіційними каналами дистрибуції та формування цінової політики в різних юрисдикціях.
З огляду на інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС ця новела є логічною. Бізнесу необхідно буде переоцінити наявні моделі дистрибуції та ліцензування, оскільки окремі договірні конструкції можуть вимагати перегляду.
До чого варто готуватися бізнесу
Хоча законопроєкт ще проходить стадію громадського обговорення, міжнародним компаніям і великому українському бізнесу доцільно вже зараз оцінити, як запропоновані зміни можуть вплинути на їхні портфелі інтелектуальної власності.
Передусім варто провести комплексний аудит торговельних марок, перевірити, які з них фактично використовуються, чи відповідає обсяг правової охорони поточній бізнес-моделі компанії, чи не існують потенційні конфлікти з більш ранніми правами, а також оцінити ефективність внутрішніх процедур моніторингу нових заявок.
Окремої уваги потребують міжнародні групи компаній, які централізовано управляють портфелями брендів у різних юрисдикціях. Для них особливо важливо заздалегідь адаптувати внутрішні політики щодо ліцензування, передачі прав, ведення доказової бази використання торговельних марок та взаємодії між локальними й глобальними IP-підрозділами.
Крім того, компаніям, які планують вихід на український ринок або масштабні інвестиційні проєкти, доцільно переглянути свою стратегію реєстрації брендів з урахуванням майбутньої інтеграції України до європейської системи охорони торговельних марок.
Які можуть бути складнощі
Попри очевидну перевагу гармонізації українського законодавства з правом ЄС, окремі положення законопроєкту можуть стати предметом активних дискусій серед бізнесу та правничої спільноти. Причому не стільки через зміст, скільки через можливі труднощі з реалізацією на практиці.
Нові адміністративні процедури можуть стати швидшою чи дешевшою, але не завжди простішою альтернативою судовим спорам. Досвід ЄС демонструє, що розвиток адміністративних процедур майже завжди супроводжується різким збільшенням кількості опозицій, заяв про недійсність реєстрацій та спорів щодо невикористання торговельних марок. Виходячи з практики EUIPO, можна побачити, що великі міжнародні компанії постійно використовують ці механізми для захисту своїх брендів ще до появи товару на ринку.
Крім того, на початковому етапі існує ризик зловживання новими процедурами. Тому тут визначальне значення матиме формування послідовної адміністративної практики НОІВ.
Перехідний період також може лякати іноземних інвесторів відсутністю передбачуваної практики. У більшості держав — членів ЄС сучасна система охорони торговельних марок формувалася протягом багатьох років завдяки практиці EUIPO та Суду Європейського Союзу. Україна ж лише розпочинає цей шлях. Як саме НОІВ оцінюватиме докази використання торговельної марки, якими будуть стандарти доведення недобросовісності заявника, як застосовуватимуться нові абсолютні та відносні підстави для відмови в реєстрації — покаже час.
Із прийняттям нового проєкту зростатиме значення IP-комплаєнсу: регулярного аудиту портфелів торговельних марок, моніторингу нових заявок, належного документування використання брендів, перегляду ліцензійних договорів, договорів франчайзингу та політик використання торговельних марок.
Проєкт Закону «Про торговельні марки» пропонує комплексне реформування правової охорони брендів. Це має наблизити Україну до стандартів ЄС та створити передумови для функціонування в єдиному європейському просторі захисту прав інтелектуальної власності.
Для міжнародних інвесторів така гармонізація є безумовно позитивним сигналом. Вона сприятиме підвищенню передбачуваності правового регулювання, зменшенню розбіжностей між українськими та європейськими процедурами, а також спрощенню управління міжнародними портфелями торговельних марок.
Разом із тим нові правила навряд чи зменшать обсяг юридичної роботи для бізнесу. Вони вимагатимуть активнішого управління нематеріальними активами, постійного моніторингу ринку, належного документування використання торговельних марок та своєчасного реагування на потенційні порушення.