11 червня 2019, 14:00

Експертиза торговельних марок: розрізняльна здатність та введення споживачів в оману

Опубліковано в №24 (678)

Марія Коваль
Марія Коваль «Ілляшев та Партнери, ЮФ» адвокат практики інтелектуальної власності

Розрізняльна здатність торговельної марки є однією з ключових концепцій поняття торговельної марки, яка надає можливість споживачам розрізняти (виділяти) товари та/або послуги різних виробників.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак — це позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таким чином, основною функцією торговельної марки є розрізняльна функція. Тобто за допомогою торговельної марки споживачі повинні легко відрізняти товари та/або послуги одного виробника від таких самих чи споріднених товарів та/або послуг іншого виробника.

Відповідно до «Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знаки для товарів і послуг», розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з‑поміж таких самих товарів або послуг інших осіб, а також отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, яка пропонує товар або надає послугу. Розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності, то перевіряється, чи не набуло воно такої здатності внаслідок його використання.

При цьому варто зазначити, що об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень: слова (в тому числі власні імена), літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів). Відповідно до Закону, однією з підстав відмови в реєстрації торговельної марки є відсутність у неї розрізняльної здатності та не набуття нею такої здатності внаслідок використання, а також якщо марка є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товарів, послуг або особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

До торговельних марок, які не мають розрізняльної здатності, належать такі:

  • позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
  • реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
  • тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
  • загальновживані скорочення;
  • позначення, які протягом тривалого часу використовувалися в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, та втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів.

До торговельних марок, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів, послуг або особи, яка виробляє товар чи надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг, з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що у процесі використання як знака воно не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Як зазначено в Методичних рекомендаціях, для визначення того, чи є заявлене позначення оманливим або здатним ввести в оману, доцільно проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення. У процесі проведення експертизи зазвичай ставляться такі питання:

  • чи є позначення або його елементи описовими щодо властивостей або інших якісних характеристик товару чи характеру послуги;
  • чи оманливо описує позначення або його елементи, властивості чи інші якісні характеристики товару або характер послуги;
  • чи може потенційний споживач однозначно сприйняти, що позначення або його елементи є такими, що описують товар або послугу оманливо;
  • чи може позначення або його елементи викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про властивості чи інші якісні характеристики товару або характер послуги, а також чи є таке уявлення правдоподібним;
  • чи є зв'язок між позначенням або його елементами (географічною назвою або зображенням відомого місця, архітектурними об'єктами чи зображенням людини в національному костюмі певної країни) та місцезнаходженням виробника товарів або надавачем послуг.

Цікаво, що якщо елементи позначення можна віднести до оманливих або таких, що можуть ввести в оману, але при цьому вони є неправдоподібними, позначення недоцільно визнавати оманливим або здатним ввести в оману. Наприклад, позначенням, що включають елементи «КАВА», «СИР», які однозначно сприймаються як назва певних товарів щодо товарів «гель для душу» або «алкогольні напої», вочевидь, не має надаватися правова охорона, оскільки такі позначення є оманливими. Позначення «СОЛОДКЕ ЖИТТЯ» споживачі сприйматимуть як фантазійне.

Експертиза словесних торговельних марок

Основним підходом експертизи словесних торговельних марок до того, чи має торговельна марка розрізняльну здатність та/або чи вводить вона або може вводити в оману, є використання торговельної марки. Тобто якщо торговельна марка використовується заявником протягом багатьох років та визнана споживачами, вірогідно, така торговельна марка може бути зареєстрована. При цьому доказом набуття торговельною маркою розрізняльної здатності та неможливості введення нею в оману є докази тривалого використання марки, заходи її просування, рекламування, навіть дані про продаж за декілька років, регіони продажу, опитування споживачів тощо. Якщо заявник не може довести набуття маркою розрізняльної здатності внаслідок використання, торговельна марка, навіть якщо вона здається заявнику вдалою, а також такою, що володіє розрізняльним характером, не буде зареєстрована.

На практиці не лише торговельні марки, які складаються з однієї літери, можуть не мати розрізняльної здатності, але й словесні торговельні марки, які складаються з одного або кількох слів. До того ж такі торговельні марки не тільки не мають розрізняльної здатності, але й найчастіше є загальновживаними або описовими термінами. Окрім того, дуже часто такі марки, що заявляються на реєстрацію, є такими, що можуть ввести в оману щодо певних товарів (послуг).

Наприклад (з матеріалів Рішень Апеляційної палати МЕРТ), на реєстрацію заявлялися такі позначення як «Юридический полис» для послуг класу 36 МКТП (визнано таким, що не має розрізняльної здатності, є загальновживаним терміном); позначення «Юридичне страхування», «Правове страхування» для послуг класу 36 МКТП (термін визнано таким, що не має розрізняльної здатності, є загальновживаним терміном, а також таким, що вводить в оману щодо частини послуг класу 36, які не належать до страхування); позначення «Мультикухня» для товарів класу 11 та послуг класу 35 (визнано таким, що не має розрізняльної здатності, є загальновживаним терміном, а також таким, що вводить в оману щодо частини товарів та послуг класів 11 та 35, які не належать до обладнання для кухні).

Торговельні марки, що являють собою колір (комбінацію кольорів)

Наприклад, такі торговельні марки, які являють собою колір, не будучи внесеними до списку марок, що не мають розрізняльної здатності, Український інститут інтелектуальної власності у процесі проведення експертизи заявлених на реєстрацію позначень найчастіше визнають такими, які не мають розрізняльної здатності, а тому Інститут відмовляє в їх реєстрації. При цьому заявники, надаючи багато матеріалів на підтвердження використання марки, намагаються довести, що торговельна марка у вигляді кольору все ж таки набула розрізняльної здатності завдяки використанню та може бути зареєстрована як торговельна марка, а також оскаржують Рішення Інституту про відмову в реєстрації своїх марок до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Аналіз рішень Апеляційної палати, якими було відмовлено в реєстрації торговельних марок у вигляді кольорів, дає підстави дійти висновку, що набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору залежить, зокрема, від такого чинника як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише заявником, але й у порівнянні з іншими виробниками або постачальниками послуг для таких самих або споріднених товарів та/або послуг на відповідному ринку.

Дійсно, торговельні марки у вигляді кольорів повинні володіти «абсолютною» розрізняльною здатністю, тобто зустрічаючи певну категорію товарів (послуг), оформлених відповідним кольором, споживачі мають безпомилково визначати виробника товарів або постачальника послуг під такою торговельною маркою. При цьому важливо розуміти, що споживачі рідко можуть розрізняти відтінки кольору під час вибору товарів (послуг) різних виробників, оскільки в більшості випадків споживачі, обираючи певний товар (послугу), найчастіше керуються загальним враженням від торговельної марки. Тому якщо інший виробник використовуватиме для своїх товарів (послуг) інший відтінок кольору, то споживачі легко можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товар (надає послугу).

Торговельні марки, які складаються з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання

Очевидно, що торговельні марки, які складаються з однієї (двох і трьох) літер або цифр, рідко можуть мати хорошу розрізняльну здатність. Однак ми знаємо багато прикладів, коли такі торговельні марки реєструються по всьому світу та стають всесвітньо відомими. Проте є одне «але»: зазвичай такі торговельні марки виконані стилізованим шрифтом або у поєднанні з простим графічним елементом. Наприклад

МоторолаЗироксСьоркл-Кmcdonalds

тощо, які жодним чином не можуть ввести споживачів в оману щодо виробників або постачальників послуг. Такі марки набувають розрізняльної здатності саме завдяки тривалому використанню.

Європейський підхід до розрізняльної здатності

Цікаве обґрунтування відсутності у торговельної марки розрізняльної здатності наведено у Рішенні Європейського суду від 07.05.2015 р. у справі №С‑445/13, в якій оскаржувалася відмова в реєстрації марки у вигляді прозорої пляшки циліндричної форми з кришкою контрастних кольорів, яку було заявлено на реєстрацію у класах 32 та 33.

Суд дійшов висновку, що оскільки марка складається з комбінації компонентів, кожен з яких, вірогідно, буде широко використовуватися в торгівлі для упаковки товарів, щодо яких було подано заявку на торговельну марку, марка позбавлена будь-якого розрізняльного характеру щодо цих товарів. Зокрема, суд відзначив, що циліндрична форма пляшки є загальною для більшості пляшок, які представлені на ринку, а також що форма «ідеального циліндра» хоча і характеризується певною оригінальністю, але не може значно відрізнятися від форм, представлених на ринку.

Також суд зауважив, що завжди має бути визначено, чи дозволяє марка середньому споживачу цього продукту, який достатньо добре поінформований, розумно спостережливий та обачний, відрізняти відповідний продукт від товарів інших підприємств без проведення аналітичної експертизи та без надання особливої уваги.

У 2018 р. компанія Huawei подала заявку на реєстрацію торговельної марки «Freebuds» в Європейському Союзі для таких товарів як «гарнітури та навушники». Європейський патентний офіс відхилив заявку через відсутність у марки розрізняльної здатності. Таке рішення було пізніше підтримане Апеляційною радою Офісу, яка обґрунтувала свою відмову тим, що марка «FreeBuds» має описовий характер щодо таких товарів як «гарнітури та навушники» у класі 9. Зокрема, Апеляційна Рада зазначила, що споживачі сприйматимуть марку як посилання на вид та характеристики товарів, а саме на той факт, що оспорювані товари є навушниками у формі навушників-вкладок, які дозволяють вільно слухати музику (радіо, телефонний зв'язок тощо), без обмежень або бар'єрів.

Таким чином, під час проведення експертизи торговельних марок, які попередньо були визнані такими, що не мають розрізняльної здатності та/або можуть вводити в оману, докази тривалого та інтенсивного використання таких марок, безперечно, є найважливішими й вирішальними для рішення щодо реєстрації (відмови в реєстрації) марок. Саме такі докази свідчать про набуття торговельною маркою розрізняльної здатності.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати