Сьогодні конкурентна боротьба переноситься у сферу досягнень інтелектуальної власності. Проблемним питанням багатьох країн світу залишається боротьба з виробництвом і розповсюдженням контрафактної продукції. Одним з об'єктів інтелектуальної власності, який найбільш активно розвивається у світі, є товарний знак.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
За останні 5 років попит на товарні знаки збільшився у 4 рази (з 1 млн заявок на рік у 1985 р. до 4,2 млн заявок на рік до 2011 р.). По всьому світу компанії інвестували у брендинг приблизно 466 млрд доларів США. Цей показник міг бути ще більшим, якби враховувалися витрати на стратегічний маркетинг, корпоративну комунікацію та інші послуги, що сприяють сприйняттю бренду, а також внутрішньо-корпоративні витрати на брендинг. Більш повні дані щодо США, які враховують всі витрати на брендинг, свідчать про те, що інвестиції у брендинг тільки у 2010 р. склали 340 млрд доларів. Це перевищує інвестиції американських компаній у НДДКР або дизайн і становить 1/4 капіталовкладень у нематеріальні активи.
Наведемо статистику щодо товарних знаків відповідно до аналітичного звіту World Intellectual Property Indicators 2015 Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). З 2000 р. кількість заявок на реєстрацію товарних знаків збільшилася майже вдвічі. Загальна кількість зазначених у заявках класів у 2014 р. досягла 7,45 млн, що на 6% більше ніж у 2013 р. Кількість діючих реєстрацій у світі у 2015 р. склала 33,1 млн.
Популярні знаки найчастіше стають об'єктами недобросовісних посягань і порушень. Тому компанії докладають значних зусиль, щоб уберегтися від порушників та зберегти добре ім'я.
Однією з найбільш складних та актуальних проблем є охорона добре відомих знаків. Вона стає все гострішою у зв'язку з розвитком мережі Інтернет, супутникових систем телебачення та поширенням ринкових відносин на 1/6 території земної кулі, на якій раніше капіталістичний спосіб виробництва вважався нелегальним.
Перші закони про товарні знаки, які були розроблені в кінці XIX ст., надавали власникам товарних знаків право запобігати використанню конкурентами ідентичних чи подібних знаків щодо тих самих або однорідних товарів. З роками стало зрозумілим, що законодавство не забезпечує в повному обсязі права тих виробників, які протягом тривалого часу використовували свої знаки, успішно просуваючи на ринок марковані ними товари, які заслужили у споживачів визнання та оцінюються як товари гарантованої якості.
За такими знаками у правовій літературі закріпилася назва «добре відомі» («well-known mark») та «знамениті» («famous»). До знаменитих знаків віднесені добре відомі знаки числом не більше ніж 100, які характеризуються поширенням у багатьох країнах світу.
Відомий французький фахівець з товарних знаків А. Бертран визначає добре відомі та знамениті знаки таким чином. Добре відомим є товарний знак, впізнаваний великою кількістю організацій, зайнятих виробництвом, продажем або використанням певних товарів. Він чітко сприймається як знак, який вказує на певне походження цих товарів. Знаменитим, або дуже відомим (de haute renomme) вважається товарний знак, відомий на міжнародному рівні або в усьому світі. Деякі знаки досягли такого ступеня популярності, що сприймаються як національні символи країни (наприклад, «COCA-COLA» (США), «NOTRE DAM», «CRISTIAN DIOR» (Франція), «ROLLS-ROYCE» (Великобританія), «TOYOTA» (Японія), «FERRARI» (Італія), «VOLVO» (Швеція), «SIEMENS» (Німеччина).
Покупці готові переплачувати за товари, марковані добре відомими знаками, які виступають на ринку в ролі гарантів якості. Існує навіть певна категорія людей, які бажають носити сорочки, прикрашені улюбленими торговими марками «Соkа», «NIKE», «SONY». Такі любителі почуватимуться ображеними, побачивши ці знаки, які за своїм впливом деякі юристи порівнюють з іконами, на інших товарах широкого спектра. Розглянемо декілька прикладів з відомчої (OHIM) та вітчизняної судової практики захисту прав на добре відомі знаки.
Перш ніж перейти до розгляду справ, наведемо деякі відомості щодо торгової марки Lacoste.
З історії товарного знака Lacoste
Рене Лакост був відомим французьким тенісистом, якому вдалося досягти успіху у двох галузях — тенісі та моді. У 1923 р. під час проведення кубка Девіса американська преса охрестила Лакоста «алігатором», після того як він уклав парі з капітаном збірної на валізу з крокодилової шкіри. У французькій мові еквівалентом «алігатор» є слово «крокодил». Це прізвисько передавало його агресивну, динамічну манеру гри та завзятість, яку він демонстрував на тенісних кортах, ніколи не відпускаючи своєї «здобичі».
Прізвисько закріпилося за ним настільки міцно, що його друг Робер Жорж намалював для нього величезного алігатора з роззявленою пащею. Пізніше алігатор був вишитий на сорочці, в якій Лакост з'являвся на корті. Коли Рене Лакост виграв у 1927 р. відкритий чемпіонат США з тенісу, на ньому була його власна біла сорочка з коротким рукавом, створена з легкої трикотажної тканини, яка називалася «jersey petit pique» і вбирала у спеку вологу. Це був перший випадок модного показу одягу у спорті. Біле поло викликало кардинальні зміни в сучасній тенісній моді, оскільки воно дуже відрізнялося від тенісного одягу того часу. В моді були традиційні «міські» сорочки з довгими рукавами (які дуже заважали рухам).
La chemise
Після того як Лакост пішов з тенісу, у 1933 р. він заснував компанію La Chemise Lacoste спільно з Андре Жильє (власником і президентом найбільшої на той час французької трикотажної компанії). Разом вони почали випускати революційну сорочку з емблемою алігатора, яку створив Лакост та яку він одягав під час тенісних турнірів. Ця емблема стала першим прикладом появи назви бренду на зовнішній стороні предмета одягу. Окрім тенісних сорочок, Lacoste випускав сорочки для гри у гольф та вітрильного спорту. У 1951 р. компанія почала розширюватися та приступила до випуску сорочок різних кольорів. У 1952 р. сорочки були експортовані в США як «статусний символ професійного спортсмена», що здійснило значний вплив на одяг вищого класу.
У 1963 р. Бернард Лакост (син Рене Лакоста) взяв на себе управління компанією. Під управлінням Бернарда компанія досягла стрімкого розвитку. Коли Бернард став президентом компанії, щорічні продажі предметів одягу Lacoste складали приблизно 300 тис. речей. У 70‑х роках Lacoste був найпопулярнішим у США, коли теніска стала неодмінною частиною гардероба стильного молодого чоловіка. Про неї навіть згадувалося в книзі Лізи Бірнбаха «Official Preppy Handbook» 1980 р. Окрім одягу, компанія розпочала випуск іншої продукції: парфуми, шорти, окуляри, тенісні та парусинові туфлі, черевики, годинники, різні предмети зі шкіри).
Сьогодні 65% компанії володіє родина Лакост, а 35% — компанія Деванлей (Devanlay). Компанія Procter and Gamble володіє ліцензією на парфумерну лінію Lacoste. Штаб-квартира компанії Lacoste знаходиться в Парижі. Виробничий капітал Lacoste знаходиться у французькому місті Троя, однак право на виробництво одягу доручено різним фабрикам всіх країн світу, включаючи Перу, Марокко та Італію.
Lacoste vs Kajman
Концептуальна схожість між торговельними марками може бути достатньою, щоб визначити ризик сплутування, навіть якщо візуальна подібність між позначеннями незначна, якщо попередній знак став дуже помітним завдяки його використанню (Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo‑Usługowo-Produkcyjna v OHIM (Case T‑364/13, judgment of the General Court of 30 September 2015).
Польське партнерство Eugenia Mocek і Jadwiga Wenta, що діє під назвою KAJMAN Firma Handlowo‑Usługowo-Produkcyjna, звернулося в Управління з гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки nf промислові зразки) (OHIM) для реєстрації торгової марки Товариства «Кайман» (№CTM005686845) з такою графікою:
Зявка на торгову марку була подана на товари 18 класу (включаючи такі предмети як одяг для домашніх тварин та шкіряні гаманці, гаманці та сумочки), 20 класу (подушки та ліжка для домашніх тварин), 22 класу (сумки для упаковки), 25 класу (взуття та ремені), 36 класу (включаючи оренду офісу). Заявка на торговельну марку Співтовариства була опублікована в Бюлетені з торгових марок Товариства №7/2008 від 11.02.2008 р. Компанія Lacoste SA 06.05.2008 р. подала повідомлення про заперечення відповідно до ст. 42 Регламенту №40/94 (тепер ст. 41 Регламенту №207/2009) на реєстрацію знака, поданого щодо товарів, зазначених у п. 3 вище. Заперечення ґрунтувалося, зокрема, на більш ранньому зображувальному знаку Товариства, зареєстрованому 26.05.2004 р. за №2979581 та продовженому до 2022 р.
Заперечення подала французька компанія Lacoste SA, яка стверджувала, що знак Kajman схожий на її торгову марку Співтовариства (№CTM2979581), що зображає крокодила. Це буде згубним для розрізняльного характеру та репутації більш раннього знака. Марка Lacoste була зареєстрована для товарів 18 класу (наприклад, шкіряні сумочки), 20 класу (меблі, дзеркала та рами для картин), 24 класу (подушки), 25 класу (одяг, взуття та головні убори). Торгова марка Lacoste має таке зображення:
Управління OHIM
Відділ заперечень OHIM відхилив заперечення компанії Lacoste, встановивши, що знаки візуально та фонетично різні. Хоча між ними існує концептуальна схожість, вона є низькою і недостатньою, щоб викликати ймовірність сплутування у споживачів.
Компанія Lacoste звернулася до Апеляційної ради OHIM, яка частково підтримала апеляцію, встановивши, що існує ризик сплутування товарів у 18 і 25 класах, та відмовила у реєстрації знака Kajman для шкіргалантереї, одягу та взуття. Причиною такого рішення слугувала концептуальна подібність між позначеннями у візуальних і семантичних елементах (які зображають «рептилію родини крокодилів»), а також тому що крокодил Lacoste збільшив своєрідність і репутацію щодо певних товарів у 18 і 25 класах.
В іншому випадку Апеляційна рада відхилила апеляцію компанії Lacoste, встановивши, що немає ризику сплутування товарів і послуг у 20, 22 і 36 класах, оскільки ці предмети не схожі на товари у 18 і 25 класах, для яких знак Lacoste посилив своєрідність і репутацію. До того ж Lacoste щодо 20, 22 і 36 класів продемонстрував, що репутація або відмінна риса його знака була порушена, а також що Kajman отримав несправедливу перевагу.
Таким чином, Апеляційна рада OHIM ухвалила, що знак Kajman може бути зареєстрований для товарів 20, 22 і 36 класів, але не для товарів 18 і 25 класів.
Заперечуючи, фірма KAJMAN подала позов проти цього рішення до Загального суду, домагаючись захисту її торгової марки у 18 і 25 класах. Компанія Lacoste втрутилася і подала заяву про відмову в реєстрації торгової марки Kajman також для товарів 20 класу.
Рішення Генерального суду
Генеральний суд відхилив дію Kajman і заяву Lacoste. По‑перше, суд не погодився з позицією Kajman, що клієнти товарів 18 і 25 класів виявляють більш високий рівень уваги, оскільки товари, що продаються під більш раннім знаком Lacoste, є «дорогими високоякісними товарами», які можна придбати переважно в бутиках Lacoste. Суд встановив, що товари 18 і 25 класів є звичайними товарами загального вжитку, призначеними для широкої публіки. Список товарів, позначених знаком Lacoste, не означає, що вони є дорогими або високоякісними товарами. Якщо товари Lacoste продаються переважно у власних бутиках, то це лише свідчить про те, що компанія обрала певну маркетингову стратегію, але це не «нормальна» маркетингова стратегія для товарів такого типу. Можливо, в майбутньому Lacoste змінить свою стратегію, тому що нинішня може виявитися недоцільною під час оцінки рівня уваги середніх споживачів. Таким чином, суд встановив, що рівень уваги клієнтів до товарів 18 і 25 класів є середнім.
По‑друге, суд визнав (зокрема, Апеляційна рада OHIM), що графічно знаки були схожі, оскільки вони обидва зображають рептилію з родини крокодилів у профіль із завивистим хвостом. Однак логотипи відрізняються, адже марка Kajman зображає рептилію у стилізованій формі, її торс складається з букв, які формують слово «кайман». Натомість крокодил Lacoste більш реалістичний та агресивний. Ці відмінності зробили візуальну схожість низькою.
Суд постановив, що оцінки не можуть порівнюватися на фонетичному рівні, тому що рання марка Lacoste не має вербального елемента. Суд погодився з Апеляційною радою, що середні споживачі сприйматимуть знаки на концептуальному рівні, посилаючись на рептилію з родини крокодилів. Це сприйняття візуального елемента підкріплюється використанням слова «Kajman» (що означає «кайман» у кількох мовах ЄС і схоже на слова в багатьох інших мовах ЄС для цієї рептилії з родини крокодилів). Це означає, що позначення мають середню схожість на концептуальному рівні.
По‑третє, суд погодився з Апеляційною радою, що більш ранній знак Lacoste користується «особливо відмітним характером» для шкіряних виробів 18 класу (зокрема, мішків, одягу і взуття) та 25 класу, набутих внаслідок використання знака. Суд встановив, що через концептуальну подібність між позначеннями Kajman і Lacoste та вельми відмінної природи марки Lacoste використання марки Kajman для тих самих або схожих товарів 18 і 25 класів може вводити в оману споживачів. Суд погодився, що у товарів, які пропонуються в магазинах самообслуговування як товари 18 і 25 класів, де споживачі покладаються переважно на зображення торгової марки, візуальна схожість між марками, яка не була високою в цьому випадку, є найбільш значною. Однак подібність на цьому рівні є лише одним з чинників, які враховуються під час загальної оцінки ризику сплутування. Широке знайомство з раннім знаком Lacoste означає, що споживачі можуть сприймати знак Kajman як варіацію на крокодила від марки Lacoste.
Суд відхилив аргумент фірми Kajman про те, що відстоювання заперечення Lacoste означало б надання компанії Lacoste монополії на образ рептилії з родини крокодилів. Суд зазначив, що схема торгової марки Товариства дозволяє власникам більш ранніх марок виступати проти більш пізніх марок, які нечесно використовують відмінні риси або репутацію їхніх марок. Це дозволяє власникам захищати значні витрати (інвестиції), які вони понесли з метою просування своїх ранніх марок.
Відхиливши заяву компанії Lacoste про відмову від марки Kajman у 20 класі, суд встановив, що компанія Lacoste не довела підвищену розрізняльність товарів 20 класу, тобто меблів. Компанія Lacoste надала докази щодо впливу на репутацію лише для постільної білизни 24 класу.
Резюме
Судження у справі Kajman підтверджує, що для оцінки ризику сплутування велику роль відіграє розрізняльна здатність, набута у процесі використання товарного знака, а також репутація знака. Сильна відмінна риса більш раннього позначення дозволяє виявити, що більш пізній знак схожий, якщо позначення стосуються однієї і тієї ж концепції, навіть якщо візуальні уявлення концепції цих двох позначень відрізняються в багатьох аспектах.
Судження також підтверджує, що для визначення рівня обізнаності середнього споживача про те, чи є товари особливо високої якості або продаються з особливо високою ціною, не має значення, якщо на основі класифікації товарних знаків вони розглядаються як звичайні споживчі товари.
Концепція охорони добре відомих знаків
Відповідно до ст. 6 bis, введеної у 1925 р. у Паризьку конвенцію з охорони промислової власності, країни‑учасниці цієї Конвенції зобов'язуються, якщо це допускається їхнім законодавством, не реєструвати та за протестом зацікавлених осіб анулювати знаки, які є відтворенням, імітацією або перекладом іншого знака, визнаного добре відомим компетентним органом країни, якщо вони схожі з цим знаком до ступеня змішування і призначаються для маркування ідентичних та однорідних товарів.
Протягом десятиліть ст. 6 bis розглядалася як норма, що надає охорону добре відомим знакам навіть на територіях тих країн‑учасниць Конвенції, в яких відсутня їх реєстрація. Однак у більшості випадків фірми‑власники добре відомих (у країні походження) знаків, не покладаючись на імунітет, що надається їхнім знакам ст. 6 bis, прагнуть до реєстрації своїх знаків у країнах, що є сферою їхніх інтересів.
Ст. 6 bis Паризької конвенції можна вважати відправною точкою для розробки положень, що усувають білі плями в законодавстві у сфері охорони добре відомих знаків. Незважаючи на тривалість застосування ст. 6 bis, не можна стверджувати, що її тлумачення не викликає труднощів. Це пов'язано з відсутністю визначення «добре відомий знак» не лише у Паризькій конвенції, але й в більшості національних законів щодо товарних знаків.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), якою повинні керуватися країни‑члени СОТ, передбачає поширення ст. 6 bis Паризької конвенції на знаки обслуговування, а також розширює обсяг прав власників добре відомих знаків шляхом заборони третім особам використовувати знаки, які тотожні зареєстрованим добре відомим знакам, для маркування неоднорідних товарів і послуг.
20‑29.09.1999 р. Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною асамблеєю ВОІВ на 34‑й сесії засідань Асамблей держав‑членів ВОІВ були прийняті Спільні рекомендації стосовно положень щодо охорони добре відомих знаків.
Відповідно до цієї рекомендації, основними критеріями для встановлення статусу добре відомого знака є такі: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість використання знака в різних географічних районах країни походження та в інших країнах; тривалість будь‑якої діяльності з просування знака, що включає рекламу; тривалість здійснених реєстрацій знака в різних країнах; факти успішної реалізації прав на знак; притаманна знаку цінність.
У п. «б» ст. 4 (Конфліктуючі знаки) згаданого документа зазначено, що незалежно від товарів та (чи) послуг, для яких знак використовується або є предметом заявки на реєстрацію, або зареєстрований, цей знак вважається таким, що суперечить добре відомим знакам, якщо цей знак або його значна частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знака та якщо виконано щонайменше одну з таких умов:
- використання цього знака могло б вказувати на зв'язок між товарами та (чи) послугами, для яких цей знак використовуються, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрований, а також якщо це могло б завдати шкоди інтересам власника добре відомого знака;
- використання цього знака, найімовірніше, завдасть шкоди або несправедливо послабить відмітний характер добре відомого знака;
- використання цього знака могло б недобросовісно використовувати переваги розрізняльного характеру добре відомого знака.
LACOSTE vs «Ла Кос»
«Lacoste» (українською вимовляється як Лакост) — французька компанія з виробництва одягу, заснована у 1933 р., яка продає одяг, взуття, парфумерію, вироби зі шкіри, годинники, окуляри й тенісні сорочки, завдяки яким компанія стала відомою. Lacoste впізнається завдяки своїй емблемі із зображенням зеленого алігатора. У 2003 р. як атестованому судовому експерту Київського науково‑дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) мені довелося проводити судову експертизу у справі LACOSTE проти «Ла Кос».
Французька компанія LA CHIMISE LACOSTE — власник торгової марки LACOSTE — має міжнародну реєстрацію з поширенням на територію України з 21.12.1977 р. Вона подала позов до Державного департаменту інтелектуальної власності та українського Акціонерного товариства закритого типу (АТЗТ) «ВНІДХІМПРОЕКТ» про визнання недійсним свідоцтва на товарний знак «Ла Кос», яке отримало товариство у 2000 р. Свої вимоги позивач обґрунтував п. 3 ст. 6 та п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Позивач вважав, що товарний знак «Ла Кос» не відповідає вимогам правової охорони, оскільки він схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком LACOSTE, а також він може ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послуги.
У процесі встановлення схожості словесних позначень знаків для товарів і послуг враховується їх звукова фонетична, графічна (візуальна) і смислова (семантична) схожість (п. 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держдепартаменту від 28.07.1995 р.). Однак жодним нормативним актом України не визначається правовий пріоритет цих критеріїв. З огляду на зазначене, виникають певні труднощі під час розгляду судових спорів, предметом яких є визнання недійсним свідоцтва на товарний знак. Наприклад, якщо позначення співзвучних конкуруючих товарних знаків візуально зовсім не схожі, то яким критерієм буде керуватися суд?
Представник Державного департаменту інтелектуальної власності погодився з фонетичною схожістю знаків, але відкинув їх графічну схожість, що дозволило позначенню «Ла Кос» отримати правову охорону.
АТЗТ «ВНІДХІМПРОЕКТ» заперечувало проти позову. Представники товариства стверджували, що позначення не схожі ні фонетично, ні графічно, ні за семантично. На думку відповідача, знаки відрізняються довжиною, кількістю складів та наголосом. Щодо графічної подібності, то для відтворення позначень використовуються різні види шрифту, різні алфавіти (кирилиця та латиниця), а оскільки знак «Ла Кос» складається з двох частин, це викликає різне зорове сприйняття.
Відсутність смислової подібності відповідач пояснив тим, що «Ла Кос» означає лагідну лабораторну косметику (хоча в матеріалах заявки зазначалося, що це фантазійна назва), а LACOSTE — це прізвище одного із засновників компанії. До речі, в матеріалах заявки знаходився документ про сплату мита за цей знак і знак «Ар Кос» (імітація відомого з 1960 р. турецького знака «АРКО» — засіб для гоління). Це ще раз підтвердило недобросовісність дій відповідача.
На вирішення цієї справи значною мірою вплинув висновок експерта КНДІСЕ щодо відповідних об'єктів інтелектуальної власності, отриманий за ініціативою АТЗТ «ВНІДХІМПРОЕКТ». У своєму висновку експерт зазначив, що для визначення відомості знака необхідно встановити ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, ступінь і географічне охоплення будь‑якого використання знака, реєстрації або заявок на реєстрацію знака, діяльності з просування знака (реклама, пропаганда, презентації на ярмарках чи виставках товарів (послуг); наявність письмової згадки про успішну реалізацію прав на знак; цінність, притаманну цьому знаку.
На той момент знак LACOSTE існував вже майже 70 років, компанія виробляла близько 25 млн різноманітних товарів, які реалізуються в більше ніж 100 країнах світу (в тому числі в СНД), загальним обсягом продажів 700 млн доларів на рік. В Іспанії, Марокко, Німеччині, Туреччині та Сирії судовими рішеннями вже були скасовані реєстрації подібних товарних знаків (LACOSA, L'ECOSSE, LACOSTE & Crocodile).
Враховуючи зазначені факти, експерт зробив висновок, що знак LACOSTE є добре відомим товарним знаком, а отже, знак «Ла Кос» вважається конфліктуючим знаком. Довести відомість знака LACOSTE було нескладно, оскільки огляди міжнародних торгових марок у багатьох виданнях («Життя товарних марок», «Міжнародний огляд 15 чемпіонів по дизайну», «Хіт‑парад відомих світових марок» та ін.), підтверджуючи цей факт, неодноразово включали його у свої рейтинги.
Основна складність доведення подібності позначень полягала в тому, що вони не були схожі графічно. Згідно з українською транслітерацією, позначення LACOSTE вимовляється як «Лакост». Хоча відповідач стверджував, що транслітерація знака не входить до жодного з аспектів подібності. Саме лінгвістична експертиза зіграла вирішальну роль у з'ясуванні фонетичної подібності позначень.
Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 11.06.2003 р. визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг «Ла Кос» та зобов'язав Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг, а також опублікувати про це відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Доктрина ослаблення розрізняльної здатності або рекламної цінності товарного знака
Визначення поняття «ослаблення» ще у 30‑х роках минулого століття запропонував відомий фахівець у галузі товарних знаків Ф. Шехтер (F. Schechter). Він охарактеризував ослаблення як тривале використання знака іншою особою, ніж початковий користувач, що призводить до поступового анулювання або розсіювання індивідуальності знака та його впливу на суспільну свідомість.
Перша справа, пов'язана з явищем «ослаблення», була розглянута у 1925 р. («Wall» проти «Rolls‑Royce of America Inc»), в якій автомобільна фірма заперечувала проти використання товарного знака ROLLS ROYCE на радіодеталях. Класичним ослабленням є незаконне використання відомого знака за відсутності конкуренції або ймовірності змішування. В цьому випадку потенційні споживачі не будуть введені в оману щодо джерела походження товару, але незаконне використання послаблює унікальність та розрізняльну здатність такого знака асоціюватися з певним виробником. Приклади таких гіпотетичних порушень: DUPONT shoes (взуття), BUICK aspirin (аспірин), KODAK pianos (піаніно).
Захист від ослаблення став загальновизнаною і загальноприйнятою на міжнародному рівні доктриною. Захист знаків від ослаблення передбачається Директивою Європейського співтовариства в галузі товарних знаків. У ст. 16 (3) Угоди ТРІПС також є положення, що містить доктрину ослаблення. Міжнародна Асоціація з товарних знаків рекомендує, щоб відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції, добре відомі або знамениті знаки вітчизняних та іноземних третіх сторін, відомих експертові, навіть якщо вони не зареєстровані, включалися в аналіз щодо можливості змішування. Окрім того, відповідно до ст. 16 (3) Угоди ТРІПС, на добре відомий або знаменитий схожий знак, незалежно від того, зареєстрований він у країні експертизи чи ні, має бути зроблено посилання стосовно зареєстрованих знаків, що охоплюють товари/послуги всіх класів, з метою запобігання змішуванню та ослабленню таких добре відомих або знаменитих знаків.
Висновки
Таким чином, хоча права на товарні знаки в більшості країн світу виникають переважно внаслідок реєстрації та історично вважаються територіальними, існує безліч причин, коли незареєстрований товарний знак досягає рівня репутації навіть у тих країнах, в яких реєстрація передбачена (зокрема, в Україні), коли цей знак вважається таким, що має пріоритетні виключні права, які переважають над правами особи, яка першою подала заяву на реєстрацію.
Що стосується репутації, з розвитком протягом останніх десятиліть міжнародної торгівлі та сучасних інформаційних технологій товарний знак може стати відомим і навіть знаменитим в усьому світі за дуже короткий проміжок часу. Сьогодні вплив товарних знаків компанії (а отже, її престижу та репутації) виходить за межі місцевих ринків та існує навіть за відсутності в цій країні товарів або послуг, які містять цей товарний знак. Часто товарні знаки створюють світову репутацію задовго до того, як товари або послуги, які вони представляють, стають досяжними на конкретній території. Логічним продовженням такого розвитку світової торгівлі та сучасної технології стало визнання юридичними системами різних країн необхідності захисту (за допомогою законодавчих актів та актів судової влади) добре відомих знаків на міжнародному рівні.